SỞ HỮU TRÍ TUỆ - NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ - 2 ppt

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
17
liên hệ trực tiếp và tức thì giữa các dịch vụ đó với việc cho thuê
mượn tài sản.

Câu 4 (b) Tại sao bạn lại nghĩ rằng những dấu hiệu từ ngữ: GAP (cho quần áo),
VIRGIN (cho hàng không), MARS (cho sôcôla), AMAZON (cho cửa
hàng sách trực tuyến) và MONT BLANC (cho các dụng cụ để viết) được
xem xét là các nhãn hiệu có khả năng phân biệt?

Trả lời. Vì những dấu hiệu này là có tính chất ngẫu hứng trong quan hệ v
ới
các sản phẩm sử dụng dấu hiệu đó.

 Tính chất chung

Một hiện tượng nghịch lý trong luật nhãn hiệu đó là việc mất tính phân biệt khi một
nhãn hiệu trở nên gắn bó với loại sản phẩm sử dụng nó đến mức trở thành một sự mô
tả chung về sản phẩm đó. Ví dụ, các thuật ngữ chung “đồ nội thất” (chỉ đồ đạc nội thất
nói chung và cũng để chỉ bàn, ghế, v.v.) và “ghế” (để ch
ỉ ghế). Các nhãn hiệu như
FRIGIDAIRE, CELLOPHANE, ESCALATOR, GRAMOPHONE và LINOLEUM
được đăng ký như các nhãn hiệu có tính phân biệt, về cơ bản đã trở thành các thuật
ngữ chung vì chúng là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phẩm của mình và vì chủ sở
hữu các nhãn hiệu đó đã không nỗ lực để ngăn cản chúng trở thành các từ chung. Ví
dụ, khi một tờ báo hoặc tạp chí sử dụng một nhãn hiệu theo cách chung chung thì chủ
sở hữu nhãn hiệ
u cần yêu cầu phải đăng thông báo đính chính lại cách sử dụng đó. Ví
dụ, mô tả trong một quảng cáo về dao cạo râu điện là “dao cạo râu điện ROLLS
ROYCE” cần được chủ sở hữu nhãn hiệu ROLLS ROYCE đính chính lại rằng nhãn
hiệu này là tài sản của Hãng ôtô Rolls Royce và nó chỉ được sử dụng trên xe ôtô do

hãng sản xuất.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 5 Báo cáo dưới đây xuất hiện trên m
ột tờ báo. Hãy viết lại với sự dẫn
chiếu thỏa đáng tới quyền của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

“Một nhóm thanh niên mặc đồ ray-ban và nike đã đột nhập vào
portacabin. Chúng cuỗm theo một loạt Rolexes và thoát khỏi hiện
trường trên những ván trượt bị một chiếc Mercedes đuổi theo rất sát.”

Trả lời. “Một nhóm thanh niên đeo kính râm hiệu RAY-BAN đã đột nhập vào
tòa nhà PORTACABIN. Chúng cuỗm theo m
ột loạt đồng hồ hiệu
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
18
ROLEX và thoát khỏi hiện trường trên những ván trượt bị một chiếc xe
ôtô hiệu MERCEDES đuổi theo rất sát.”


 Nhãn hiệu bao gồm “các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn riêng được sử dụng trong
thương mại có thể được dùng để chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích
dự kiến, giá trị, nguồn gốc địa lý, thời gian sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp
dịch vụ hoặc các đặc điểm riêng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ”;


Điều 6quinquies Công ướ
c Paris quy định, bằng cách diễn đạt như trên, về việc từ chối
đăng lý các dấu hiệu có tính chất mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một số đặc tính

của hàng hóa/dịch vụ đó. Ý nghĩa của việc loại trừ này là nhằm giữ các dấu hiệu hoặc
chỉ dẫn mà những người kinh doanh thương mại trung thực có thể muốn sử dụng
không vì động cơ sai trái.

Ví dụ, ở Anh và OHIM đã từ chối đăng ký các nhãn hiệu theo nhiều căn cứ khác nhau
như:

Từ ngữ tán dương

Bị từ chối


100% PURE GOODNESS cho mỹ phẩm và dầu gội;
LASTING PERFORMANCE cho nước hoa, tinh dầu và mỹ phẩm;
OPTIMA cho máy dưỡng khí;
SUPREME cho các sản phẩm nhiếp ảnh;
TREAT cho các loại nước sốt và xi rô tráng miệng.

Không bị từ chối


MAXIMA cho thiết bị y tế và phẫu thuật.

Chỉ dẫn địa lý

Bị từ chối


ISLE OF SKYE cho rượu mạnh và rượu mùi, vì đó là hòn đảo Scôt-len nơi sản xuất
rượu whisky.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
19
Không bị từ chối

VAL D’ISERE cho quần áo lót phụ nữ, vì không nhận định rằng sản phẩm may mặc
này được sản xuất trong khu trượt tuyết đó.

Dấu hiệu mô tả

Bị từ chối


BABY-DRY cho tã dùng một lần;
BROADBAND CODE MULTIPLE ACCESS cho các hệ thống viễn thông;
COFFEEMIX cho máy pha cà phê;
COMFORT PLUS cho thảm và các vật trải sàn;
COMPANYLINE cho các hoạt động bảo hiểm và tài chính;
COMPLETE cho xà phòng và mỹ phẩm;
DOUBLEMINT cho kẹo cao su, mỹ phẩm, thuốc đánh răng và các dược liệu bào chế;
ENAMELIZE cho thuốc đánh răng;
EUROLAMB cho thịt cừu;
FOODSAVER và FRESHSAVER cho máy đóng gói chân không;
FROOT LOOPS cho ngũ cốc;
GLOBAL CHILLER cho các thiết bị làm lạnh;
JIVE cho các loại băng tiếng và băng hình;
LANDSCAPE cho đồ đạc nội thất, v
ăn phòng và nhà bếp;
MINI CLAW cho dụng cụ làm vườn;
ONE TOUCH VIEW cho điện thoại;

PETIT BEBE cho quần áo và giầy dép trẻ em;
PORTFOLIO cho sách và các ấn phẩm in;
WWW.PRIMEBROKERS.COM cho công cụ phần mềm buôn bán cổ phiếu doanh
nghiệp.

Không bị từ chối


LIGHT GREEN và YELLOW cho kẹo cao su;
OILGEAR cho máy bơm nước và ôtô, động cơ ôtô;
SWEDISH FORMULA cho mỹ phẩm, xà phòng và dầu gội.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 6 (a) Bình luận về khả năng được đăng ký của các nhãn hiệu dưới đây:
(i) KETTLE CLEAN cho chất pha chế làm sạch cặn;
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
20
(ii) BUDGET cho dịch vụ cho thuê ôtô;
(iii) OVERNIGHT cho dịch vụ giao hàng;
(iv) QUIKSLIM cho đồ ăn kiêng;
(v) Hình vẽ một chùm nho cho dịch vụ giải khát.

Trả lời Mỗi nhãn hiệu nêu trên đều có thể được người kinh doanh sử dụng với
dụng ý tốt.

Khi xem xét một thuật ngữ có tính thông dụng trong thương mại hay không, Cơ quan
đăng ký sẽ dùng các danh bạ và từ điển để xác định việc sử dụ
ng nhãn hiệu có là thông
lệ trong thương mại hay không.

Tính phân biệt có được thông qua việc sử dụng

Khi xác định một nhãn hiệu có trở nên có tính phân biệt thông qua việc sử dụng hay
không, sẽ thực hiện một đánh giá tổng thể để xem xem liệu nhãn hiệu đó có dẫn đến
việc nhận diện được sản phẩm bắt nguồn từ một doanh nghiệp riêng biệt và do đó phân
biệt nó với sản ph
ẩm của các doanh nghiệp khác. Nhận thức về nhãn hiệu trong tâm trí
người tiêu dùng bình thường về hàng hóa hoặc dịch vụ đóng vai trò quyết định.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 7 Chứng cứ nào sẽ được dựa vào để xác định tính phân biệt của một nhãn
hiệu có được thông qua việc sử dụng?

Trả lời. Điểm xuất phát sẽ thường là các chứng cứ tài chính về doanh thu, chi phí
quảng cáo và xúc tiến hàng hóa ho
ặc dịch vụ cùng với các ví dụ về việc
nhãn hiệu được sử dụng trong thực tế như thế nào. Nguồn chứng cứ tốt
nhất là nhóm người tiêu dùng có liên quan. Các cuộc thăm dò thị trường
được tổ chức tốt cũng có thể có tính thuyết phục.

 Nhãn hiệu trái với lợi ích công cộng hoặc các quy tắc đạo đức đã được chấp
nhận;

Căn cứ loại trừ này được thiết lập nhằm ngăn chặn việc đăng ký nhãn hiệu có thể xúc
phạm đến một bộ phận công chúng. Việc xúc phạm có thể phát sinh bởi các vấn đề về
chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng tôn giáo hoặc các vấn đề chung về sở thích và lễ
giáo.
Việc xúc phạm có thể bằng hình ảnh hoặc từ ngữ. Những nhãn hiệu khuyến khích hoặc

cổ động cho các hành vi tội phạm là ví dụ rõ ràng về loại nhãn hiệu có thể bị loại trừ
này.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
21


 Nhãn hiệu gây nhầm lẫn

Căn cứ loại trừ tuyệt đối việc đăng ký này liên quan đến tính gây nhầm lẫn sẵn có của
chính bản thân nhãn hiệu hơn là sự tương tự gây nhầm lẫn của nó với một nhãn hiệu
khác. Ví dụ về nhãn hiệu có tính gây nhầm lẫn sẵn có là:

• ORLWOOLA cho quần áo không làm toàn bằng len;
• CHINA-THERM cho cốc nhựa cách nhiệt;
• FILLET-O-FISH cho đồ ăn chỉ có thành phần cá;
• ROYAL WORCESTER ám chỉ sự sai lệch về sự bảo trợ của hoàng gia
cho đồ sứ từ vùng Worcester Hoa Kỳ.

 Nhãn hiệu trái pháp luật

Một số quốc gia cấm các nhãn hiệu bị cấm theo quy định của các luật không phải là
luật nhãn hiệu. Ví dụ về các nhãn hiệu bất hợp pháp là:

• Sử dụng dấu hiệu Chữ thập đỏ trái với quy định nêu tại phần 6 Luật
Công ước Genevơ 1957;
• Sử dụng từ ngữ hoặc các thành phần trái với pháp luật về phân biệt
ch
ủng tộc hoặc hằn thù chủng tộc;
• Sử dụng sai lệch các chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ như “Champagne”
hoặc “Cognac”.

 Biểu tượng đã được bảo hộ một cách đặc biệt

Hầu hết các luật nhãn hiệu đều loại trừ việc bảo hộ các biểu tượng đặc biệt nhất định
đã được bảo hộ. Chúng bao gồm:

• Quốc huy của các nước ký kết Công ước Paris;
• Biểu tượng của các tổ chức quốc tế nhất định;
• Các bi
ểu tượng Olympic.

 Đơn đăng ký không trung thực

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
22
Nhiều luật nhãn hiệu quy định việc từ chối các đơn đăng ký không trung thực.
Trường hợp phổ biến nhất về hành vi không trung thực là đơn được làm bởi những
người không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ví dụ:

• Đăng ký trái phép nhãn hiệu nổi tiếng bởi các bên thứ ba;
• Đăng ký nhãn hiệu bởi bên nhận li-xăng hoặc nhà phân phối sản phẩm mang
nhãn hiệu;
•
Đăng ký nhãn hiệu bởi những người nộp đơn không thành công để chỉ định các
nhà phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu đó;
• Đơn đăng ký có dụng ý xấu khi sử dụng nhãn hiệu;
• Người nộp đơn biết rằng người khác có ý định sử dụng và/hoặc đăng ký nhãn

hiệu, đặc biệt khi người nộp đơn có quan hệ với người này, ví dụ, người phân
phối, đại lý hoặc người lao động.

Việc kiểm nghiệm ý đồ không trung thực ở chỗ liệu người nộp đơn có thể được cho là
tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về hành vi thương mại đã được thiết lập hay không.

Công ước Paris không cho phép việc bảo hộ nhãn hiệu gồm ‘một dấu hiệu hoặc chỉ
dẫn được sử dụng trong lĩnh vực thương mại có liên quan để chỉ chủ
ng loại, chất
lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, xuất xứ, hoặc thời gian sản xuất hoặc đã trở
thành thông dụng trong ngôn ngữ hiện thời hoặc trong các tập quán thương mại lành
mạnh và lâu đời tại các nước có yêu cầu bảo hộ’.

 Các căn cứ tương đối để từ chối đăng ký

Đăng ký có thể bị từ chối theo Công ước Paris đối với các nhãn hiệu ‘khi chúng về bản
chất xâm phạm quyền có được của các bên thứ ba ở nước có yêu cầu bảo hộ’. Điều
này được chỉ ra rằng các quyền của bên thứ ba này có thể liên quan đến các nhãn hiệu
đã được bảo hộ ở nước có liên quan, hoặc các quyền SHTT và các quy
ền có liên quan
khác như ‘quyền đối với tên thương mại hoặc bản quyền hoặc …nếu một nhãn hiệu
xâm phạm quyền riêng tư của người khác’.

Một nhãn hiệu sẽ xâm phạm các quyền có được của bên thứ ba nếu:

• Các nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ sử dụng các nhãn hiệu đó giống nhau;
• Có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng vì sự giống nhau của nhãn hiệu
hoặc hàng hóa/d
ịch vụ; và
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

23
• Khi nhãn hiệu có trước đã có danh tiếng hoặc nổi tiếng trong nước và việc sử
dụng nhãn hiệu đăng ký sau có thể gây bất lợi hoặc thiệt hại cho đặc tính hoặc
danh tiếng của nhãn hiệu có trước.

Nhãn hiệu giống nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ giống nhau


Căn cứ tương đối đầu tiên để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu là khi nhãn của người nộp
đơn giống với một nhãn hiệu có trước đã được đăng ký cho cùng loại hàng hóa hoặc
dịch vụ như nhãn của người nộp đơn. Nhãn hiệu có trước là nhãn hiệu có ngày nộp
đơn đăng ký sớm hơn hoặc có ngày ưu tiên sớm hơn có thể được yêu cầu theo Công
ước Paris.

Nhãn hiệ
u tương tự hoặc giống nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự hoặc giống
nhau, nếu có khả năng gây nhầm lẫn

Đăng ký nhãn hiệu có thể bị từ chối theo các căn cứ tương nếu có khả năng gây nhầm
lẫn trong một bộ phận công chúng liên quan tới:

• Một nhãn hiệu có trước tương tự được đăng ký cho hàng hóa hoặc dịch vụ
tương tự với hàng hóa/dịch vụ mà người nộp đơn yêu cầu; hoặc
• Một nhãn hiệu có trước tương tự được đăng ký cho cùng lo
ại hàng hóa hoặc
dịch vụ mà người nộp đơn yêu cầu.

Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, tòa án có xu hướng đánh giá ở cấp độ toàn cầu
về tính tương tự về cách thể hiện, sự phát âm hoặc ý nghĩa của các nhãn hiệu đang
được xem xét, lưu ý các thành tố đặc thù và quan trọng cũng như mức độ tương tự

giữa các hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan. Do đó, mức
độ ít giống nhau hơn về
nhãn hiệu có thể được bù lại bởi mức độ giống nhau nhiều hơn về hàng hóa hoặc dịch
vụ, hoặc ngược lại.

Chuẩn nhận thức có xu hướng được chấp nhận là mức độ nhận thức của người tiêu
dùng trung bình. Thực tế được tính đến là người tiêu dùng trung bình sẽ chỉ nhớ lại
một cách không đầy đủ về nhãn hiệ
u có trước. Mức độ quan tâm đó của của người tiêu
dùng đó có thể là rất khác nhau phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa hoặc dịch vụ và
hoàn cảnh mà chúng được đưa ra thị trường. Do đó, hàng hóa giá rẻ bán ở siêu thị để
trên cùng giá với các hàng hóa tương tự sẽ thường ít được quan tâm hơn hàng hóa giá
cao bán ở phòng trưng bày.

Theo nguyên tắc chung, nhãn hiệu có trước càng có tính phân biệt thì càng có khả
năng bị gây nhầm lẫn. Để đánh giá, tòa án s
ẽ chú ý tới thị phần của nhãn hiệu, mức độ
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
24
sử dụng, khu vực địa lý có sản phẩm mang nhãn hiệu, chi phí cho quảng cáo và xúc
tiến thương mại, mức độ nhận biết về nhãn hiệu của công chúng có liên quan.

Ví dụ về hàng hóa hoặc dịch vụ bị cho là tương tự theo các quyết định của Cơ quan
đăng ký Anh và OHIM:

• Cà phê, chè và cacao được xem là tương tự với các chất thay thế cà phê do cách
sử dụng tương tự;
• Phân bón hữu cơ được xem là hàng hóa tương t
ự với các hóa chất sử dụng trong
nghề làm vườn và lâm nghiệp;

• Rượu vang tương tự với whisky và các dịch vụ quầy rượu;
• Dịch vụ của các thẩm mỹ viện tương tự với hoạt động kinh doanh hỗ trợ dùng
các chế phẩm làm đẹp.

Hàng hóa và dịch vụ được xem là không tương tự bao gồm:

• Túi, vali và ví làm bằng da với bật lửa hút thuốc và nhiên liệ
u dùng cho bật lửa;
• Túi thể thao, túi dùng để mua sắm, túi dùng trong nhà vệ sinh và các túi chìa
khóa với quần áo.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 8 Chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký SOUTHERN CROSS cho máy
và dụng cụ vắt sữa có thể phản đối được việc đăng ký cùng nhãn hiệu đó
cho tủ lạnh, máy giặt và các đồ dùng gia đình không?

Trả lời. Vì nhãn hiệu là giống nhau nên câu trả lời sẽ phụ thu
ộc vào việc liệu
những loại hàng hóa đó có được xem là tương tự nhau theo người tiêu
dùng trung bình đánh giá không. Điều này sẽ bị tác động bởi các kênh
thương mại mà hàng hóa đó được bán ra. Ví dụ, trong trường hợp thực tế
ở Australia, tại các vùng nông thôn người ta thấy rằng máy vắt sữa được
bán trong cùng cửa hàng bán đồ dùng gia đình và do đó người tiêu dùng
có thể bị nhầm lẫn bởi việc sử dụng một nhãn hi
ệu giống nhau cho các
hàng hóa này.

 Nhãn hiệu nổi tiếng

Có một cơ chế bảo hộ đặc biệt cho các nhãn hiệu được coi là “nổi tiếng”. Cơ chế này
được thiết lập theo Điều 6bis(1) Công ước Paris, theo đó cho phép các nước thành viên
của Liên minh Paris
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
25
.
từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký, cấm sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự
sao chép, bắt chước, biên dịch và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã
được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn
hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụ
ng
nhãn hiệu đó trên các loại hàng hóa giống hoặc tương tự.

Điều này cũng được áp dụng ‘khi thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của
một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
đó’. Thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký được cho phép theo Điều 6bis(2) để hủy bỏ
các đă
ng ký trái phép nhãn hiệu nổi tiếng nhưng với những nhãn hiệu ‘đăng ký hoặc
sử dụng với dụng ý xấu’ thì Điều 6bis(3) không quy định thời hạn để yêu cầu hủy bỏ
hoặc cấm một nhãn hiệu nổi tiếng trái phép. Điều 16.2 Hiệp định TRIPs quy định rằng
‘Điều 6bis Công ước Paris (1967) sẽ được áp dụng với những sửa đổ
i thích hợp đối
với các dịch vụ’ và Điều 16.3 quy định ‘Điều 6bis Công ước Paris (1967) sẽ được áp
dụng với những sửa đổi thích hợp cho hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự với hàng
hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã đăng ký.

Lợi ích của cơ chế bảo hộ theo các điều khoản tương ứng của Công ước Paris là việc
bảo hộ này có thể được thực hiện thậm chí không cần phải đăng ký. Vấn đề bảo hộ
nhãn hiệu nổi tiếng thường phát sinh trong các thị trường mới, thường ở các nước
trước đó đã đóng cửa với các thương gia nước ngoài hoặc do sự phát triển kinh tế

nhanh chóng đã trở nên hấp dẫn với các nhà cung ứng sản phẩm đã có thương hiệu.

Đi
ều 16.2 quy định rằng ‘[i]để xác định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không cần phải
xem xét danh tiếng của nhãn hiệu đó trong bộ phận dân chúng có liên quan ’Bằng
chứng về khảo sát thị trường thường được sử dụng để chứng minh danh tiếng của một
nhãn hiệu đối với công chúng.

Điều 16.2 cũng đề cập đến ‘danh tiếng có được nhờ hoạt động quảng bá nhãn hiệu
đó’
để xác định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không.

Phiên họpWIPO tháng 9/1999 của Hội đồng Công ước Paris và Đại hội đồng của
WIPO đã thông qua Bản kiến nghị chung sau đây của Ủy ban thường trực về sáng chế
(SCP) liên quan đến các quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng:

Xác định nhãn hiệu nổi tiếng

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
26
Khi xác định một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, SCP khuyến
nghị các cơ quan có thẩm quyền nên xem xét tất cả các trường hợp có thể kết luận
nhãn hiệu đó là nổi tiếng. Cụ thể là:

(i) mức độ hiểu biết hoặc nhận biết nhãn hiệu của bộ phận công chúng có
liên quan;
(ii) thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý có sử dụng nhãn hiệu;
(iii)
thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý có hoạt động quảng bá nhãn hiệu
bao gồm quảng cáo, công bố và trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ

mang nhãn hiệu đó ở các hội chợ, triển lãm;
(iv) thời hạn và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc nộp
đơn đăng ký nhãn hiệu, phản ánh việc sử dụng hoặc nhận biết về nhãn
hiệu đó;
(v) kế
t quả thực hiện thành công các quyền đối với nhãn hiệu, đặc biệt là
mức độ nhãn hiệu được thừa nhận là nổi tiếng bởi các cơ quan có thẩm
quyền; và
(vi) giá trị đi kèm với nhãn hiệu.

Phải thừa nhận rằng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng trong mỗi trường hợp phụ thuộc
vào từng hoàn cảnh đặc thù. Trong một số trường hợp, t
ất cả các yếu tố đều có thể có
liên quan. Trong các trường hợp khác, chỉ có một số yếu tố có liên quan.

Bộ phận công chúng có liên quan để xác định danh tiếng của một nhãn hiệu có thể bao
gồm:

(i) người tiêu dùng thực tế và/hoặc tiềm năng của loại hàng hóa và/hoặc
dịch vụ mang nhãn hiệu;
(ii) người tham gia vào các kênh phân phối loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ
mang nhãn hiệu;
(iii) các chu kỳ kinh doanh liên quan t
ới loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang
nhãn hiệu.

SCP khuyến nghị rằng, khi một nhãn hiệu được xác định là nổi tiếng trong ít nhất một
bộ phận công chúng có liên quan ở một nước thành viên, thì nhãn hiệu đó sẽ được
nước thành viên đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng.

SCP khuyến nghị rằng, một nước thành viên sẽ không đòi hỏi các trường hợp sau như
một điều kiện để xác
định nhãn hiệu có nổi tiếng hay không:
(i) nhãn hiệu đã và đang được sử dụng, đăng ký hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu
đã được nộp ở một nước hoặc có chỉ định nước thành viên đó;
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
27
(ii) nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi hoặc được đăng ký hoặc đơn
đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại hoặc có chỉ định bất kỳ hệ thống tài
phán nào ngoài nước thành viên;
(iii) nhãn hiệu đó được biết đến một cách rộng rãi bởi bộ phận lớn công
chúng ở nước thành viên.
Tuy nhiên, một nước thành viên có thể yêu cầu nhãn hiệu phải được biết
đến rộng rãi
trong một hoặc nhiều hệ thống tài phán khác ngoài nước thành viên.

Nhãn hiệu có tranh chấp

SCP khuyến nghị rằng, một nhãn hiệu sẽ được xem là đang tranh chấp với một nhãn
hiệu nổi tiếng khi nhãn hiệu đó hoặc thành phần chủ yếu của nhãn hiệu đó là sự sao
chép, bắt chước, biên dịch nhãn hiệu nổi tiếng có khả năng gây nhầm lẫn, nếu nhãn
hiệ
u đó hoặc thành phần chủ yếu của nhãn hiệu đó đang được sử dụng là đối tượng của
đơn đăng ký hoặc được đăng ký cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ giống hoặc tương tự với
hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Trường hợp này xảy ra, không
phụ thuộc vào hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu, khi việc sử dụng nhãn hiệu
có thể:

(i) cho thấy mối quan hệ giữa hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu là
đối tượng của đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký với chủ sở hữu nhãn

hiệu nổi tiếng, và có thể gây thiệt hại cho lợi ích của chủ sở hữu đó; việc
sử dụng nhãn hiệu đó có thể làm tổn hại hoặc làm giảm đặc tính phân biệt
của nhãn hiệu n
ổi tiếng một cách sai trái;
(ii) lợi dụng một cách sai trái về đặc tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng.

Để xác định một nhãn hiệu có tranh chấp với một nhãn hiệu nổi tiếng hay không, nước
thành viên không bị yêu cầu phải xác định liệu nhãn hiệu có được sử dụng, đăng ký
hoặc đơn đăng ký đã được nộp hay không tại hoặc có chỉ định nước thành viên cho
hàng hóa và/hoặc dịch vụ
giống hoặc tương tự với hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang
nhãn hiệu nổi tiếng trước khi nhãn hiệu nổi tiếng đó trở nên nổi tiếng ở nước thành
viên đó, ngoại trừ việc nhãn hiệu được sử dụng, đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký với
dụng ý xấu.

Thủ tục phản đối, đình chỉ hiệu lực và ngăn cấm việ
c sử dụng

Nếu luật áp dụng cho phép các bên thứ ba phản đối đăng ký của một nhãn hiệu, SCP
khuyến nghị rằng việc tranh chấp với một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ tạo thành một căn cứ
cho việc phản đối.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
28
Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ ngày việc đăng
ký nhãn hiệu được cơ quan nhãn hiệu công bố công khai, được quyền yêu cầu đình chỉ
hiệu lực đăng ký nhãn hiệu có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng bằng một quyết định
của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu đăng ký nhãn hiệu bị đình chỉ hiệ

u lực theo quyết định chủ động của cơ quan có
thẩm quyền, thì trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ ngày cơ quan nhãn hiệu công
bố công khai về việc đăng ký, tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ là căn cứ cho việc
đình chỉ này.

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu cầu ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu có
tranh chấp với nhãn hi
ệu nổi tiếng bằng một quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Yêu cầu đó sẽ được chấp nhận trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ thời điểm chủ
sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng biết được việc sử dụng nhãn hiệu có tranh chấp. Tuy nhiên,
trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký có dụng ý xấu thì không hạn chế thời hạn yêu c
ầu
đình chỉ đăng ký của nhãn hiệu có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng.

Để xác định dụng ý xấu, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét người có đăng ký hoặc
người sử dụng nhãn hiệu có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng vào thời điểm nhãn
hiệu được đăng ký hoặc sử dụng hoặc nộp đơn đăng ký có biết hoặc có lý do để biết
nhãn hiệ
u nổi tiếng đó hay không.

Các dấu hiệu kinh doanh/tên hiệu kinh doanh có tranh chấp

Cuối cùng, SCP đưa ra vấn đề về các tên hiệu kinh doanh có tranh chấp. Một tên hiệu
kinh doanh theo quy định được xem là có tranh chấp với một nhãn hiệu nổi tiếng nếu
tên hiệu đó hoặc thành phần chủ yếu của nó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch hoặc
chuyển ngữ từ nhãn hiệu nổi tiếng và thỏa mãn ít nhất một trong s
ố các điều kiện sau:

(i) việc sử dụng tên hiệu kinh doanh cho thấy có mối quan hệ giữa hoạt
động kinh doanh sử dụng tên hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và

có khả năng làm thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu đó;
(ii) việc sử dụng tên hiệu kinh doanh có thể làm tổn hại hoặc giảm sút đặc
tính phân biệt c
ủa nhãn hiệu nổi tiếng một cách sai trái;
(iii) việc sử dụng tên hiệu kinh doanh lợi dụng một cách sai trái đặc tính phân
biệt của nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu cầu ngăn cấm việc sử dụng tên hiệu kinh
doanh có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng bằng một quyết định của cơ quan có thẩm
quyền. Yêu cầu đ
ó sẽ được chấp nhận trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ thời
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
29
điểm chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng biết được việc sử dụng tên hiệu kinh doanh có
tranh chấp. Không giới hạn thời hạn trên đối với trường hợp có dụng ý xấu.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 9 Những yếu tố nào sẽ được thẩm định để xác định một nhãn hiệu có nổi
tiếng hay không?

Trả lời. Trong các yếu tố sẽ
được xem xét để đánh giá mức độ nổi tiếng của một
nhãn hiệu gồm có (i) chi phí dành cho quảng cáo và phạm vi tuyên
truyền quảng cáo đến các các khách hàng mục tiêu có liên quan; (ii) lịch
sử đăng ký nhãn hiệu bao gồm ngày đăng ký đầu tiên ở nước cụ thể; (iii)
phạm vi đăng ký nhãn hiệu ở cấp độ toàn cầu; (iv) tuyên bố của cơ quan
nhãn hiệu trong các vụ phản đối hoặc của tòa án về danh tiếng của nhãn
hi
ệu; và (v) giá trị của nhãn hiệu như là một tài sản trong sổ sách kế toán

của một công ty.

Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris bao gồm việc ngăn cản
bên thứ ba không được phép đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu đó cho hàng hóa giống
hoặc tương tự. Điều 16.3 Hiệp định TRIPS mở rộng sự bảo hộ theo Công ước Paris

hàng hóa hoặc d
ịch vụ không tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn
hiệu được đăng ký kèm theo một nhãn hiệu với điều kiện việc sử dụng nhãn
hiệu đó cho những hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trên chỉ ra rằng có một mối liên
hệ giữa hàng hóa hoặc dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký và với
điều kiện lợi ích của ch
ủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có nguy cơ bị việc sử
dụng nêu trên gây tổn hại.

Tại Hoa Kỳ, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể kiện việc sử dụng nhãn hiệu không
được phép của bên thứ ba cho nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ không trùng với nhóm
hàng hóa hoặc dịch vụ đi kèm với nhãn hiệu đã đăng ký vì làm lu mờ hoặc ảnh hưởng
xấu đến danh ti
ếng của nhãn hiệu. Tại châu Âu, việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đạt
được bằng cách ngăn cấm các hành vi lợi dụng một cách sai trái danh tiếng của nhãn
hiệu và các hành vi gây tổn hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu.

 Thời hạn và gia hạn

Điều 18 Hiệp định TRIP quy định ‘đăng ký lần đầu và mỗi lần gia hạn đăng ký một
nhãn hiệu có thời hạn không dưới 7 năm’. Điều khoản này cũng quy định về việc
không giới hạn số lần gia hạn. Điều này không đề cập đến thời điểm bắt đầu có hiệu
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
30

lực bảo hộ. Có hai khả năng là việc bảo hộ bắt đầu từ ngày nộp đơn, đây là cách phổ
biến nhất trong các luật nhãn hiệu, hoặc từ ngày đăng ký theo cách tiếp cận ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo điều 4 Công ước Paris quyền ưu tiên sẽ được tính ngược trở lại ngày
nộp đơn đăng ký, với điều kiện đơn nộp ở nước ngoài phải đượ
c nộp trong vòng 6
tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

 Các quyền phát sinh từ đăng ký nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký có độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Định nghĩa
ngắn gọn về các đối tượng cụ thể của các quyền đối với nhãn hiệu bao gồm: quyền sử
dụng nhãn hiệu và quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đó.

(a) Quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyền sử dụng tuyệt đối này thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu được ghi nhận trong hầu
hết các luật nhãn hiệu. Đương nhiên, quyền sử dụng cũng phụ thuộc vào các luật và
các quyền khác như một quyền bất kỳ khác được pháp luật quy định. Những điều
được phép theo luật nhãn hiệu có thể lại bị cấm theo luật cạnh tranh hoặc bởi quy tắ
c
công cộng.

Quyền sử dụng nghĩa là (i) quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu gắn nhãn hiệu lên hàng
hóa, côngtenơ, bao gói, nhãn, v.v. hoặc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức bất kỳ khác
liên quan tới hàng hóa mang nhãn hiệu đã được đăng ký; (ii) quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu của mình trong quảng cáo, giấy tờ, tài liệu giao dịch
kinh doanh, v.v. và (iii) quyền giới thiệu hàng hóa ra thị trường với nhãn hi
ệu đó.

Tuy nhiên khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã đưa sản phẩm ra thị trường với nhãn hiệu của

mình, chủ sở hữu đó không thể phản đối việc bán thêm sản phẩm trong chu trình
thương mại. Điều này là bản chất của nguyên tắc được gọi là khai thác hết quyền đối
với nhãn hiệu. Một số nước không cho phép phản đối việc nhập khẩu song song sả
n
phẩm đã được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên thứ ba được phép của chủ sở hữu đó
đưa ra tiêu thụ ở thị trường nước ngoài. Các quốc gia khác lại cấm việc nhập khẩu
song song như vậy bởi áp dụng nguyên tắc lãnh thổ của quyền.

Liên minh châu Âu (EU) áp dụng nguyên tắc khai thác hết quyền đối với hàng hóa
lần đầu được đưa ra thị trường ở
EU. Việc phản đối chỉ có thể được áp dụng đối với
hàng hóa nhập khẩu vào một nước EU từ hàng hóa lần đầu được bán ở các nước
thành viên EU khác khi chủ sở hữu nhãn hiệu có thể được cho là không chắc chắn
đồng ý xuất khẩu hàng hóa đó. Theo luật EU, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ngăn cản
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
31
các hàng hóa mang nhãn hiệu nhập khẩu từ các nước bên ngoài EU, khi không có sự
đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc tái xuất hàng hóa.

Một số nước cũng đưa ra quyết định chủ sở hữu nhãn hiệu có thể phản đối việc nhập
khẩu song song phụ thuộc vào việc liệu người tiêu dùng có bị nhầm lẫn về các đặc
tính hoặc chất lượng của hàng hóa nhập khẩu hay không. Ví d
ụ, nếu hàng hóa mang
nhãn hiệu của một nước được đóng gói lại trong các thùng cáctông để xuất khẩu sang
một nước khác, và nếu việc đóng gói lại này là do chất lượng thấp, ví dụ, điều kiện
hàng hóa không tốt, thì sự phản đối có thể được tiến hành đối với việc nhập khẩu
hàng hóa bị đóng gói lại đó.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 10 Các dược phẩm mang nhãn hi
ệu được đưa ra thị trường Trung Quốc,
trên bao bì in chữ Trung Quốc. Người bán hàng ở cửa hàng giảm giá tại
Anh mua các dược phẩm này ở Trung Quốc và đóng gói lại trong bao bì
bằng tiếng Anh cùng với nhãn hiệu gốc. Chủ nhãn hiệu có thế phản đối
việc bán dược phẩm đó ở Anh hay không?

Trả lời Câu hỏi đầu tiên cần được trả lời là chủ sở hữu nhãn hiệu có cho phép
ngườ
i mua ở Trung Quốc bán hàng ở ngoài nước này hay không. Thứ
hai, tòa án sẽ phải xem xét liệu việc đóng gói lại có ảnh hưởng xấu đến
các điều kiện của hàng hóa hay không. Tòa án quyết định rằng vấn đề
về điều kiện liên quan đến cả điều kiện vật chất và điều kiện “tinh thần”
của hàng hóa, nghĩa là uy tín của hàng hóa. Nếu việc đóng gói lại đã
làm tổ
n hại chất lượng của dược phẩm thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể
phản đối. Ngoài ra, nếu việc bán giảm giá do người nhập khẩu quyết
định có thể bị coi là làm tổn hại uy tín của hàng hóa thì đây cũng là một
căn cứ khác để phản đối việc nhập khẩu.

(b) Quyền ngăn cấm người khác thực hiện hành vi xâm phạm về sử dụng nhãn
hiệ
u

Với chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa của chủ sở hữu với hàng
hóa của chủ sở hữu khác nên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể phản đối việc sử dụng nhãn
hiệu tương tự gây nhầm lẫn nhằm ngăn không cho người tiêu dùng và công chúng nói
chung bị nhầm lẫn. Điều này là cốt lõi của quyền độc quyền cấp cho chủ s
ở hữu nhãn
hiệu thông qua việc đăng ký.

Các yếu tố xâm phạm quyền nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh là:
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
32

• Sử dụng trong thương mại
• Gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ
• Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã đăng ký cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ,
Hoặc
• Tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký và sử dụng cho cùng loại hàng hóa hoặc
dịch vụ, có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Hoặc
• Trùng với nhãn hiệu đã
đăng ký và sử dụng cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch
vụ
Hoặc
• Là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc có danh tiếng đáng kể ở một quốc gia và sử dụng
cho hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự
Và
• Không thuộc một trong số các trường hợp phòng vệ được phép đối với người
sử dụng nhãn hiệu

 Sử dụng

Một nhãn hiệu được coi là được sử dụng khi:
• Được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa;
• Xuất hiện trên hàng hóa đưa ra thị trường;
• Xuất hiện trên hàng hóa nhập khẩu;
• Được sử dụng trong quảng cáo hoặc giấy tờ giao dịch;
• Được sử dụng với ý nghĩa là nhãn hiệu xác định nguồn gốc của hàng hóa hoặc

dịch vụ.

Khi mộ
t nhãn hiệu đã đăng ký được sử dụng bởi người không phải là chủ sở hữu nhãn
hiệu trong quảng cáo so sánh thì điều này được xem là không sử dụng nhãn hiệu.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 11 Một người quảng cáo dịch vụ điện thoại di động đưa ra một quảng cáo
so sánh tỷ lệ quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh được nêu tên. Nếu
các tên này cũng được
đăng ký nhãn hiệu, thì chủ sở hữu các nhãn hiệu
đó có thể viện dẫn sự việc nêu trên để khởi kiện về hành vi xâm phạm
quyền đối với nhãn hiệu hay không?