Chuyển Giao Ngược Trong Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Dưới Tiếp Cận Pháp Luật Cạnh Tranh.docx

CHUYỂN GIAO NGƯỢC TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ
HỮU TRÍ TUỆ DƯỚI TIẾP CẬN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

I. GIỚI THIỆU

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có thể mang lại tác động tích cực cũng như tiêu
cực đến môi trường cạnh tranh. Trong một số trường hợp, điều khoản về chuyển giao
ngược ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao có thể gây tác động hạn chế cạnh tranh. Theo
quy định Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì Việt Nam khơng cấm điều khoản yêu cầu
chuyển giao ngược các cải tiến cho bên chuyển giao, trừ khi đó là chuyển giao miễn phí.
Các nước khác trên thế giới lại có cách ứng xử khác trong giải quyết vấn đề này. Thơng
qua tìm hiểu chung về điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền
sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh bằng pháp luật cạnh tranh đối với yêu
cầu chuyển giao ngược, bài viết đưa ra những gợi ý cho Việt Nam nhằm hoàn thiện pháp
luật phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay.

II. TIẾP CẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO NGƯỢC TRONG
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chuyển giao ngược (“grant-back” hay là “technology-flowback”1) là một điều
khoản trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, theo đó yêu cầu bên được chuyển
giao phải chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng ngược lại cho bên chuyển giao bất
kỳ cải tiến nào mà bên được chuyển giao phát triển từ sáng chế hoặc các quyền sở hữu
công nghiệp ban đầu.2 Tùy theo thỏa thuận của các bên, phạm vi của chuyển giao ngược
có thể là rộng hoặc hẹp. Phạm vi rộng nói đến thỏa thuận mà bên được chuyển giao phải
chuyển giao ngược lại toàn bộ cải tiến liên quan đến sáng chế gốc. Trong khi đó, nếu bên
chuyển giao chỉ được quyền nhận lại những đổi mới, cải tiến liên quan trực tiếp đến sáng
chế gốc thì đó là điều khoản có phạm vi hẹp.3 Chuyển giao ngược độc quyền (exclusive
grant-back) cấm bên được chuyển giao thực hiện chuyển giao cải tiến liên quan đến sáng
chế gốc cho bên thứ ba.

1 Shapiro, 1985; Rothstein and Willgohs 1988. Trích theo Jay Pil Choi (2002), A dynamic analysis of licensing: The
‘‘boomerang’’ effect and grant-back clauses, International Economic Review Vol. 43, No. 3, p.804.
2 Black’s Law Dictionary, p.769
3 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, The University of
Chicago Law Review1975 / SUM Vol. 42; Iss. 4 733-748, p.734.

Về vấn đề rằng liệu có nên cho phép các bên ghi nhận điều khoản chuyển giao
ngược hay khơng và nếu có thì cần thiết phải giới hạn các thỏa thuận đó trong phạm vi,
chừng mực như thế nào được thảo luận như sau:

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong hợp
đồng, nền kinh tế và môi trường cạnh tranh cũng như người tiêu dùng. Các thỏa thuận
chuyển giao tận dụng sự hợp tác của các bên, giảm chi phí đầu tư nghiên cứu, phân bổ
hiệu quả hơn các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó, người tiêu dùng cũng dễ dàng
tiếp cận sản phẩm sử dụng cơng nghệ, sáng chế đó hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có thể đẩy chủ thể có quyền sở hữu đối với sáng chế,
phát minh ban đầu vào thế bất lợi, nhất là trong thời đại mà lợi thế cạnh tranh sáng tạo có
ý nghĩa rất quan trọng. Bên được chuyển giao có thể nghiên cứu, phát triển để cải tiến
sáng chế, phát minh đã có sẵn và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại,
bên chuyển giao đối tượng quyền sở hữu trí tuệ ban đầu lại phải đối mặt với nguy cơ mất
đi lợi thế về cơng nghệ do mình sáng tạo vì đối tượng được chuyển giao đã trở nên lạc
hậu và vô tình lại tiếp sức cho đối thủ tương lai của mình phát triển cơng nghệ, sản phẩm
mới. Hiện tượng này được miêu tả như là một ví dụ của “hiệu ứng boomerang”
(boomerang effect)4 - kết quả mang lại hoàn toàn đối lập với mong đợi của sự nỗ lực lúc
đầu. Vì vậy, điều khoản chuyển giao ngược phát sinh với ý nghĩa đảm bảo quyền lợi của
bên chuyển giao, nhằm khuyến khích q trình chuyển giao và phát triển quyền sở hữu trí
tuệ, tăng giá trị về kinh tế cũng như công nghệ của sáng chế gốc.

Mặt khác, yêu cầu chuyển giao ngược có thể làm giảm động lực đổi mới, hoạt
động nghiên cứu và phát triển của bên được chuyển giao, và do đó ảnh hưởng tiêu cực

đến cạnh tranh. Cụ thể, những điều khoản chuyển giao ngược có phạm vi rộng, mang tính
độc quyền sẽ vừa hạn chế bên nhận chuyển giao phát triển công nghệ, sáng chế gốc bởi
họ khơng được hưởng lợi ích tương thích với đóng góp cải tiến của mình, vừa duy trì hoặc
mở rộng sức mạnh thị trường một cách bất hợp lý cho bên chuyển giao5, hơn thế nữa là
tạo ra rào cản gia nhập thị trường đối với các chủ thể khác. Kết quả là gây ra hạn chế đối
với sự phát triển cơng nghệ, sản phẩm nói chung, làm cho cạnh tranh bị thuyên giảm,
người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng.

4 Jay Pil Choi (2002), A dynamic analysis of licensing: The ‘‘boomerang’’ effect and grant-back clauses,
International Economic Review Vol. 43, No. 3, p. 804.
5 OECD (1989), Competition Policy and Intellectual Property Rights, p.100. Trích theo OECD (2019), Licensing of
IP Rights and Competition Law, p. 22 < > (Truy cập ngày
21/01/2022)

Nguyên tắc cơ bản của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ là bảo đảm hài hồ lợi ích
của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (private interests) với lợi ích công cộng (public interests).
Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức là nhằm khuyến khích
hoạt động sáng tạo, thúc đẩy tiến bộ khoa học, kĩ thuật, từ đó phát triển xã hội. Do đó,
theo pháp luật sở hữu trí tuệ của một số nước, việc ghi nhận điều khoản chuyển giao
ngược trong hợp đồng chuyển giao không mặc nhiên bị cấm trong mọi trường hợp6.
Trong khi đó, chính sách và pháp luật cạnh tranh hướng tới thúc đẩy cạnh tranh, tạo lập
môi trường cạnh tranh lành mạnh và nâng cao lợi ích chung của xã hội và người tiêu dùng
bằng cách chống lại hành vi phản cạnh tranh, kiểm soát hoạt động độc quyền. Xuất phát
từ mục tiêu cuối cùng của chính sách về sở hữu trí tuệ và cạnh tranh là “tăng cường tăng
trưởng kinh tế và phúc lợi tiêu dùng”7 cũng như khả năng gây tác động tiêu cực đến môi
trường cạnh tranh bởi các hành vi của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, các quốc gia và tổ
chức trên thế giới đã đưa ra quan điểm rằng cần thiết phải điều chỉnh hoạt động thực thi
quyền sở hữu trí tuệ trong mối tương quan với pháp luật cạnh tranh.8

Do đó, cần thừa nhận rằng, “khơng nên loại bỏ điều khoản chuyển giao ngược ra

khỏi sự xem xét của pháp luật cạnh tranh”9.

III. KINH NGHIỆM CÁC QUỐC GIA VỀ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
CẠNH TRANH ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO NGƯỢC

3.1. Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một trong số những quốc gia có luật cạnh tranh phát triển bậc nhất trên
thế giới. Quốc gia này đã lần lượt ban hành các văn bản pháp luật về chống độc quyền
bao gồm Đạo luật Sherman năm 1890, Đạo luật Clayton năm 1914 và Đạo luật Hội đồng
thương mại Liên bang năm 1914. Sau đó vào năm 1995, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Hội đồng
thương mại Liên bang đã ban hành “Hướng dẫn áp dụng Luật chống độc quyền trong việc
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ” (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual

6 Theo pháp luật Việt Nam, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc.
7 Bùi Thị Hằng Nga (2020), Luận án Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh, Trường Đại
học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, tr.54.
8 Nhật Bản ban hành Hướng dẫn về Quy định Cạnh tranh không lành mạnh đối với sáng chế và thỏa thuận cấp phép
năm 1989, Hoa Kỳ ban hành Hướng dẫn chống độc quyền cho cấp phép sở hữu trí tuệ năm 1995, Ủy ban châu Âu
thơng qua Quy định số 240/96 về chuyển giao công nghệ, Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cơng bố báo
cáo Chính sách cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ năm 1998. Xem Bùi Thị Hằng Nga (2020), tlđd, [7], tr.2.
9 Bùi Thị Hằng Nga (2019), Điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược trong hợp
đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, < (Truy cập
ngày 22/01/2022)

Property). Quan điểm của Hoa Kỳ thừa nhận “bản chất và mục đích của luật cạnh tranh và
luật sở hữu trí tuệ tương đồng nhau bởi cả hai đều hướng tới mục tiêu khuyến khích sự
sáng tạo, phát triển cơng nghiệp và cạnh tranh”10. Do đó, các điều khoản trong hợp đồng
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được xem xét một cách hợp lý và hài hòa trong mối
quan hệ giữa hai lĩnh vực đó.

Về thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ chuyển giao ngược trong
hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Tịa án Tối cao Hoa Kỳ đã thiết lập nguyên
tắc chung để xem xét hiệu lực của điều khoản chuyển giao ngược thông qua phán quyết
vụ việc Transwrap năm 194711. Công ty Transwrap sở hữu bằng sáng chế với hệ thống
máy sản xuất, bọc bao bì giấy kiếng cho kẹo, hạt và các sản phẩm tương tự khác. Về sau,
Transwrap đã đồng ý chuyển giao độc quyền trong khu vực Bắc Mỹ cho công ty Stokes &
Smith với điều kiện Stokes & Smith phải chuyển giao lại cho Transwrap tất cả cải tiến
cơng nghệ trong tương lai nếu có. Cơng ty Transwrap sau đó đã kiện bên nhận chuyển
giao ra tịa và yêu cầu bồi thường vì cho rằng Stokes & Smith đã vi phạm hợp đồng khi
không công khai và chuyển giao ngược các cải tiến đối với sáng chế cho Transwrap. Phía
bị đơn cho rằng điều khoản về nghĩa vụ chuyển giao ngược trên là vô hiệu và không thể
thực thi được12. Tòa án tối cao đã bác bỏ lập luận trước đó của thẩm phán Hand rằng điều
khoản chuyển giao ngược nêu trên là bất hợp pháp dựa trên nguyên tắc mặc nhiên vi
phạm (per se illegal) và không thể thực thi trên thực tế được13. Thẩm phán Hand đã so
sánh chuyển giao ngược cũng tương tự như thỏa thuận ràng buộc bán kèm trong hợp đồng
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ - là thỏa thuận vi phạm và bị cấm theo chính sách cơng
của Liên bang và Luật sáng chế vì nó mở rộng độc quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí
tuệ vượt quá phạm vi quyền được trao ban đầu. Tòa tối cao chỉ ra rằng cần phải xem xét
hiệu lực điều khoản chuyển giao ngược dựa trên việc cân nhắc giữa tác động hạn chế cạnh
tranh và thúc đẩy cạnh tranh của điều khoản đó, sử dụng nguyên tắc lập luận hợp lý (rule
of reason). Tịa án tối cao khơng đồng tình với quan điểm của thẩm phán Hand vì cho
rằng thỏa thuận ràng buộc bán kèm chỉ mặc nhiên vi phạm nếu nó mở rộng vị thế độc
quyền (bản chất là nhờ vào lợi thế từ những tài sản trí tuệ chưa được bảo hộ) và gây hạn

10 Department Of Justice, Antitrust And Intellectual Property, January 24, 2003 p2. Trích theo Bùi Thị Hằng Nga
(2017), Mối tương quan giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ trong q trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ
< (Truy cập ngày 23/01/2022)
11 Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637, <
> (Truy cập ngày 23/01/2022)

12 329 U. S. at 639
13 329 U. S. at 642-648

chế thương mại. Tịa giải thích, Liên bang khơng đề ra giới hạn về chuyển giao sáng chế
nên khơng có lý do để Tịa án khơng cho phép chủ sở hữu sáng chế được chuyển giao lại
với sáng chế sau khi được cải tiến14. Sáng chế gốc, cũng như những cải tiến được phát
triển từ sáng chế gốc, là độc quyền hợp pháp trong một thời hạn nhất định. Pháp luật cho
phép các chủ thể được sở hữu độc quyền hợp pháp thông qua hoạt động mua bán. Chuyển
giao ngược chỉ được coi là bất hợp pháp nếu chủ sở hữu sáng chế gốc sử dụng một sáng
chế được bảo hộ (độc quyền hợp pháp) nhằm đạt được một độc quyền hợp pháp khác (đối
với cải tiến mà mình khơng được bảo hộ), tức là việc chủ sở hữu ban đầu của sáng chế
lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của mình để được chuyển giao quyền đối với cải tiến mà
bên nhận chuyển giao có được15.

Phán quyết của Tòa án tối cao là công nhận thỏa thuận chuyển giao ngược của phía
ngun đơn và kết luận rằng cơng ty Transwrap khơng vi phạm luật cạnh tranh. Quan
điểm trên cũng được các Tòa án khác áp dụng trong các vụ việc sau: Kobe, Inc. v.
Dempsey Pump Co., United States v. General Electric Co.

Các quy tắc chung và hướng dẫn của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc
Transwrap sau đó đã được ghi nhận tại “Hướng dẫn áp dụng Luật chống độc quyền trong
việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”. Theo đó quy định Cơ quan có thẩm quyền phải
xem xét tính phù hợp của một điều khoản chuyển giao ngược theo nguyên tắc lập luận
hợp lý dựa trên các yếu tố sau:

(i) Cấu trúc tổng thể của hợp đồng (phạm vi của yêu cầu chuyển giao ngược)

(ii) Sức mạnh thị trường của bên chuyển giao trên thị trường công nghệ hoặc R&D
(nghiên cứu và phát triển).

(iii) Ảnh hưởng đến động lực cải tiến của bên được chuyển giao

(iv) Phạm vi thúc đẩy cạnh tranh của điều khoản: khuyến khích việc công khai, phổ
biến các cải tiến của bên nhận chuyển giao; tạo động lực cho bên chuyển giao công khai
công nghệ, hoặc thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường công nghệ hoặc R&D.

(v) Ảnh hưởng của điều khoản chuyển giao ngược với động lực cải tiến của bên
chuyển giao đối với sáng chế ban đầu.16

14 329 U. S. at 644
15 329 U. S. at 645
16 Para. 5.6, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property.

Tóm lại, Hoa Kỳ thừa nhận mối tương quan giữa hai hệ thống pháp luật cạnh tranh
và pháp luật sở hữu trí tuệ, Tòa án sẽ xem xét độc quyền từ việc thực thi quyền sở hữu trí
tuệ liệu có tạo ra tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh hay khơng. Tùy vào từng
trường hợp mà tính hợp pháp của điều khoản chuyển giao ngược sẽ được đánh giá linh
hoạt dựa trên nguyên tắc lập luận hợp lý.

3.2. Trung Quốc

Pháp luật Trung Quốc cũng thừa nhận quan điểm giống với Hoa Kỳ rằng luật sở
hữu trí tuệ và luật cạnh tranh có mối quan hệ hỗ trợ cho nhau.

Cụ thể, Luật Chống độc quyền (AML) năm 2008 khẳng định “Luật này cũng điều
chỉnh các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ mà xóa bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh trên
thị trường”17. Sau đó vào năm 2015, Cơ quan quản lý nhà nước về Công nghiệp và
Thương mại (SAIC) đã ban hành “Hướng dẫn về thi hành Luật Chống độc quyền chống
các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ”. Trong đó, Điều 10 nghiêm cấm điều khoản

chuyển giao ngược độc quyền của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường như là
điều kiện hạn chế thương mại không hợp lý mà có thể được xem là lạm dụng quyền sở
hữu trí tuệ. Do đó, nếu khơng có lý do chính đáng, các điều khoản chuyển giao ngược độc
quyền của các công ty có vị trí thống lĩnh thị trường sẽ mặc nhiên vi phạm. Theo đó, “lý
do chính đáng” sẽ được SAIC dựa trên nguyên tắc lập luận hợp lý sẽ đưa ra đánh giá điều
khoản chuyển giao ngược thúc đẩy hay hạn chế cạnh tranh18.

Năm 2020, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR) đã ban hành
văn bản sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn năm 2015 của SAIC. Đáng chú ý là văn bản mới này
bổ sung cả điều khoản chuyển giao ngược duy nhất (sole grant-back)19. SAMR đưa ra các
yếu tố để phân tích tác động đến cạnh tranh trên thị trường điều khoản chuyển giao ngược
duy nhất và điều khoản chuyển giao ngược độc quyền bao gồm:

(i) Các cân nhắc phù hợp, đáng kể của bên chuyển giao khi đưa ra thỏa thuận;

17 Điều 55 Luật Chống độc quyền năm 2008
< (Truy cập
ngày 23/01/2022)
18 Xiaoqiong Liu, A Long-Ov A Long-Overdue Reform: China due Reform: China’s Grant-Back Regime in ant-Back
Regime in Technology Transfer, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal [Vol.
XXVI:741], p. 756
19 Điều khoản này cho phép bên chuyển giao, bên được chuyển giao và bên thứ ba được chỉ định quyền thực hiện cải
tiến trong khi điều khoản chuyển giao ngược độc quyền trao quyền này cho bên chuyển giao và bên thứ ba khác.

(ii) Thỏa thuận các bên về chuyển giao ngược độc quyền hoặc duy nhất trong
chuyển giao chéo;

(iii) Chuyển giao ngược tạo ra hoặc củng cố khả năng kiểm soát thị trường của một
doanh nghiệp do lợi thế về cải tiến được chuyển giao;

(iv) Ảnh hưởng đến động lực cải tiến của người được chuyển giao.

Trước đây, thỏa thuận chuyển giao ngược được quy định trong Điều 17 AML về
hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Hướng dẫn năm 2020 quy định điều khoản
chuyển giao ngược vào phạm vi xem xét cả hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
thỏa thuận độc quyền. Điều này được cho là nhằm làm rõ các loại thỏa thuận độc quyền
theo chiều ngang được quy định tại Điều 13 AML và các thỏa thuận độc quyền theo chiều
dọc quy định tại Điều 14 của AML từ góc độ quyền sở hữu trí tuệ. Tức là ngay cả khi chủ
thể quyền sở hữu trí tuệ khơng nắm giữ vị trí thống lĩnh thị trường, vẫn cần phải xem xét
thận trọng các tác động của việc áp dụng các thỏa thuận liên quan đến cạnh tranh.20

Như vậy, cũng giống như hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng đánh giá
tính hợp pháp của yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu
trí tuệ trong mối tương quan với tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh. Mặc dù
chuyển giao ngược độc quyền được cho là có tác động hạn chế cạnh tranh hơn chuyển
giao ngược duy nhất nhưng điều khoản chuyển giao ngược độc quyền vẫn cần được xem
xét theo nguyên tắc lập luận hợp lý.

IV. MỘT SỐ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

Về nguyên tắc, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)21 cho
phép các bên đưa ra điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở
hữu trí tuệ, trừ trường hợp chuyển giao miễn phí như là nghĩa vụ mặc nhiên của bên nhận
chuyển giao hoặc “là căn cứ để ngăn cản bên nhận chuyển giao đăng ký bảo hộ đối với
các cải tiến đã được mình thực hiện trong thời hạn chuyển giao”.22

20 JACOB HARDING Counsel (2020), China’s Antitrust Guidelines on Intellectual Property Rights Refine Positions
and Reserve Flexibility for Enforcement < />guidelines-on-intellectual-property-rights-refine-positions-and-reserve-flexibility-for-enforcement.html> (Truy cập
ngày 23/01/2022)
21 Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

22 Bùi Thị Hằng Nga (2019), tlđd, [9]

Luật Cạnh tranh 2018 chưa đề cập đến tính hợp pháp của điều khoản chuyển giao
ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, u cầu này có thể
cấu thành hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 27 về “Áp đặt điều kiện cho doanh
nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc yêu cầu doanh
nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng
của hợp đồng”. Theo đó, việc bên chuyển giao đưa ra điều kiện chuyển giao ngược sẽ bị
cấm nếu bên chuyển giao có vị trí thống lĩnh thị trường và tác động là “dẫn đến hoặc có
khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ
doanh nghiệp khác”.

Như vậy, hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa điều chỉnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ
dưới góc độ luật cạnh tranh. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, mọi thỏa thuận chuyển giao ngược
có trả phí sẽ là hợp pháp mà khơng cần xem xét đến các yếu tố gây tác động hạn chế cạnh
tranh của nó. Điều này dễ dẫn đến hệ quả là chủ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ ban đầu
đương nhiên được có quyền đối với cải tiến đó ngay cả khi đối tượng sở hữu trí tuệ gốc đã
hết hiệu lực bảo hộ, tạo điều kiện gia tăng sức mạnh thị trường một cách bất hợp lý cho
bên chuyển giao. Ngược lại, làm giảm động lực đầu tư để đổi mới, cải tiến công nghệ,
phát minh của bên được chuyển giao. Bên cạnh đó, bản chất của việc cơng nhận, bảo hộ
đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là nhằm xác nhận độc quyền hợp pháp cho chủ sở hữu bởi
đó là thành quả lao động, sáng tạo và nghiên cứu của họ.23 Tuy vậy, quyền sở hữu, quyền
sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ lại được quy định là một trong những yếu tố xác
định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp theo Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018. Kết quả
là, yêu cầu chuyển giao ngược bị cấm do là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
mà sức mạnh thị trường lại được hình thành từ việc được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có
là hợp lý khi lợi thế cạnh tranh do sáng tạo lại trở thành nguyên nhân triệt tiêu quyền lợi
hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ ban đầu đối với những cải tiến? Điều này
một phần nào đó có thể ảnh hưởng đến quyết định cơng khai và chuyển giao quyền sở
hữu trí tuệ của chủ sở hữu, không gia tăng hiệu quả kinh tế và lợi ích chung.

Từ việc nghiên cứu quan điểm và pháp luật của Hoa Kỳ và Trung Quốc, tác giả
cho rằng, đối với hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nói chung và thỏa thuận về
chuyển giao ngược nói riêng, Việt Nam cần xử lý hài hóa mối quan hệ giữa luật sở hữu trí
tuệ và luật cạnh tranh để tiến tới mục tiêu bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh và
khuyến khích các chủ thể phát triển các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Nên xem xét áp

23 Richard L. Schmalbeck, tlđd, [3] p.740.

dụng các nguyên tắc cơ bản sau: coi quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản, tự thân quyền
sở hữu trí tuệ khơng tạo ra sức mạnh thị trường, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ khơng
gây hạn chế cạnh tranh trong tất cả trường hợp. Việc kết luận hành vi thực thi quyền sở
hữu trí tuệ có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không, cụ thể là điều khoản chuyển giao
ngược có bất hợp pháp hay không cần dựa trên nguyên tắc lập luận hợp lý. Ủy ban Cạnh
tranh Quốc gia có thể đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh
theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 35/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Cạnh
tranh. Ngồi ra, có thể cân nhắc các yếu tố riêng biệt sau để xác định tác động của chuyển
giao ngược đối với môi trường cạnh tranh:

Một là, cải tiến có mối quan hệ liên quan trực tiếp, khơng thể tách rời với quyền sở
hữu trí tuệ được chuyển giao hay không.

Hai là, sức mạnh thị trường bên yêu cầu chuyển giao ngược. Thị trường liên quan
là yếu tố có tính chất quyết định trong việc xác định sức mạnh thị trường. Pháp luật Việt
Nam hiện nay phân chia thị trường liên quan thành hai loại là thị trường sản phẩm liên
quan và thị trường địa lý liên quan. Việt Nam cũng có thể cân nhắc về việc ghi nhận khái
niệm “thị trường công nghệ liên quan” trong áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt
động chuyển giao công nghệ. “Thị trường công nghệ liên quan được hiểu là thị trường
bao gồm các công nghệ mà bên chuyển giao cho rằng có thể hốn đổi hoặc thay thế cho
công nghệ được chuyển giao trên cơ sở các đặc điểm của cơng nghệ, phí chuyển giao và

mục đích sử dụng”24. Vì đối tượng của các hợp đồng chuyển giao là cơng nghệ và từ cơng
nghệ đó sản xuất các sản phẩm, vậy nên việc căn cứ vào thị trường cơng nghệ liên quan
có thể giúp đánh giá tồn diện hơn tác động hạn chế cạnh tranh.

Ba là, “yêu cầu chuyển giao ngược đã ngăn cản bên nhận chuyển giao quyền sử
dụng, hưởng lợi từ các cải tiến của mình (trực tiếp sử dụng hoặc chuyển giao cho người
thứ 3)”25.

Bốn là, mức phí chuyển giao ngược (nếu có) là phù hợp, tương xứng.

Bốn là, hiệu quả thúc đẩy cạnh tranh của chuyển giao ngược.

V. KẾT LUẬN

24 Cù Hồng Anh (2013), Luận văn So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan
đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu và Việt Nam, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 43
25 Bùi Thị Hằng Nga (2019), tlđd, [9]

Trong thời đại hiện nay, các quốc gia cần phải đảm bảo khuyến khích được việc
phát triển tài sản trí tuệ, đồng thời năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng phúc lợi xã hội. Trên thế giới, các quốc gia đã sớm
thảo luận và điều chỉnh các hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong mối tương
quan với pháp luật cạnh tranh để tránh tình trạng lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của các
chủ thể và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. Cụ thể, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã
có những nỗ lực nhất định trong việc đưa ra các nguyên tắc và hướng dẫn về xem xét tính
hợp pháp của các điều khoản trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là
điều khoản chuyển giao ngược. Trên cơ sở kinh nghiệm từ các nước, Việt Nam cũng nên
học hỏi và nghiên cứu sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật cạnh tranh đối với điều
khoản chuyển giao ngược. Cần lưu ý rằng, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về vấn
đề này cần phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ của Việt

Nam, không nên ngăn cấm cứng nhắc hoặc cho phép mọi yêu cầu chuyển giao ngược của
bên chuyển giao mà cần xác định và kết luận dựa trên các yếu tố theo nguyên tắc lập luận
hợp lý trong từng trường hợp cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

2. Luật Cạnh tranh năm 2018

3. Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

4. Black’s Law Dictionary

5. Jay Pil Choi (2002), A dynamic analysis of licensing: The ‘‘boomerang’’ effect
and grant-back clauses, International Economic Review Vol. 43, No. 3.

6. OECD (2019), Licensing of IP Rights and Competition Law, p. 22 <
>

7. Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637, <
>

8. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property

9. Luật Chống độc quyền năm 2008
< />201303/20130300045909.shtml>

10. JACOB HARDING Counsel (2020), China’s Antitrust Guidelines on

Intellectual Property Rights Refine Positions and Reserve Flexibility for Enforcement
< />intellectual-property-rights-refine-positions-and-reserve-flexibility-for-enforcement.html>

11. Xiaoqiong Liu, A Long-Ov A Long-Overdue Reform: China due Reform:
China’s Grant-Back Regime in ant-Back Regime in Technology Transfer, Fordham
Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal [Vol. XXVI:741]

12. Cù Hồng Anh (2013), Luận văn So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh
tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu và
Việt Nam, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội