hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động “thuê” quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua các giao
dịch pháp lý giữa chủ sở hữu quyền độc quyền và pháp nhân hoặc thể nhân nhận
các quyền đó. Những mối quan hệ pháp luật đó về cơ bản mang bản chất hợp
đồng, nghĩa là bên chuyển giao công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận chuyển
giao đồng ý tiếp nhận các quyền. Trong khuôn khổ bài tập lớn học kì của mình, em
xin phân tích một tình huống để có được cái nhìn sâu sắc hơn về hợp đồng sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:
Đề 12: Công ty A và Công ty B đang trong quá trình đàm phán hợp đồng
chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X mà công ty A là chủ sở hữu nhưng hai bên
gặp vướng mắc về vấn đề xác định loại hợp đồng : (i) hợp đồng chuyển giao độc
quyền, (ii) hợp đồng chuyển giao không độc quyền. Với tư cách là luật sư của Công
ty A, anh/ chị hãy tư vấn cho Công ty A về vấn đề này.
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU
CÔNG NGHIỆP
1. Khái niệm hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận của các
bên, theo đó, bên chuyển quyền cho phép là tổ chức, cá nhân khác ( bên được
chuyển quyền) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà
các bên đã thỏa thuận và hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí tại cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn
bộ quyền sự dụng nhãn hiệu hàng hóa cho cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác.
Việc chuyển giao phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản gọi là hợp
đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ( Hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng nhãn hiệu hàng hóa – Hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa).
1
2. Nội dung của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:
Điều 144 về Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp -
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2009) có qui định:

1. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ
yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
c) Dạng hợp đồng;
d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
đ) Thời hạn hợp đồng;
e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;
g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
2. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều
khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các
điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:
a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ
nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên
chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển
quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công
nghiệp đối với các cải tiến đó;
b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng
hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng
sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển
quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập
khẩu hàng hoá đó;
2
c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định
các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên
thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất
lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;
d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công
nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
3. Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2

Điều này mặc nhiên bị vô hiệu.”
Theo đó thì một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công
nghiệp phải gồm những yếu tố sau:
- Đối tượng của hợp đồng :
Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền sử dụng
đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm : sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn
hiệu (trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải
là thành viên của tổ chức tập thể đó), thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh
doanh.
Các bên có thể thỏa thuận về phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp được
chuyển giao : Bên được chuyển quyền được sử dụng một phần hay toàn bộ khối
lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ. Đối với hợp đồng sử dụng nhãn
hiệu, các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được sử dụng nhãn hiệu
cho toàn bộ hoặc chỉ một số hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo...
Các bên có thể thỏa thuận về giới hạn hành vi sử dụng mà bên được chuyển
quyền được phép thực hiện : được thực hiện một số hành vi sử dụng độc quyền của
bên giao hay được thực hiện tất cả các hành vi sử dụng...
- Căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp :
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý
nếu bên chuyển quyền có tư cách chuyển quyền sử dụng. Nếu bên chuyển quyền là
chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo
3
hộ thuộc quyền sở hữu của bên chuyển quyền ( tên văn bằng bảo hộ ; số văn bằng ;
ngày cấp ; thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ).
- Phạm vi chuyển quyền sử dụng :
Điều khoản về phạm vi chuyển giao chỉ rõ : điều kiện giới hạn quyền sử dụng của
bên được chuyển quyền ( dạng sử dụng độc quyền hay không độc quyền) ; Phạm
vi đối tượng mà bên được chuyển quyền được sử dụng (toàn bộ hay một phần khối
lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ) ; Giới hạn hành vi sử dụng của
bên được chuyển quyền (được thực hiện toàn bộ hay một số hành vi sử dụng).

- Giới hạn lãnh thổ :
Điều khoản về giới hạn lãnh thổ xác định phạm vi về mặt không gian trong đó bên
được chuyển quyền được phép tiến hành việc sử dụng đối tượng sở hữu công
nghiệp. Các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp trong một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc
giới hạn trong một không gian nhất định.
- Thời hạn hợp đồng :
Điều khoản về thời hạn hợp đồng xác định khoảng thời gian mà bên được chuyển
quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hợp đồng. Thời hạn
hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
- Giá chuyển giao quyền sử dụng và phương thức thanh toán :
Thông thường, để có được quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên được
chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một khoản phí chuyển quyền. Phí
chuyển quyền sử dụng do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh
tế mà bên được chuyển quyền có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp, tuy nhiên phải tuân thủ theo khung giá mà pháp luật quy định về giá
chuyển giao công nghệ. Nếu các bên thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng miễn
phí, hợp đồng phải ghi rõ bên được chuyển giao không phải trả phí.
Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận. Các bên có thể thỏa thuận về thời
hạn, phương tiện và cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thể thanh
4
toán một lần, toàn bộ hoặc nhiều lần theo định kỳ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của
các bên trong hợp đồng.
- Sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng :
Các bên có thể thỏa thuận về điều kiện để sửa đổi hợp đồng Việc sửa đổi hợp đồng
phải tuân theo các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung. Hợp đồng sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị đình chỉ hoặc xảy ra
sự kiện bất khả kháng làm cho hợp đồng không thể thực hiện được. Hợp đồng sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị vô hiệu nếu quyền sở hữu công
nghiệp của bên chuyển quyền bị hủy bỏ.

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng :
 Luật áp dụng :
Tranh chấp hợp đồng li xăng hay hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể
xuất hiện dưới hai dạng sau :
+ tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp hay về bí quyets giữa một bên
thứ ba và các bên trong hợp đồng và
+ tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng với nhau do một bên vi phạm hợp
đồng.
Nếu như là tranh chấp giữa một bên thứ ba và các bên trong hợp đồng,
thông thường, luật áp dụng để giải quyết tranh chấp là luật của nơi cư trú của bị
đơn, hay luật của nơi cấp văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN. Nếu như tranh chấp
giữa các bên trong hợp đồng, thì luật giải quyết tranh chấp sẽ theo qui định của
BLDS. Điều 827 BLDS cho phép các bên áp dụng luật xử lí tranh chấp theo thỏa
thuận, miễn không trái với các nguyên tắc pháp luật CHXHCN Việt nam
 Cơ quan xử lí tranh chấp :
Thông thường mội tranh chấp trước khi đưa ra cơ quan xử lí tranh chấp, cần
phải được tiến hành hòa giải. Một trong các hình thức hòa giải là cho phép bên vi
phạm hợp đồng có thời gian để hạn chế thiệt hại gây ra cho bên không vi phạm,
5