Thảo Luận Sở Hữu Trí Tuệ Lần 5: CÁC ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

BUỔI THẢO LUẬN THỨ NĂM:
CÁC ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC
---------------------------A. Phần Câu hỏi sinh viên tự làm và CÓ thảo luận trên lớp với Giảng viên:
BÀI TẬP 1: Đọc, nghiên cứu Bản án số 72/2008/KDTM-PT ngày 23/5/2008 của Tòa
Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Tp. HCM (Bản án số 24 - Sách tình huống
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam) và trả lời các câu hỏi sau:
a) Tóm tắt nội dung chính của vụ việc.
Công ty Hưng Thịnh (nguyên đơn) và cơ sở Hưng Thịnh (bị đơn) tranh chấp về tên thương
mại có chứa thành phần phân biệt “HƯNG THỊNH” trùng với nhãn hiệu hàng hóa “HƯNG
THỊNH” đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Công ty Hưng Thịnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng kí nhãn hiệu hàng hoá đối
với nhãn hiệu “HƯNG THỊNH” và sửa đổi lại sau đó để phù hợp với tên, địa chỉ của doanh
nghiệp khi nguyên đơn đăng kí kinh doanh lại. Thành phần “HƯNG THỊNH” vừa là nhãn
hiệu hàng hóa vừa là tên gọi riêng Công ty Hưng Thịnh.
Cơ sở Hưng Thịnh do ông Thiện làm chủ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
sau khi nhãn hiệu hàng hóa “HƯNG THỊNH” và Công ty Hưng Thịnh được thành lập. Khi
tham gia thị trường, các bên đều xưng danh trong cùng lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
Toà án kết luận việc sử dụng tên thương mại Cơ sở Hưng Thịnh của ông Thiện là không
đảm bảo điều kiện bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ cho công ty Hưng Thịnh. Do đó, Tòa án
chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cấm ông Thiện, chủ cơ sở Hưng Thịnh sử
dụng tên thương mại có chứa thành phần tên gọi riêng “HƯNG THỊNH” để xưng danh trong
hoạt động kinh doanh và ông Thiện phải có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh lại với tên gọi
khác.
b) Quyền đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở nào? Trong bản án, chủ thể
nào có quyền sở hữu hợp pháp chỉ dẫn thương mại “Hưng Thịnh”?
Căn cứ vào quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ về Căn cứ phát sinh,
xác lập quyền sở hữu trí tuệ:
“b) Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng
hợp pháp tên thương mại đó”.
1

Trong bản án, Công ty Hưng Thịnh có quyền sở hữu hợp pháp đối với chỉ dẫn thương mại
“Hưng Thịnh”.
Nhãn hiệu hàng hóa Hưng Thịnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng kí nhãn hiệu
hàng hoá đối với nhãn hiệu “HƯNG THỊNH” ngày 22/01/2001 và sửa đổi lại sau đó để phù
hợp với tên, địa chỉ của doanh nghiệp khi nguyên đơn đăng kí kinh doanh lại (21/9/2001).
Tên Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nước mắm Hưng Thịnh cũng là tên thương mại
được xác lập hợp pháp từ trước trong đó thành phần HƯNG THỊNH vừa là nhãn hiệu hàng
hóa vừa là tên gọi riêng của Công ty Hưng Thịnh. Do đó, Công ty Hưng Thịnh là chủ thể sử
dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại “Hưng Thịnh”.
c) Việc sử dụng tên thương mại “cơ sở Hưng Thịnh” của bị đơn có đáp ứng điều kiện
bảo hộ tên thương mại không? Vì sao?
Căn cứ quy định Điều 78, Luật Sở hữu trí tuệ về Khả năng phân biệt của tên thương mại,
xét các điều kiện sau về khả năng phân biệt:
- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng: Tên

thương mại của Cơ sở Hưng Thịnh có thành phần tên riêng là “HƯNG THỊNH” và Cơ sở
Hưng Thịnh không thuộc trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.
- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã
sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Cơ sở Hưng Thịnh do ông Thiện làm chủ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
vào ngày 20/3/2006, tức là sau khi Công ty Hưng Thịnh được thành lập. Khi tham gia thị
trường các bên đều xưng danh trong cùng lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. Do đó, tên thương
mại Hưng Thịnh của Cơ sở Hưng Thịnh đã trùng với tên thương mại mà người khác đã sử
dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc
với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.
Cơ sở Hưng Thịnh tham gia thị trường với xưng danh trong cùng lĩnh vực và địa bàn kinh
doanh với Công ty Hưng Thịnh. Mặt khác, nhãn hiệu hàng hoá “HƯNG THỊNH” của Công
ty Hưng Thịnh đã được cấp Giấy đăng kí nhãn hiệu hàng hoá trước khi Cơ sở Hưng Thịnh

thành lập. Do đó, tên thương mại của Cơ sở Hưng Thịnh đã trùng với nhãn hiệu của Công ty
Hưng Thịnh được bảo hộ trước ngày tên thương mại của Cơ sở Hưng Thịnh được sử dụng.
2


Từ những phân tích trên, ta thấy, tên thương mại của Cơ sở Hưng Thịnh không đáp ứng
điều kiện về khả năng phân biệt. Vì vậy, theo quy định tại Điều 76, Luật Sở hữu trí tuệ về
Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ thì việc sử dụng tên thương mại “cơ sở
Hưng Thịnh” của bị đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ tên thương mại.
d) Phân tích các yếu tố tạo thành hành vi xâm phạm tên thương mại. Trong vụ việc
này, hành vi của bị đơn có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn không?
* Các yếu tố tạo thành hành vi xâm phạm tên thương mại:
Theo khoản 2, Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ thì mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại
trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại
sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh
doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm
phạm quyền đối với tên thương mại.
Từ đó, các yếu tố tạo thành hành vi xâm phạm tên thương mại:
- Có hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của
người khác đã được sử dụng trước.
Để xem xét một hành vi có xâm phạm tên thương mại hay không, ta cần xác định dấu hiệu
bị nghi ngờ (trong hành vi đó) có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại hay
không, bằng cách so sánh dấu hiệu đó với tên thương mại được bảo hộ và so sánh sản phẩm,
dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.
Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được
bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với
tên thương mại về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái; một dấu
hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo hộ nếu tương tự về cấu tạo, cách phát
âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, cơ
sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại được bảo hộ;

- Việc sử dụng này phải cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ
tương tự.
Sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là trùng hoặc tương tự với sản
phẩm, dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản
chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ.
3


- Gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên
thương mại đó.
Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại là phạm vi bảo hộ tên
thương mại được xác định trên cơ sở các chứng cứ thể hiện việc sử dụng tên thương mại đó
một cách hợp pháp, trong đó xác định cụ thể về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt
động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại. Do đó, việc kinh doanh của
chủ thể có hành vi xâm phạm sẽ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt
động kinh doanh đối với chủ thể kinh doanh có tên thương mại được bảo hộ.
* Phân tích hành vi trong vụ việc:
Trong vụ việc này, hành vi của bị đơn có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn.
Xét các yếu tố tạo thành hành vi xâm phạm:
- Có hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của
người khác đã được sử dụng trước.
Nhãn hiệu hàng hóa Hưng Thịnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng kí nhãn hiệu
hàng hoá đối với nhãn hiệu “HƯNG THỊNH” ngày 22/01/2001 và sửa đổi lại sau đó để phù
hợp với tên, địa chỉ của doanh nghiệp khi nguyên đơn đăng kí kinh doanh lại (21/9/2001).
Đồng thời, tên Công ty TNHH sản xuất nước mắm Hưng Thịnh cũng là tên thương mại được
xác lập hợp pháp từ trước, do đó “HƯNG THỊNH” vừa là tên thương mại, vừa là tên riêng
của công ty.
Cơ sở Hưng Thịnh do ông Thiện làm chủ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
vào ngày 20/3/2006, tức là sau khi Công ty Hưng Thịnh được thành lập.
Do vậy, Cơ sở Hưng Thịnh đã có hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại với tên thương mại

của Công ty Hưng Thịnh đã được sử dụng trước.
- Việc sử dụng này phải cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ
tương tự.
Cơ sở Hưng Thịnh và Công ty Hưng Thịnh khi tham gia thị trường đều hoạt động kinh
doanh trong lĩnh vực nước nắm và địa bàn kinh doanh. Do đó, tên thương mại Hưng Thịnh
của Cơ sở Hưng Thịnh đã trùng với tên thương mại mà Công ty Hưng Thịnh đã sử dụng
trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

4


- Gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên
thương mại đó.
Cơ sở Hưng Thịnh và Công ty Hưng Thịnh đều dùng tên thương mại có thành phần
“Hưng Thịnh” và kinh doanh trong cùng lĩnh vực nước mắm, có cùng địa bàn kinh doanh.
Do vậy, việc Cơ sở Hưng Thịnh có tên thương mại như vậy sẽ gây nhầm lẫn về chủ thể và
hoạt động kinh doanh với Công ty Hưng Thịnh.
Do vậy, hành vi của bị đơn có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn.
e) Trong bản án, biện pháp chế tài nào đã được Tòa án áp dụng để xử lý hành vi xâm
phạm?
Trong bản án, biện pháp chế tài dân sự đã được Tòa án áp dụng để xử lý hành vi xâm
phạm. Cụ thể là các biện pháp:
- Cấm ông Thiện, chủ cơ sở Hưng Thịnh sử dụng tên thương mại có chứa thành phần gọi
riêng “HƯNG THỊNH” để xưng danh trong hoạt động. Đây là biện pháp buộc chấm dứt
hành vi xâm phạm (theo Khoản 1, Điều 202, Luật Sở hữu trí tuệ).
- Ông Thiện có nghĩa vụ đăng kí kinh doanh lại với tên khác không trùng hoặc gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu “HƯNG THỊNH” và tên thương mại của Công ty TNHH Hưng Thịnh đã
được xác lập trước. Đây là biện pháp buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự (theo Khoản 3, Điều
202, Luật Sở hữu trí tuệ).
BÀI TẬP 2: Nghiên cứu tình huống và trả lời câu hỏi:

a) Nêu căn cứ xác lập quyền đối với bí mật kinh doanh. Trong trường hợp nào những
thông tin trong e-mail mà bà P đã gửi được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh theo
Luật Sở hữu trí tuệ?
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ về Căn cứ phát sinh, xác
lập quyền sở hữu trí tuệ:
“c) Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được
một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;”
Những thông tin trong e-mail mà bà P đã gửi được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh
theo Luật Sở hữu trí tuệ trong trường hợp đáp ứng các điều kiện tại Điều 84, Luật Sở hữu trí
tuệ và không thuộc các trường hợp tại Điều 85, Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
5


- Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được.
- Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế
so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó.
- Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị
bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
- Không phải là bí mật về nhân thân, bí mật về quản lý nhà nước, bí mật về quốc phòng, an
ninh hay thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.
b) Giả sử những thông tin trên đáp ứng điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh, hành vi
của bà P trong tình huống trên có xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty không?
Giả sử những thông tin trên đáp ứng điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh, hành vi của bà P
trong tình huống trên đã xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty.
Căn cứ vào Điều 5, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP về Xác định hành vi xâm phạm, xét các
điều kiện:
- Thứ nhất, đối tượng bị xem xét (bí mật kinh doanh của Công ty M) thuộc phạm vi các đối
tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp
đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh

doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Công ty M là chủ thể có được một
cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Do vậy, bí
mật kinh doanh của Công ty M – đối tượng đang bị xem xét trong tình huống này là thuộc
đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
- Thứ hai, có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.
Bà P là nhân viên làm việc tại Công ty M. Trước đây, bà P đã gửi e-mail cho bà L (chị của
bà P) với nội dung “…Chị ơi, đây là danh mục hàng áo khoác và quần của Công ty M…
kèm theo danh mục”. Trường hợp này, bà P đã có hành vi bộc lộ thông tin thuộc bí mật kinh
doanh mà không được phép của Công ty M nên theo Điểm b, Khoản 1, Điều 127, Luật Sở
hữu trí tuệ, bà P đã có hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh. Do vậy, trường
hợp này có yếu tố xâm phạm.

6


- Thứ ba, người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể có quyền đối với bí
mật kinh doanh và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho
phép theo quy định tại Khoản 2, Điều 125, Luật Sở hữu trí tuệ.
Trong trường hợp này, theo quy định tại Khoản 3, Điều 121, Luật Sở hữu trí tuệ, Công ty
Thuận Lê là tổ chức có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo
mật bí mật kinh doanh đó. Do vậy, bà P không là chủ thể có quyền đối với bí mật kinh doanh
trên, cũng không là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy
định tại Khoản 3, Điều 125, Luật Sở hữu trí tuệ.
- Thứ tư, hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam: Hành vi bộc lộ bí mật kinh doanh của
Công ty M của bà P xảy ra tại Việt Nam.
Từ các phân tích trên, có thể thấy rằng, hành vi của bà P đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
của Công ty M.
BÀI TẬP 3: Nghiên cứu tình huống và trả lời câu hỏi:
a) Hành vi của công ty H có xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của công
ty T không? Nêu cơ sở pháp lý.

Hành vi của công ty H có xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của công ty T.
Tháng 5/2009, Công ty T ký “Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Kiểu dáng công nghiệp số
1780” cho Công ty H. Tuy nhiên, sau khi đã hết thời hạn hợp đồng, công ty H vẫn tiếp tục
sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên. Như vậy, giữa Công ty H và Công ty T có hợp đồng
chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp và khi hết thời hạn hợp đồng thì Công ty H
không còn quyền sử dụng đối với kiểu dáng công nghiệp mà Công ty T đã đăng kí bảo hộ.
Công ty T đã yêu cầu Công ty H chấm dứt hoạt động mua bán sản phẩm mang kiểu dáng
công nghiệp thuộc sở hữu của công ty T. Công ty H không đồng ý và lập luận rằng lượng
hàng mà công ty này sản xuất có sử dụng kiểu dáng công nghiệp không tiêu thụ hết trong
thời gian hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng với Công ty T còn hiệu lực, do đó, hiện nay
công ty vẫn tiếp tục bán trên thị trường. Lập luận này của Công ty H là không có cơ sở. Bởi
bản chất của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp này là chỉ cấp cho Công ty T và chỉ có
Công ty T mới có quyền đối với kiểu dáng công nghiệp này. Do vậy, việc Công ty H sản
xuất có sử dụng kiểu dáng công nghiệp dù là sản phẩm không tiêu thụ hết trong thời gian
7


hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng với Công ty T còn hiệu lực trong khi đã hết thời hạn
hợp đồng là đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty T.
Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 126, Luật Sở hữu trí tuệ về Hành vi xâm phạm quyền
đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, hành vi của Công ty H là hành vi sử
dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà
không được phép của chủ sở hữu (Công ty T). Vì vậy, hành vi của công ty H có xâm phạm
quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của công ty T.
b) Tại Toà án, công ty T yêu cầu công ty H phải bồi thường 50.000.000 triệu là khoản
lợi nhuận mà công ty H đã bán các sản phẩm sau khi hợp đồng hết hiệu lực. Hãy nhận
xét về yêu cầu này của công ty T.
Công ty H có hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của công ty T. Công
ty H đã có khoản lợi nhuận là 50.000.000 đồng khi bán các sản phẩm sau khi hợp đồng hết
hiệu lực có sử dụng kiểu dáng công nghiệp của Công ty T. Đây là khoản lợi nhuận mà Công

ty H đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (theo Điểm a, Khoản
1, Điều 205, Luật Sở hữu trí tuệ). Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 204, Luật Sở hữu trí tuệ,
đây là thiệt hại về vật chất được bồi thường. Vì thế, yêu cầu bồi thường của Công ty T có thể
được Toà án chấp nhận nếu chứng minh được thiệt hại (theo Khoản 4, Điều 202, Luật Sở
hữu trí tuệ).
B. Phần Câu hỏi sinh viên tự làm và KHÔNG thảo luận trên lớp với Giảng viên:
Đọc, nghiên cứu Bản án số 30 và 31 “Tên miền và mối liên hệ với quyền sở hữu trí tuệ”
(gồm cả phần tình huống và bình luận) trong Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt
Nam và trả lời các câu hỏi sau đây:
1) Tên miền là gì? Tên miền có là một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không?
Nhìn chung, có thể hiểu tên miền là tên gọi của một chủ thể khi truy cập các trang web của
chủ thể đó trên mạng1.
Tên miền được đề cập trong Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Công nghệ thông tin và được định
nghĩa tại Thông tư 10/2008/TT-BTTT “là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ
Internet”. Tranh chấp tên miền thường gắn lền với một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ,
1

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB. Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2006, tr.115.

8


bởi vì hành vi sử dụng tên miền là một trong những hành vi cạnh tranh (lành mạnh hoặc
không lành mạnh) liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu
trí tuệ2.
Căn cứ quy định tại Điều 3, Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, tên miền không thuộc một trong
các trường hợp được quy định là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Do vậy, tên miền không là
một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.
2) Hiện nay, việc khai thác, sử dụng tên miền được điều chỉnh bởi những văn bản nào?
Hiện nay, việc khai thác, sử dụng tên miền được điều chỉnh bởi các văn bản:

- Luật Công nghệ thông tin 2006 (Khoản 1 và 3, Điều 12; Khoản 2, Điều 23; Điều 68;
Điều 76).
- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. và thông
tin điện tử trên Internet (Khoản 6, Điều 4 và Điều 17),
- Thông tư 10/2008/TT-BTTT Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt
Nam “.vn”.
- Thông tư số 189/2010/TT-BTC Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế
độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt
Nam.
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin
trên mạng (Khoản 8, Điều 3; Điều 12 đến Điều 16; Điều 19).
- Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
- Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền
Internet được cấp không thông qua đấu giá.
3) Trong hai vụ việc trên, Tòa án đã dựa trên cơ sở pháp lý nào để thu hồi các tên miền
đã được đăng ký?
Trong Bản án số 30 (Bản án số 52/2011/KDTM-PT), Toà án đã dựa trên quy định của Luật
Sở hữu trí tuệ (Điều 76), Nghị định 97/2008/NĐ-CP (Khoản 5, Điều 17) và Thông tư số
10/2008/TT-BTTTT (Điều 4, phần II; phần III; phần IV) để thu hồi các tên miền đã được
đăng kí.

2

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ, NXB. Hồng Đức, 2017, tr.532.

9


Trong Bản án số 31 (Bản án số 05/2014/KDTM-ST), Toà án đã dựa trên quy định của Luật
Sở hữu trí tuệ (Điểm d, Khoản 1, Điều 130), Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT (Mục IV) để

thu hồi các tên miền đã được đăng kí.
4) Pháp luật các quốc gia khác quy định như thế nào về trường hợp tên miền trùng hay
tương tự với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ?
- Pháp luật Pháp3:
Căn cứ vào Khoản 2, Điều L.45-2, Bộ luật Bưu chính và Viễn Thông Pháp năm 1952
(Code des postes et des communications électroniques 1952):
“Tuân thủ các nguyên tắc nêu tại Điều L. 45-1, việc đăng ký hoặc gia hạn tên miền có thể
bị từ chối hoặc tên miền bị xóa:
“2 ° Dễ bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc riêng tư, trừ khi người nộp đơn biện minh
cho rằng đó là quyền lợi hợp pháp và hành động không nhằm mục đích xấu;
Việc từ chối đăng ký hoặc gia hạn hoặc xóa tên miền chỉ thực hiện nếu một trong những lý
do được đề cập như trên, chỉ sau khi Cơ quan Đăng ký đưa việc nộp đơn vào vị trí để xem
xét và, nếu cần thiết, để thường xuyên theo dõi tình hình của tên miền đó”.
Theo quy định của pháp luật Pháp, nếu một người đăng kí có tên miền trùng hoặc tương tự
đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đã đăng kí thì cơ quan có thẩm quyền phải từ chối đăng
kí hoặc gia hạn đăng kí hoặc xoá tên miền đó nếu nó xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ
hoặc riêng tư của người khác. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là nếu người nộp đơn chứng minh
được cho rằng đó là quyền lợi hợp pháp và hành động không nhằm mục đích xấu.
- Pháp luật Hoa Kỳ:
Căn cứ vào Mục (ii) (d) (1) (A), Điều 11254, Chương 22: Nhãn hiệu (Trademarks), Bộ luật
Kinh tế và Thương mại Hoa Kỳ 1946 (U.S. Code: Title 15 - COMMERCE AND TRADE)
được sửa đổi, bổ sung bằng Đạo luật chống việc đăng ký tên miền (Anticybersquatting
Consumer Protection Act - ACPA) năm 19995:
“(d) (1) (A) Một người sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự với chủ sở hữu nhãn hiệu, bao
gồm tên cá nhân nổi tiếng được bảo vệ theo phần này, nếu không liên quan đến hàng hóa
hoặc dịch vụ của các bên, khi người đó:
3

< />idArticle=LEGIARTI000023754426&cidTexte=LEGITEXT000006070987> truy cập ngày 08/09/2018
4

< truy cập ngày 10/09/2018
5
< truy cập ngày 10/09/2018

10


(ii) Đăng ký, giao dịch hoặc sử dụng tên miền:
(I) Trong trường hợp đã có một nhãn hiệu khác tại thời điểm đăng ký tên miền, trùng
hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó;
(II) Trong trường hợp của một nhãn hiệu nổi tiếng mà nổi tiếng tại thời điểm đăng ký tên
miền, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó; hoặc là
(III) Nhãn hiệu, từ ngữ hoặc tên được bảo vệ theo Mục 706, Phần 18, Bộ luật Hoa Kỳ
hoặc Mục 220506, Phần 36, Bộ luật Hoa Kỳ”.
Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, nếu một người đăng kí nhãn hiệu có tên miền trùng
hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng kí tên miền thì phải chịu
trách nhiệm dân sự với chủ sở hữu nhãn hiệu đó.
- Pháp puật Anh:
Anh chưa có quy định cụ thể về tên miền mà quy định nó thông qua việc quy định đối với
nhãn hiệu.
Căn cứ vào Khoản (1) và (2), Điều 10, Đạo luật Thương mại Anh 1994 (Trade Marks Act
1994) về Vi phạm nhãn hiệu đã đăng kí6:
“(1) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu người đó sử dụng một dấu hiệu trùng
với nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt với nhãn hiệu đã đăng ký.
(2) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu anh ta sử dụng một dấu hiệu, khi:
(a) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu và được sử dụng có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch
vụ tương tự như nhãn hiệu được đăng ký trước đó, hoặc
(b) Dấu hiệu tương tự như nhãn hiệu và được sử dụng có liên quan đến hàng hóa hoặc
dịch vụ trùng hoặc tương tự như nhãn hiệu được đăng ký”.
Giống với nhãn hiệu đã đăng ký nghĩa là để đăng ký được, tên miền được đề cập phải

trùng với nhãn hiệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc là
như nhau không nhất thiết có nghĩa là hoàn toàn giống nhau.
Áp dụng quy định này cho tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu thì để xác định có vi
phạm liên quan đến tên miền thì phải xem xét7:
+ Tên miền trùng hay tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký.
6

< truy cập ngày 10/09/2018
The legal nature of domain names, < truy cập ngày 10/09/2018
7

11


+ Tên miền phải được sử dụng trong quá trình thương mại.
+ Xem xét liệu hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp dưới tên miền có trùng hay tương
tự những cam kết được quy định trong đăng ký nhãn hiệu hay không. Nếu không, sẽ không
có vi phạm. Nếu sự có giống nhau, thì kiểm tra xem có sự nhầm lẫn hay không.
- Pháp luật Nga:
Căn cứ quy định Khoản 1, Khoản 2.5, và Khoản 3, Điều 1484, Bộ luật Dân sự Liên Bang
Nga về Quyền độc quyền đối với nhãn hiệu8:
“1. Người có nhãn hiệu đã được đăng ký (chủ quyền) có độc quyền sử dụng nhãn hiệu theo
Điều 1229 của Bộ luật hiện hành dưới bất kỳ hình thức nào và không mâu thuẫn với pháp
luật (độc quyền đối với nhãn hiệu), bao gồm các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều
này. Chủ sở hữu có quyền quyết định độc quyền nhãn hiệu.
2. Quyền độc quyền đối với nhãn hiệu có thể được thiết lập đối với hàng hóa, công trình
hoặc dịch vụ đã đăng ký nhãn hiệu, bằng cách đặt nhãn hiệu:
5) trên Internet, bao gồm tên miền hoặc trong các địa chỉ theo cách thức khác.
3. Không chủ thể nào có quyền nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu trong việc sử
dụng nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu hàng hóa mà chủ thể khác đã đăng ký nhãn hiệu

hoặc hàng hóa tương tự nếu việc sử dụng đó gây nhầm lẫn”.
Theo quy định trên, Bộ luật Dân sự Nga đã bảo hộ tên miền thông qua việc bảo hộ Nhãn
hiệu. Bộ luật cũng thừa nhận quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với tên miền đã được
đăng kí bảo hộ, không chủ thể nào được sử dụng tên miền trùng hay tương tự với tên miền
của chủ thể đã đăng kí trước. Quy định về tên miền còn được bảo hộ thông qua việc bảo hộ
Tên gọi theo xuất xứ (Appellation of Origin) tại Điều 1519, Bộ luật Dân sự Nga. Trong
trường hợp, chủ thể khác cố tình vi phạm quy định trên thì sẽ chịu các chế tài theo quy định
tại Điều 1252, Bộ luật Dân sự Nga.

8

< truy
cập ngày 11/09/2018

12