Bài tập học kỳ luật sở hữu trí tuệ đề số 7

ĐỀ SỐ 7:
Chủ sở hữu nhãn hiệu Mc Donald’s đang xem xét để xâm nhập thị trường
Việt Nam và hai trong những vấn đề họ muốn xác định rõ là:
a. Nên xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển quyền sử dụng
nhãn hiệu Mc Donald’s cho bên Việt Nam (hợp đồng Li-xăng) hay nhượng quyền
thương mại cho bên Việt Nam (franchising)
b. Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với nhãn
hiệu Mc Donald’s
Anh (chị ) hãy tư vấn cho chủ sở hữu nhãn hiệu Mc Donald’s


a. Nếu xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển quyền sử
dụng nhãn hiệu Mc Donald’s cho bên Việt Nam (hợp đồng Li-xăng) hay
nhượng quyền thương mại cho bên Việt Nam (franchising)
Trước hết ta đi tìm hiểu về hai loại hợp đồng này.
Hợp đồng li-xăng hay hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công
nghiệp là sự thỏa thuận của các bên theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công
nghiệp (bên chuyển quyền) cho phép tổ chức câ nhân khác (bên được chuyển
quyền) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà các bên
đã thỏa thuận.
Việc cấp li-xăng được đặt ra khi mà bên sở hữu nhãn hiệu không thể hoặc không
muốn tiến hành sản xuất sản phẩm, muốn cấp li nhãn hiệu đó cho công ty khác (bên
nhận li xăng) có năng lực sản xuát tôt hơn, mạng lưới phân phối rộng hơn, am hiểu
địa bàn và có chuyên môn quản lý tốt hơn. Ưu điểm của loại hợp đồng này là:


Việc cấp li–xăng sản phẩm mới có hiệu quả hơn so với việc tự mình sản xuất

sản phẩm đó.

Tiếp cận những thị trường mới vốn không dễ dáng thâm nhập thông qua việc

cho phép bên nhận li-xăng quyền tiếp thị và phân phối sản phẩm.

Người xâm phạm hoặc đối thủ cạnh tranh có thể trở thành đồng minh hoặc đối
tác thông qua việc đồng ý tham gia hợp đồng li-xăng.

Sáng chế được sở hữu bởi các doanh nghiệp khác nhau một cách đồng thời
Ưu điểm của hợp đồng li-xăng là cho phép bên giao li xăng giữ quyền sở hữu
đối với tài sản trí tuệ và đồng thời được nhận thù lao li xăng, ngoài một khoản lợi
nhuận thu được từ việc tự khai thác các tài sản đó từ các sản phẩm hoặc dịch vụ do
bên đó bán hoặc cung cấp.
Tuy nhiên loại hợp đồng này cũng có hạn chế là:
 Bên nhận li xăng có thể là đối thủ cạnh tranh của bên cấp li xăng.
 Bên nhận li xăng có thể thao túng việc bán hàng của bên cấp li xăng, làm cho bên
cấp li xăng thu được ít tiền thù lao hơn so với những thiệt hại trong kinh doanh do
sự cạnh trạnh của đối thủ mới.


 Bên nhận li xăng có thể hoạt động có hiệu quả hơn và thâm nhập thị trường nhanh
chóng hơn bên cấp li xăng do họ phải chi phí phát triển ít hơn hoặc hoạt động có
hiệu quả hơn.
 Bên nhận li xăng có thể bất ngờ yêu cầu sự đóng góp, ví dụ, về hỗ trợ kỹ thuật, đào
tạo nhân lực, dữ liệu kỹ thuật bổ sung, vv…
 Nguồn thu của bên cấp li xăng phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng và nguồn lực của
bên nhận li xăng. Sự phụ thuộc này càng lớn trong trường hợp li xăng độc quyền,
khi đó một bên nhận li xăng không có hiệu quả có nghĩa là bên cấp li xăng không
có nguồn thu.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận trong đó, một bên là
bên nhượng quyền cấp phép cho một bên khác là bên nhận quyền khả năng dwuocj
khai thác một “quyền thương mại” nhằm mục đích xúc tiến thương mại đối với một
loại sản phẩm hoặc dịch vụ đặc thù để đổi lại một cách trực tiếp hay gián tiếp một

khoản tiền nhất định.
Bên nhượng quyền có khả năng kiểm soát việc kinh doanh của bên nhận
quyền tốt hơn là việc cấp li-xăng. Theo đó, bên nhận quyền được nhượng lại công
thức kinh doanh, nhãn hiệu, uy tín, … nhưng phải đảm bảo phong cách kinh doanh,
cách bài trí, tổ chức theo một hệ thống mà bên nhượng quyền yêu cầu.
Từ những khái quát cơ bản trên về hai loại hợp đồng, em xin tư vấn cho nhãn
hiệu Mc Donald’s xâm nhạp thị trường Việt Nam thông qua hợp đồng nhượng
quyền thương mại vì một số lý do sau:


Thứ nhất, Mc Donald’s là một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Theo pháp

luật Việt Nam thì đây cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng. cụ thể tại khoản 20. Điều 4,
Luật sở hữu tri tuệ quy định “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đưuọc người tiêu
dùng biết đến rộng tãi trên lãnh thổ Việt Nam”. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi
tiếng được quy định tại Điều 75, LSHTT.
Với một nhãn hiệu nổi tiếng thì điều quan trọng nhất là mở rộng được thị
trường mà không cần tốn quá nhiều chi phí cho việc lập một chi nhanh mới; kinh
doanh ở nhiều nước khác nhau mà không lo đến việc thiếu kinh nghiệm khi tiếp
cận thị trường của nước đó; giữ được đặc trưng thương hiệu của mình và củng cố


thêm hình ảnh cho nhãn hiệu đó; quản lý được việc kinh doanh một cách tốt nhất để
hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh làm ảnh hưởng đến uy tín của nhãn hiệu.
Những yêu cầu đó hợp đồng nhượng quyền thương mại đáp ứng tốt hơn một hợp
đồng li-xăng:
Thứ nhất, Hợp đồng nhượng quyền thương mại cho phép bên nhượng quyền
mở rộng kinh doanh mà vẫn tiến hành sản xuất sản phẩm, quyền thương mại gồm
tên thương mại, công nghệ, bí quyết kinh doanh, quy trình kinh doanh, nhãn hiện
hàng hóa, tài liệu hướng dẫn, … Với những quyền thương mại được nhượng đó,

bên nhận quyền gần như giống cơ sở chính vì vậy nó là đại diện cho bên nhượng
quyền thực hiện quảng bá sản phẩm, quản bá nhãn hiệu đã nổi tiếng từ trước ở một
thịt trường mà bên nhượng quyền chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Điều đó có
nghĩa, nguồn thu của hai bên là gàn như tách biệt, trong khi đó cáp li xăng làm cho
bên cấp phụ thuộc bên nhận li-xăng về nguồn thu.
Thứ hai, dù đã nhượng quyền cho bên nhận quyền nhưng bên nhượng quyền
vẫn gián tiếp chi phối việc kinh doanh cũng như quản lý việc linh doanh thông qua
việc quy định những yêu cầu cần có của bên nhận quyền như: địa điểm, phương án
kinh doanh, khảo sat nhu cầu của khu vực lân cận đó, bố trí nơi làm việc, đọi ngũ
nhân viên, … cụ thể ở đây, Mc Donald’s – với vai trò là một thương hiệu nổi tiếng,
hoàn toàn có thể chọn một bên nhượng quyền thuê được địa điểm đẹp, yêu cầu việc
bố trí quán ăn, trang phục, nhân viên, chất lượng món ăn phải đạt tiêu chuẩn giống
hệt với cơ sở chính. Điều này hạn chế được việc bân nhận quyền “vượt mặt” bên
nhượng quyền trong khả năng kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và đảm bảo sự
đồng đều về chất lượng của cả một hệ thống. còn vơi việc cấp li-xăng thì rất dễ dẫn
đến việc bên nhận li-xăng trở thành đối thủ cạnh tranh cảu bên cấp li xăng, làm việc
có hiệu quả hơn.
Cụ thể, nhượng quyền thương mại có những ưu điểm sau:
 Mở rộng được quy mô kinh doanh và hệ thống phân phối của mình một cách
nhanh nhất.


 Giảm chi phí phát triển thị trường và thêm nguồn thu ổn định từ khoản phí
nhượng quyền.
 Tạo dựng cho một hệ thống liên kết mạnh về thương mại và tài chính.
 Thâm nhập và thăm dò hiệu quả đầu tư trên các thị trường mới một cách nhanh
chóng với chi phí rủi ro thấp nhất.
 Tận dụng nguồn lực “địa phương” để thâm nhập hiệu quả vào thị trường nội địa
của các quốc gia đang phát triển mà không phải đối mặt với bất kỳ một rào cản
thương mại hoặc pháp lý nào…

Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại cũng có những hạn chế như:
 Quan hệ nhượng quyền phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, nhất là tranh chấp giữa
các bên trong quá trình kinh doanh
 Một bên nhận quyền nào đó hoạt động kém thì sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống.
 Chỉ quản lý được ban đầu còn sau đó thì không kiểm soát được vấn đề kinh
doanh của bên nhận quyền.
Những hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu qua trình thảo thuận
ban đầu lường trước được những vẫn đề có thể xảy tới. đặc biệt, nhãn hiệu Mc
Donald’s là một nhãn hiệu nổi tiếng nên quyền lựa chọn trong số nhiều những nhà
đầu tư tiềm năng có khả năng mang lại lợi ích tối đa cho mình cũng như việc đưa ra
những yêu sách ban đầu là hoàn toàn khả thi.
Việc tranh chấp giữa các bên nhận quyền có thể được giải quyết bằng cách phân
chia địa bàn hoạt động và giới hạn phạm vi kinh doanh cho từng bên nhận quyền.
Vấn đề mà Mc Donald’s cần quan tâm là vì đây là một nhãn hiệu nổi tiếng,
trong khi đó việc nhượng quyền thương mại lại trao toàn bộ công thức bí mật, bí
quyết kinh doanh, phong cách kinh doanh cho bên nhận quyền nên khó đảm bảo
được liệu bên nhận quyền có giữ được những quyền thương mại được nhận đó là bí
mất hay không? Đồng thời, khi không làm bên nhận quyền nữa, liệu họ có trở
thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm?
Để giải quyết vấn đề này, Mc Donald’s có thể lựa chon một nhà đầu tư đáng tin
cậy thông qua việc tìm hiểu về kinh nghiệm của họ. Trong quá trình thỏa thuận hợp


đồng Mc Donald’s cần giới hạn quyền nhượng quyền thứ cấp cho họ. Tất nhiên
việc đảm bảo này chỉ mang tính tương đối nên nếu trong trường hợp xuất hiện một
cơ sở gần giống Mc Donald’s thì họ có thể yêu cầu cơ quan quản lý của nước sở tại
bảo vệ quyền với vai trò là một nhãn hiệu nổi tiếng bị xâm phạm.
Tóm lại, việc lựa chọn xâm nhập thị trường thông qua hình thức nhượng quyền
thương mại sẽ đảm bảo được quyền lợi tối ưu mà Mc Donald’s yêu cầu. Đồng thời
những hạn chế của hình thức này cũng được hạn chế hơn khi bên nhượng quyền là

một nhãn hiệu nổi tiếng. trên thực tế, những nhãn hiệu nổi tiếng khác như Phở 24,
Lotte, KFC, … cũng thực hiện nhượng quyền thương mại để mở rộng quy mô kinh
doanh, quản bá thương hiệu mà không mất chi phí.
b. Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với
nhãn hiệu Mc Donald’s
Như đã nói trên, Mc Donald’s được xác định là một nhãn hiệu nổi tiếng theo
pháp luật Việt Nam, vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu vế đề xác lập quyền và bảo hộ
quyền nói chung đối với một nhãn hiệu nổi tiếng
b.1. Xác lập quyền đối với nhán hiệu nổi tiếng.
Căn cứ xác lập quyền theo quy định tại Khoản 20, Điều 4 và Điều 75, LSHTT
và khoản 2, Điều 6, Nghị định 103/2011/NĐ –CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp cụ thể:
“nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đưuọc người tiêu dùng biết đến rộng tãi trên
lãnh thổ Việt Nam”.
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng gồm:
 Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua
bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo
 Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được lưu hành.
 Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số
lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung caaso;
 Thời gian sử dụng lien tục nhãn hiệu;
 Uy tín rộng rãi cảu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;


 Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị vốn góp, vốn đầu tư
của nhãn hiệu;
Như vậy quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập
trên cở sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 của

LSHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Việc quy định việc xác lập quyền
đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận
sau:
Thứ nhất, sẽ chỉ có hai cơ quan tiến hành xem xét và công nhận một nhãn
hiệu là nổi tiếng, đó là Toà án và Cục sở hữu trí tuệ.
Thứ hai. Cục SHTT và Toà án sẽ chỉ xem xét và công nhận một nhãn hiệu
nổi tiếng khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo từng vụ việc cụ thể. Cục sở
hữu trí tuệ sẽ không nhận đơn đăng ký cũng như đơn đề nghị công nhận nhãn hiệu
nổi tiếng. Vì vậy, sẽ không tồn tại, một đăng bạ quốc gia nào về nhãn hiệu nổi
tiếng.
Thứ ba, yêu cầu xem xét nhãn hiệu nổi tiếng có thể diễn ra trong các trường
hợp sau:
+ Khi tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối vì nhãn hiệu
rơi vào các yếu tố loại trừ hoặc bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
của người khác, tổ chức, cá nhân sẽ xác lập quyền cho nhãn hiệu này thông qua
việc chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng.
+ Khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ hoặc
phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn
hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng.
+ Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp
liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.
+ Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.


b.2. Bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.
* Nguyên tắc bảo hộ: bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được thực hiện dựa trên các
nguyên tắc pháp lý cơ bản, bao gồm thông qua các điều ước quốc tế, bảo hộ trên cơ
sở nguyên tắc có đi có lại và bảo hộ không qua đăng ký.
* căn cứ bảo hộ: dựa trên sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu đăng ký

với nhãn hiệu; sự sử dụng các dầu hiệu tương tự có khả năng làm phai mớ các dấu
hiệu riêng biệt hoặc làm giảm hoặc gay tổn hịa đến uy tín cảu nhãn hiệu nổi tiếng,
nguyên tắc về sự gian dối hay có dụng ý xấu.
* thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các cơ ché:
- quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu;
- tự bảo vệ: yêu cầu bên xâm phạm chám dứt hành vi xâm phạm và bồi thường tổn
thất của việc vi phạm đó gây ra
- Khiếu nại hành chính: khiếu nại lên Cục Sở hữu trí tuệ về hành vi xâm phạm.
- truy tố hình sự: tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171, Bộ luật hình
sự), tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ (Điều 170, BLHS)
* thời hạn bảo hộ: không quy định


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Trường đại học luật Hà Nội, Nxb. Công
an nhân dân, Hà Nội, 2009.
2. Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sử đổi, bổ sung năm 2009).
3. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cữu so sánh giữa pháp luật liên minh Châu
Âu và Việt Nam.
4. Nghị định 103/2011/NĐ –CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
5. www.baohothuonghieu.com
6. www.vietnamfranchise.net
7. nguồn google.com.vn