quyền bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và những vụ kiện, tranh chấp có liên quan

Lời mở đầu
Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong
cuộc tranh đua giữa các nhà sản xuất để chiếm lấy thịt trường. Sức lôi cuốn ban đầu đối
với người tiêu dùng chính là hình dáng bên ngoài và tính cạnh tranh của các kiểu dáng
liên quan tới sản phẩm nhờ các đặc điểm mỹ trực quan rõ rệt, sự tiện dụng, tính năng ưu
việt do áp dụng công nghệ. Điều này đặc biệt đúng với hàng hóa tiêu dùng khi mua hàng.
Do đó, muốn hàng hóa cùng chức năng bán chạy các công ty phải tạo ra kiểu dáng đặc
thù cho sản phẩm của mình và phải tiến hành yêu cầu bảo hộ để giữ vững vị thế của mình
trên thị trường.
Một kiểu dáng hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị thương mại của
sản phẩm và có thể coi là một loại tài sản quan trọng của nhà sản xuất. Do vậy, kiểu dáng
đó phải được bảo hộ để chống lại các đối thủ cạnh tranh sao chép nó và hưởng lợi bất hợp
pháp trên thành quả sáng tạo và đầu tư của nhà sản xuất. Khi KDCN được bảo hộ thì chủ
sở hữu kiểu dáng có độc quyền sử dụng KDCN. Mọi hành vi sử dụng KDCN được bảo
hộ mà không xin phép chủ sở hữu đều bị coi là quyền xâm phạm đối với KDCN.


1 QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
1.1 Khái niệm
Điều 4 luật SHTT năm 2005 có viết:
“Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường
nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.”
1.2 Các đối tượng được bảo hộ
•

Các đối tượng được bảo hộ là các đối tượng đáp ứng các điều kiện bảo hộ. Sản
phẩm là đồ vật, công cụ, phương tiện… được sản xuất bằng phương pháp công
nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng được lưu thông
đôc lập

•

Đối tượng của Kiểu dáng công nghiệp phải là đối tượng quan sát được bằng thị
giác, không tách rời khỏi sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp bắt buộc phải được
ứng dụng cho sản phẩm cụ thể.

1.3 Các đối tượng không được bảo hộ
Theo điều 64 của luật SHTT năm 2005, các đối tượng sau đây không được bảo hộ với
danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có
- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp
- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
1.4 Điều kiện bảo hộ
Ở VN: kiểu dáng CN được bảo hộ theo các quy định pháp luật SHCN, còn về bảo hộ kiểu
dáng CN theo luật bản quyền hiện chưa có quy định cụ thể.
Điều 65 Luật SHTT: Điều kiện bảo hộ đối với Kiểu dáng CN gồm 3 tiêu chí: Tính mới,
tính sáng tạo, khả năng áp dụng CN.

 Có tính mới:
- Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác
biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức
sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở
nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng
công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
2


- Hai kiểu dáng công nghiệp được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu giữa chúng có
ít nhất một đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và có thể dùng để phân biệt
tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó với nhau.

- Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người
có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

∗ Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường
hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn
sáu tháng kể từ ngày công bố:

- Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có
quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT;

- Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật
SHTT công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

- Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật
SHTT trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc
tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

 Có tính sáng tạo:
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công
nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ
hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu
tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu
tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có
hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

 Có khả năng áp dụng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm
mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng
phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
1.5 Các nguyên tắc có liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1.5.1 Nguyên tắc nộp đơn đầu
tiên
Được quy định tai Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, nguyên
tắc nộp đơn đầu tiên áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ thể nộp đơn sớm hơn các chủ
thể khác đối với cùng đối tượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

3


Việt Nam hiện đang áp dụng nguyên tắc Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, nộp đơn trước
(first to file) trong việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Theo nguyên tắc này trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn
đăng kí kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt với nhau thì đơn có ngày ưu tiên
hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.
Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp cho một đối tượng
có cùng ngày nộp đơn đầu tiên thì chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa
thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ
chối cấp văn bằng bảo hộ.
Việc áp dụng nguyên tắc này không giống nhau ở mỗi quốc gia. Chẳng hạn như, tại Mỹ
nguyên tắc được áp dụng là nguyên tắc sử dụng trước (first to use) chứ không phải nguyên
tắc nộp đơn đầu tiên (first to file). Do đó người nộp đơn nên tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành
hoạt động kinh doanh tại mỗi quốc gia cụ thể tranh các trường hợp bị mất thương hiệu hoặc
các tài sản trí tuệ khác.
1.5.2 Nguyên tắc ưu tiên
Điều kiện áp dụng nguyên tắc ưu tiên theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung
2009 quy định tại Khoản 1 Điều 91 có viết:

- Người nộp đơn đăng ký có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên
đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a, Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế

có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên
hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
b, Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a
khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy
định tại điểm a khoản này;
c, Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên
có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
d, Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Trong một đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT với kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có
quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn
với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung
trong đơn.
4


- Theo công ước Paris thì thời hạn được hưởng quyền ưu tiên là 6 tháng đối với kiểu dáng
công nghiệp, thời hạn trên bắt đầu từ ngày nộp đơn đầu tiên (ngày nộp đơn đầu tiên không
tính thời hạn).

Theo quy định Luật SHTT đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có
ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên (Khoản 3 Điều 91)
1.6 Thời gian bảo hộ
Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ: “Bằng độc quyền kiểu dáng công
nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia
hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.”
Như vậy, theo quy định này, thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là
05 năm, và có thể gia hạn tối đa thêm 10 năm nữa.
1.7 Chủ sở hữu và nội dung quyền SHTT với kiểu dáng công nghiệp
1.7.1 Quyền nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Theo điều 86 của luật SHTT năm 2009, những đối tượng có Quyền đăng ký kiểu dáng
công nghiệp:
1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

• Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
• Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao
việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái
với quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng
cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công
nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực
hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho
tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo
quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.
1.7.2 Tác giả và quyền tác giả
Tác giả kiểu dáng công nghiệp là người trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp;
trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp
thì họ là đồng tác giả.

5


Một số quy định trong Luật sở hữu trí tuệ 2009 quy định về “ Tác giả và quyền tác giả
sáng chế” như sau:
Điều 122. Tác giả và quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
1. Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối
tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng
tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả.

2. Quyền nhân thân của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí gồm các
quyền sau đây:

• Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp
hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế
bố trí mạch tích hợp bán dẫn;
• Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, kiểu dáng
công nghiệp, thiết kế bố trí.
3. Quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là quyền nhận
thù lao theo quy định tại Điều 135 của Luật này.
Điều 135. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
1. Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có nghĩa vụ trả thù lao cho tác
giả theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận
khác.
2. Mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu phải trả cho tác giả được quy định như sau:

• 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí;
• 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do
chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.
3. Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được nhiều tác giả tạo
ra, mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này là mức dành cho tất cả các đồng tác giả; các
đồng tác giả tự thỏa thuận việc phân chia số tiền thù lao do chủ sở hữu chi trả.
4. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tồn tại
trong suốt thời hạn bảo hộ của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.
1.7.3

Chủ sở hữu và quyền của
chủ sở hữu quyền SHTT
với kiểu dáng công nghiệp

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn
bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau đây:

• Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;
6


• Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm;
• Nhập khẩu sản phẩm.
Một số quy định trong Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về “Chủ sở hữu và quyền của chủ
sở hữu quyền” như sau:
Điều 121. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
1. Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ
quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.
Điều 123. Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:
a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại
Điều 124 và Chương X của Luật này;
b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125
của Luật này;
c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng, quyền quản lý chỉ dẫn địa lý theo
quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật này có các quyền sau đây:
a) Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ
dẫn địa lý đó theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn
địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định tại điểm b
khoản 1 Điều này.
Điều 125. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng
hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản
3 Điều này.
2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng
hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc
các trường hợp sau đây:

• Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nhằm phục vụ nhu cầu cá
nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên
cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục
xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;
• Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể
cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ
7


sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường
nước ngoài;
• Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí chỉ nhằm mục đích duy trì
hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời
nằm trong lãnh thổ Việt Nam;
• Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện
theo quy định tại Điều 134 của Luật này;
• Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện
theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này;
• Sử dụng thiết kế bố trí khi không biết hoặc không có nghĩa vụ phải biết thiết kế bố trí
đó được bảo hộ;
• Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu
đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa

lý đó;
• Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất
lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch
vụ.
3. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sau
đây:

• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải
biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp;

• Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128
của Luật này;
• Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật này không nhằm mục đích
thương mại;
• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập;
• Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá sản phẩm được
phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không có thỏa thuận khác
với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.
Chương X quy định quyền Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:
Điều 138. Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp
chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp
đồng bằng văn bản
Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
8


1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu
công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc

phạm vi quyền sử dụng của mình.
2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình
thức hợp đồng bằng văn bản.
1.8

Các hành vi xâm phạm
1.8.1

Yếu tố xâm phạm quyền
đối với kiểu dáng công
nghiệp

a) Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản
phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được
bảo hộ
b) Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là phạm vi
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định theo Bằng độc quyền kiểu dáng công
nghiệp
c) Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công
nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:
• Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp
thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần như không thể
phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu khác
đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó
• Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo
dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu
dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ
của
người

khác.

d) Kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm (phần sản phẩm) chỉ bị coi là không khác biệt
đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này khi
kiểu dáng công nghiệp đó là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công
nghiệp đã được bảo hộ.
1.8.2

Hướng dẫn chi tiết hơn khi
xác định hành vi xâm phạm
quyền đối với kiểu dáng
công nghiệp

• Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình
9


dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản của kiểu
dáng công nghiệp được bảo hộ.
• Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét về bản chất được coi là bản sao của kiểu dáng
công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm
tạo dáng bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công
nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận
biết, ghi nhớ được.
• Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/phần sản
phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng
bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó.
• Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc

điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng
công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ
bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc
đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ kèm
theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
1.9

Ngoại lệ
Luật SHTT liệt kê các hành vi sử dụng đối tượng kiểu dáng công nghiệp nhưng không
bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm:

• Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc
mục đích phi thương mại; nhằm mục đích đánh giá, phân tích nghiên cứu, giảng dạy,
thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép nhập
khẩu, sản xuất, lưu hành sản phẩm.
• Sử dụng kiểu dáng công nghiệp nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện
vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam.
• Sử dụng kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện.
Chủ sở hữu đối tượng kiểu dáng công nghiệp không có quyền ngăn cấm người khác
thực hiện các hành vi trên.
2

THỰC TRẠNG BẢO HỘ SHTT ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Khi mua bất kì một sản phẩm trên thị trường, ngoài các yếu tố về giá cả, chất lượng,
kiểu dáng của sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng, gia tăng giá trị
cho sản phẩm đó. Vì vậy, doanh nghiệp luôn phải đầu tư cải thiện kiểu dáng các sản phẩm
của họ để tạo ra các sản phẩm mới với các kiểu dáng thu hút, tính năng vượt trội, giúp doanh
nghiệp có cơ hội cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. Cũng chính vì sự quan
trọng của kiểu dáng công nghiệp mà tình trạng vi phạm kiểu dáng công nghiệp ở nước ta
ngày càng phổ biến, phức tạp và đa dạng.

10


Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm sẽ đem lại rất nhiều lợi ích
cho doanh nghiệp, rõ nhất chính là giúp doanh nghiệp được đảm bảo sự độc quyền của mình
đối với sản phẩm được bảo hộ, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi sản phẩm được bảo hộ
của họ bị làm nhái, sao chép…Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến
vấn đề này, hoặc nếu có quan tâm thì lại gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với những
vi phạm. Theo thống kê, mỗi năm Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công thương) phát hiện và
xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có kiểu dáng vi
phạm với các kiểu dáng đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Thực trạng này
không những gây thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính cả về uy tín và doanh thu
mà còn trực tiếp gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Vẫn biết là vi phạm nhưng đa
số các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do vậy chi phí đầu tư
cho việc cải tiến kiểu dáng sản phẩm, cải tiến hành ảnh của sản phẩm được coi là vấn đề khó
khăn. Từ đó nảy sinh vấn đề hàng xâm phạm kiểu dáng công nghiệp được thực hiện dưới các
hình thức sau:
– Thứ nhất, trùng lặp kiểu dáng là sự trùng lặp giữa kiểu dáng vi phạm với kiểu dáng công
nghiệp đang được bảo hộ, đồng thời bản thân sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp vi
phạm cũng trùng lặp với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
Ví dụ minh họa:
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng “Nhãn sản phẩm thịt
lợn hấp” của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

• Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 43 Lê Lai,
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
• Văn bằng bảo hộ có liên quan: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 5394 (theo
Quyết định số 712/QĐKD, ngày 05/10/1999) và gia hạn lần 1 đến ngày 05/06/2008,
theo Quyết định số 54/QĐ-ĐK, ngày 02/01/2003.
• Người thực hiện hành vi xâm phạm: Công ty TNHH TM Á Đông

• Hành vi xâm phạm: Sản xuất sản phẩm có dán nhãn sản phẩm có kiểu dáng giống với
nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
– Thứ hai, trùng lặp kiểu dáng là sự trùng lặp giữa kiểu dáng vi phạm với kiểu dáng công
nghiệp đang được bảo hộ, đồng thời bản thân sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp vi
phạm cùng loại với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
Ví dụ minh họa:
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy
4306 của Công ty Honda
11


• Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan
• Văn bằng bảo hộ có liên quan: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN)
số 4306 (cấp ngày 01.08.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”.
• Người thực hiện hành vi xâm phạm: Cửa hàng kinh doanh xe máy của công ty TNHH
Quốc Hùng Thành phố Huế
• Hành vi xâm phạm: Kinh doanh xe máy mang nhãn hiệu GENTLE có hình dáng bên
ngoài giống nhau và không khác biệt với kiểu dáng xe máy của xe “WAVE” Bằng độc
quyền kiểu dáng công nghiệp BĐQKDCN số 4306 của Công ty HONDA.
– Thứ ba, sản phẩm vi phạm có kiểu dáng công nghiệp tương tự với kiểu dáng công nghiệp
đang được bảo hộ và sản phẩm vi phạm trùng lặp với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ.
Ví dụ minh họa:
Case xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng “Bao gói kẹo” của Công
ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

• Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà (địa chỉ: 25
Trương Định, Hà Nội)
• Văn bằng bảo hộ có liên quan: - Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bao gói kẹo

số 7680 có hiệu lực từ ngày 02/06/2003, và - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
hàng hoá số 49392 (“CHEW HAI HA & Hình”) có hiệu lực từ ngày 06/06/2002 cho
các sản phẩm bánh kẹo các loại thuộc nhóm 30.
• Người thực hiện hành vi xâm phạm: Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Châu Quận Hai
Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hành vi xâm phạm: Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản
phẩm kẹo khoai môn vói thiết kế bao gói kẹo về cách bố trí, màu sắc tương tự và
không khác biệt với sản phẩm kẹo khoai môn của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà
(bằng chứng gửi kèm theo), nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, gây nhầm
lẫn cho người tiêu dùng tại Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, quyền
lợi chính đáng của chủ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.
– Thứ tư, sản phẩm vi phạm có kiểu dáng công nghiệp tương tự với kiểu dáng công nghiệp
đang được bảo hộ và sản phẩm vi phạm cùng loại với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ.
Ví dụ minh họa:

• Vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy 4306 của
Công ty Honda
12


o Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: Công ty HONDA GIKEN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku,
Tokyo, Japan
o Văn bằng bảo hộ có liên quan: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQ
KDCN) số 4306 (cấp ngày 01.8.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE
MÁY”.
o Người thực hiện hành vi xâm phạm: Công ty Gia Toàn có địa chỉ tại quận Bình
Tân, thành phố Hồ Chí Minh
o Hành vi xâm phạm: Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “ACE STAR II”
có dấu hiệu tương tự vi phạm kiểu dáng công nghiệp sản phẩm xe máy của

công ty HONDA cùng loại.
• Vi phạm kiểu dáng hộp kem xoa bóp sản phẩm Sungaz và Gấu Misa
o Nguyên đơn: Cty TNHH Trường Sơn sản phẩm Kem xoa bóp Sungaz
o Bị đơn: Cty TNHH thương mại dược phẩm, bao bì y tế Quang Minh, sản phẩm
kem xoa bóp Gau MIsa Trên thực tế, Công ty TNHH Trường Sơn đã nộp đơn
xin đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho sản phẩm kem xoa bóp Sungaz từ
20/11/2000 và đến 31/10/2003 chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng.
Trong khi đó, phải đến 19/7/2002, Gau Misa của Công ty TNHH Quang Minh
mới được Cục Bản quyền tác giả cấp chứng nhận.
o Sản phẩm vi phạm có kiểu dáng công nghiệp tương tự với kiểu dáng công
nghiệp đang được bảo hộ và sản phẩm vi phạm cùng loại với sản phẩm mang
kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
-Thứ năm, trùng lặp hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận sản phẩm. Kiểu
dáng công nghiệp được bảo hộ là một bộ phận sản phẩm và kiểu dáng công nghiệp vi phạm
là kiểu dáng của một sản phẩm trong đó có bộ phận mang kiểu dáng công nghiệp giống hệt
hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
Ví dụ minh họa:

• Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: Công ty võng xếp Duy Lợi
• Văn bằng bảo hộ có liên quan: Bằng độc quyền sáng chế số 7173, có hiệu lực từ ngày
31-7-2003, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho “khung mắc võng”
• Người thực hiện hành vi xâm phạm: Công ty Trường Thọ
• Hành vi xâm phạm: Sản xuất, buôn bán kiểu dáng võng có loại khung mắc võng đã
được doanh nghiệp tư nhân sản xuất Duy Lợi đăng ký độc quyền sở hữu
– Thứ sáu, tương tự giữa các tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ( đối tượng của
quyền tác giả) với kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ.Các tổ chức, cá nhân thực hiện các
hành vi sau thì bị coi là hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 126
Luật sở hữu trí tuệ 2005 như sau:
13

+ Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt
đáng kể với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép
của chủ sở hữu;
+ Sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời
quy định tại Điều 131 của Luật này.
Như vậy, các vi phạm về kiểu dáng công nghiệp đã được thể hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau. Việt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý các hành vi vi phạm về SHTT nói
chung và Kiểu dáng Công nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, công tác thực thi nhìn chung còn yếu,
hầu như mới sử dụng biện pháp xử phạt hành chính vì quy trình giải quyết đơn giản và nhanh
nhất. Các biện pháp xử lý hình sự còn phức tạp, tốn kém và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
thường gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bằng
biện pháp này. Thông thường, trong trường hợp xảy ra vi phạm kiểu dáng công nghiệp, việc
giải quyết được thực hiện theo những bước sau: Điều tra thu thập chứng cứ vi phạm; yêu cầu
cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá chứng cứ vi phạm; soạn thảo văn bản cảnh báo
bên vi phạm, đàm phán với bên vi phạm để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm; yêu cầu cơ
quan có thẩm quyền giải quyết vi phạm khi không đạt được mục đích thông qua thương
lượng, đàm phán.Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, chủ thể quyền sở hữu
trí tuệ phải gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và cơ
quan thực thi chỉ vào cuộc nếu hành vi vi phạm của bên vi phạm vẫn diễn ra sau khi đã được
cảnh báo.
Trước tình hình vi phạm ngày càng trở nên phổ biến, tinh vi, việc bảo vệ quyền kiểu
dáng công nghiệp rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp
phải là người chủ động trong việc bảo vệ quyền kiểu dáng công nghiệp của mình. Trước hết,
doanh nghiệp phải có ý thức đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm do mình
sản xuất ra. Tiếp theo, khi đối mặt với hành vi vi phạm quyền Kiểu dáng Công nghiệp của
mình, doanh nghiệp phải tiến hành ngay các công việc cần thiết để yêu cầu cơ quan thực thi
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.Về phía Nhà nước, cần cải cách bộ máy hành chính và
phân công lại chức năng, quyền hạn của từng cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh
đó, cần sắp xếp lại và tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi. Việc bổ sung, hoàn

thiện khung pháp lý để có đủ các chế tài xử lý và xử lý hiệu quả là rất cần thiết. Biện pháp
trước mắt là phải tiến hành phổ cập kiến thức về sở hữu trí tuệ cho toàn xã hội :Từ các doanh
nghiệp chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đến người dân và đặc biệt là các cán bộ chuyên trách
trong xử lý vi phạm.
Cho đến nay, chưa có một cuộc điều tra tổng hợp nào về tình hình vi phạm SHTT nói
chung và vi phạm Kiểu dáng Công nghiệp nói riêng tại Việt Nam, mà mỗi cơ quan thực thi
lại hoạt động độc lập, đưa ra những con số khác nhau, chưa kể số liệu đưa ra thường không
cập nhật. Rõ ràng, chúng ta đang thiếu một đầu mối thống nhất để liên lạc trong trường hợp
14


xảy ra vi phạm quyền SHTT nói chung, quyền Kiểu dáng Công nghiệp nói riêng. Trên thực
tế, các cơ quan thực thi ở Việt Nam khi xử lý vi phạm thường vẫn còn tâm lý “giơ cao đánh
khẽ” và luôn cân nhắc đến khả năng thực tế thi hành nên mức phạt đưa ra thường thấp, do đó
không đủ sức răn đe đối với đối tượng vi phạm. Ngoài ra, bản thân các cán bộ chuyên trách
xử lý vi phạm chưa hoàn toàn tự tin trong khâu xử lý do năng lực còn yếu, nên thường phải
yêu cầu có ý kiến chuyên môn của Cục SHTT trong việc đánh giá hành vi, mức độ vi phạm.
Sự phối hợp giữa các cơ quan này cũng chưa hợp lý, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.
Một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và các hoạt động SHTT nói
chung:

- Việc nâng cao hiểu biết và nhận thức về SHTT cho các doanh nghiệp và công chúng
-

còn hạn chế;
Tình hình xâm phạm, vi phạm về SHTT chưa có dấu hiệu bị kiềm chế mà vẫn diễn
biến phức tạp, phổ biến;
Tốc độ xử lý đơn tăng nhanh, song lương đơn tồn đọng vẫn còn đáng kể;
Cơ sở vật chất kỹ thuật không đồng bộ, lạc hậu;
Đội ngũ cán bộ, công chức đã được quan tâm bổ sung song vẫn chưa đáp ứng yêu

cầu, kể cả về số lượng và chất lượng; cơ chế quản lý tài chính chứa đựng nhiều bất
cập, không khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức.

Vấn đề bảo hộ quyền SHCN nói chung và bảo hộ KDCN nói riêng vẫn không ngừng
vận động và phát triển cùng với hoạt động giao lưu thương mại quốc tế theo hướng mở rộng
các quyền năng cho chủ sở hữu, mở rộng phạm vi các đối tượng được bảo hộ. Bảo hộ SHCN
không chỉ mang ý nghĩa riêng lẻ đối với từng quốc gia mà còn mang tính toàn cầu trong bối
cảnh tự do hóa, toàn cầu hóa thương mại. Khi nhu cầu hội nhập là vấn đề mang tính tất yếu
khách quan, kinh tế tri thức chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế toàn cầu thì việc bảo hộ
SHCN càng trở nên bức thiết đối với bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là Việt Nam. Trong sự vận
động và phát triển của xã hội, KDCN có vai trò to lớn, phục vụ ngày càng tốt và hoàn hảo
hơn cho nhu cầu của con người. Xã hội càng phát triển cao, thẩm mỹ và nhu cầu của con
người về kiểu dáng càng đòi hỏi khắt khe và tinh vi hơn, các nhà sản xuất phải làm sao cho
sản phẩm của mình mới lạ, hấp dẫn và chất lượng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, trong nền
kinh tế yếu kém trước đây, người dân chủ yếu chỉ quan tâm đến số lượng và chất lượng của
sản phẩm; các nhà sản xuất cũng chỉ dựa vào đó để sản xuất mà không mấy chú trọng đến
kiểu dáng của sản phẩm. Tuy nhiên, bước vào thế kỷ XXI, sự lựa chọn cuối cùng của người
tiêu dùng luôn thuộc về các sản phẩm đáp ứng được cả chất lượng lẫn kiểu dáng. Một kiểu
dáng hấp dẫn người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm và trở thành tài
sản vô hình quan trọng của nhà sản xuất đó. Song song với sự thay đổi này, nạn trộm cắp,
làm hàng giả, hàng nhái KDCN xảy ra với quy mô và số lượng ngày càng lớn. Nhiều khi
hàng thật chưa được tung ra thị trường thì hàng giả đã xuất hiện. Xuất phát từ thực trạng đó,
nếu không có một hệ thống bảo hộ KDCN hoàn thiện, sẽ làm giảm động lực phát triển của xã
hội, triệt tiêu sự sáng tạo của trí tuệ con người. Hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu
15


hơn vào các quá trình kinh tế quốc tế. Vì thế, pháp luật về SHTT nói chung và về KDCN nói
riêng cần phải đáp ứng được những chuẩn mực chung của quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu
hệ thống bảo hộ KDCN để tìm ra những ưu điểm và những hạn chế để khắc phục là yêu cầu

cần thiết và cấp bách đối với bất kỳ quốc gia nào.
3 MỘT SỐ VỤ KIỆN LIÊN QUAN TỚI SÁNG CHẾ
3.1
Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp giữa Công ty Piaggio Việt Nam và Công ty
cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech
3.1.1 Về chủ thể trong quan hệ
tranh chấp.
Công ty Piaggio Việt Nam và Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech đều
là pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Công ty Piaggio Việt Nam là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” đối với
dòng xe máy tay ga “Piaggio” được công ty đăng ký cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp và được cấp Văn bằng số 20652 có hiệu lực từ ngày 27/02/2015, theo quy định tại
khoản 4 điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn có hiệu lực là 05 năm, đến ngày 26/02/2020.
Tại thời điểm Công ty Piaggio Việt Nam phát hiện Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công
nghệ Detech có hành vi mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Công ty
Piaggio Việt Nam đang có độc quyền sở hữu, sử dụng đối với kiểu dáng công nghiệp được
bảo hộ.
3.1.2

Về các đối tượng sở hữu trí
tuệ trong tranh chấp
Đối tượng tranh chấp trong vụ việc là kiểu dáng công nghiệp của mẫu “Xe điện” của
Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, chưa được bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp, và kiểu dáng “XE MÁY” mang nhãn hiệu “P” của Công ty Piaggio Việt Nam (đã
được bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo Văn bằng 20652).
Theo các bằng chứng mà chủ thể bị xâm phạm (Công ty Piaggio Việt Nam) trình bày
trước Tòa án và được tòa chấp thuận cụ thể là kết luận giám định số KD001-17YC/KLGĐ
ngày 13/01/2017, trong đó kèm theo các bằng chứng được lập bởi Thừa phát lại về việc mẫu
xe yêu cầu giám định đúng là mẫu xe điện do Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ
Detech sản xuất , kiểu dáng “Xe điện” là yếu tố xâm phạ m quyền đối với Văn bằng số

20652. Theo Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech , mẫu xe điện của công ty
này không xâm phạm KDCN đối với mẫu xe máy của A do không phải là bản sao theo kết
luận giám định sở hữu công nghiệp số KD054- 16YC/KLGĐ.1
Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech bị Tóa án tuyên có hành vi xâm
phạm đối với quyền sở hữu KDCN của Công ty Piaggio Việt Nam là hợp lý. Bởi theo quy
định tại khoản 1 điều 126 Luật sở hữu trí tuệ: “1. Sử dụng [...] kiểu dáng công nghiệp được
1 Bản án đã dẫn, trang 4, 5.

16


bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, [...] trong
thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;”. Thông tư 11
cũng quy định: “Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản
phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc
điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công
nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó.”,
nói cách khác, không chỉ mỗi bản sao mới là sản phẩm chứa yếu tố xâm phạm, mà sản phẩm
có kiểu dáng được coi là bản sao, có bản chất là bản sao (với những điểm khác biêt không
đáng kể) cũng bị coi là xâm phạm.
Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech chỉ cho rằng sản phẩm của mình
không phải bản sao nhưng kết luận giám định số 054 không thể hiện được sản phẩm này
không có bản chất là bản sao hoặc được coi là bản sao 2. Kết luận của Viện Khoa học Sở hữu
trí tuệ tuy có giá trị là bằng chứng nhưng không thể chứng minh được mẫu xe điện không
chứa yếu tố xâm phạm KDCN. Về bản chất, mẫu xe điện của Công ty cổ phần hỗ trợ phát
triển công nghệ Detech không là bản sao bởi có một số điểm khác biệt nhưng những khác
biệt này không được coi là có khả năng phân biệt , nhận biết, ghi nhớ được 3, bởi Kết luận
giám định số 001 cũng cho thấy mẫu xe điện của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công
nghệ Detech về mặt tổng thể không có khác bi ệt đáng kể so với mẫu sản phẩm gốc của
Công ty Piaggio Việt Nam, bao gồm không khác biệt về kiểu dáng kết cấu, đặc tính của phụ

kiện và cách bố trí, kích thước giữa các bộ phận đều tương tự nhau. Sự tương tự được thể
hiện trong tập hơn các đặc điểm tạo dáng cơ bản từ phần phía trước, phần giữa và phần phía
sau. 4. Sản phẩm do Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech sản xuất như vậy
đã chứa yếu tố xâm phạm quyền SHTT của Công ty Piaggio Việt Nam.

2 Điều 12 Thông tư 11 quy định:
a) Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần
sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của
kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
b) Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét về bản chất được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu
sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài gần như chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ
bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi
nhớ được.

3 Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết,
ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác.
4 Bản án đã dẫn, trang 3, 4

17


3.1.3

Về hậu quả pháp lý trong
tranh chấp

Căn cứ điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, hành vi của Công ty cổ phần hỗ trợ phát
triển công nghệ Detech cấu thành hành vi xâm phạm bởi: (i) Đối tượng bị xem xét là kiểu

dáng của mẫu xe điện do Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech sản xuất,
kinh doanh với KDCN của mẫu xe máy “P” do Công ty Piaggio Việt Nam là chủ sở hữu
văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, là dối tượng đang được bảo hộ quyền SHTT; (ii) Có
dấu hiệu xâm phạm trong sản phẩm “xe điện” với sản phẩm xe tay ga “P” theo phân tích tại
mục 2; (iii) Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech khi thực hiện việc sản xuất,
kinh doanh mẫu xe có dấu hiệu xâm phạm không được Công ty Piaggio Việt Nam cho
phép, không nằm trong các trường hơp đặc biệt được người hoặc cơ quan có thẩm quyền
chấp thuận và (iv) hành vi của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech xảy ra
trên lãnh thổ Việt Nam.
Với tính chất vi phạm như vậy, hành vi của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công
nghệ Detech bị áp dụng các chế tài theo bản án và chế tài xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể
là:
a. Chế tài dân sự trong bản án của TAND

Bao gồm: (i) s ử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ của
Công ty Piaggio Việt Nam, trong đó vè mặt pháp lý còn bao gồm việc hủy bỏ giấy chứng
nhận chất lượng kiểu loại xe,; (ii) bồi thường các chi phí cần thiết trong quá trình khởi kiện
cho Công ty Piaggio Việt Nam; (iii) loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với
KDCN “XE MÁY” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của Công ty
Piaggio Việt Nam trong các sản phẩm còn tồn kho và đã bán ra thị trường; (iv) công khai xin
lỗi trên Báo Thanh niên 3 số liên tiếp. Những biện pháp dân sự nêu trên được quy định tại
điều 202 Luật SHTT
Chế tài được Tòa án áp dụng như vậy phù hợp với yêu cầu khởi kiện của Công ty
Piaggio Việt Nam và quy định của pháp luật SHTT. Để bảo vệ quyền SHTT, Luật SHTT đã
cho phép chủ sở hữu KDCN những quyền năng tự vệ tại điều 198. Bởi các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp luôn có nguy cơ diễn ra gây nguy hại cho các chủ thể trong
sản xuất kinh doanh, nên ngoài việc hướng các bên tới chấp hành luật, Nhà nước cũng tạo ra
cơ sở pháp lý để các bên tự bảo vệ quyền của mình.
Công ty Piaggio Việt Nam trong trường hợp trên không tự thực hiện quyền yêu cầu tại
các điểm a, b, c khoản 1 điều 198 mà thực hiện việc khởi kiện ra Tòa án. Thông thường, việc

18


tự bảo vệ như áp dụng biện pháp công nghệ, yêu cầu chủ thể xâm phạm xin lỗi công khai,
bồi thường thiệt hại,... chỉ được thực hiện bằng các công văn mang tính khuyến nghị, còn
việc kiện ra Tòa án tuy có mất thời gian, công sức, tiền bạc nhưng bản án của Tòa có giá trị
thi hành bắt buộc, qua đó chấm dứt tuyệt đối hành vi xâm phạm của Công ty cổ phần hỗ trợ
phát triển công nghệ Detech .
Trong vụ việc trên, phán quyết của Tòa không yêu cầu Công ty cổ phần hỗ trợ phát
triển công nghệ Detech bồi thường thiệt hại về kinh tế (do giảm sút doanh số, ảnh hưởng của
sản phẩm xe máy bị xâm phạm KDCN,...), cũng như có sự thay đổi về phạm vi khởi kiện của
A, cho thấy có thể trên thực tế thiệt hại này không lớn, bởi thời điểm xâm phạm của Công ty
cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech là khoảng từ năm 2016 đến cuối năm 2017, chưa
quá lớn để gây ra thiệt hại đáng kể cho sản phẩm “XE MÁY”, nhưng việc ngăn chặn hành vi
xâm phạm kịp thời mới có tính chất trọng yếu để Công ty Piaggio Việt Nam bảo vệ quyền
của mình.
•

Chế tài hành chính

Theo khoản 1 điều 199 Luật SHTT: “tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử
lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.”. Ngoài biện pháp dân sự được Tòa án
giải quyết theo quy định tại điều 202, khỏa 2 điều 198 còn cho phép chủ thể bị xâm phạm
yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành
chính hoặc hình sự.
Theo đó, khi phát hiện Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech có hành vi
xâm phạm, Công ty Piaggio Việt Nam có thể kiến nghị, yêu cầu Thanh tra quận/huyện hoặc
Thanh tra Sở KHCN tổ chức thanh tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính nếu có, hoặc
yêu cầu Đội Quản lý thị trường quận/huyện nơi phát hiện hàng hóa của Công ty cổ phần hỗ

trợ phát triển công nghệ Detech (xe điện) có dấu hiệu xâm phạm kiểm tra, thu thập chứng cứ
xác định hành vi xâm phạm và xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt nếu có được tiến
hành theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Các biện pháp xử lý hành chính trong hoạt dộng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có vai trò
rất quan trọng. Một mặt, cơ quan hành chính nhà nước đóng vai trò là cơ quan quản lý mang
tính thường xuyên, liên tục, được chuyên môn hóa cho từng loại việc, từng nhóm đối tượng,
đồng thời, lĩnh vực sở hữu trí tuệ gắn chặt với các hoạt động kinh tế, đòi hỏi năng lực quản
lý, kiến thức khoa học cao, do vậy trên thực tế khả năng phát hiện và xử lý hành vi xâm
phạm quyền SHTT của nhóm cơ quan như Thanh tra, Cơ quan Quản lý thị trường,.. cao hơn
nhiều so với Tòa án, vốn là cơ quan mang tính chất xét xử theo vụ việc, bảo đảm công bằng,
quyền và lợi ích cho các chủ thể tranh chấp. Mặt khác, việc phát hiện, xử lý vi phạm hành
19


chính và buộc bên vi phạm chấp hành biện pháp hành chính về chấm dứt hành vi xâm phạm
thường được tiến hành nhanh hơn so với thời hạn tố tụng, bên bị xâm phạm vì thế có thể kịp
thời bảo vệ quyền lợi của mình.
3.1.4

Khuyến nghị cho doanh
nghiệp

• Đăng kí bảo hộ KDCN trước khi sản xuất để giảm thiểu rủi ro
Đối với trường hợp của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, có thể
thấy do nhiều nguyên nhân mà trước khi tiến hành sản xuất và phân phối dòng xe điện ra thị
trường đã không tiến hành đăng kí bảo hộ KDCN tại Cục SHTT mà chỉ dựa vào một văn bản
kết luận giám định của Viện KHSHTT dẫn đến rủi ro không đáng có. Trên thực tế, việc đăng
kí bảo hộ KDCN giúp doanh nghiệp tránh được những nguy cơ bao gồm:

(i)

Tránh xâm phạm quyền của chủ thể đã được cấp văn bằng:

Việc đăng kí bảo hộ tại Cục SHTT cho phép doanh nghiệp kiểm soát được kiểu dáng
của mình có yếu tố, dấu hiệu xâm phạm KDCN của chủ thể đã đăng kí và được cấp văn bằng
bảo hộ trước hay không, qua đó tránh trường hợp xâm phạm quyền của chủ thể khác. Trong
trường hợp trên nếu Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech nộp đơn sau, thì
khi thực hiện giám định khoa học để cấp văn bằng bảo hộ, mẫu xe tay ga “P” của Công ty
Piaggio Việt Nam sẽ được bảo hộ trước, đồng thời do có yếu tố tương đồng mà hồ sơ đăng kí
bảo hộ của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech sẽ bị trả lại. Công ty cổ
phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech nhận biết được KDCN có dấu hiệu xâm phạm, qua
đó có hướng thay đổi hoặc ngưng sử dụng mẫu xe điện.

(ii)

Bảo vệ quyền đối với tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Mặc dù luật SHTT có quy định nguyên tắc quyền của người sử dụng trước kiểu dáng
công nghiệp5, theo đó nếu Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech có sử dụng
kiểu dáng xe điện trước khi Công ty Piaggio Việt Nam được cấp văn bằng bảo hộ, thì kể từ
thời điểm văn bằng mà Công ty Piaggio Việt Nam được cấp, họ có độc quyền theo cơ chế
nộp đơn đầu tiên, quyền của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech vì thế mà
bị giới hạn như không được tăng quy mô sản xuất kinh doanh, không được chuyển giao
5 Khoản 1 Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ: “Trường hợp trước ngày đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được
công bố mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
đồng nhất với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là
người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu
dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc
trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng

trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp”.

20


quyền sử dụng,… Bởi vậy trong hoạt động sản xuất, khi chuẩn bị đưa ra mẫu mã mới, doanh
nghiệp cần tiến hành đăng kí bảo hộ SHTT càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền đối với tài
sản trí tuệ của mình.

• Lựa chọn cơ chế giải quyết yêu cầu và bảo vệ quyền lợi khi bị xâm phạm
Như đã phân tích ở trên, có hai cơ chế thường được các bên lựa chọn để yêu cầu bảo
vệ quyền lợi của mình bao gồm cơ chế tố tụng và cơ chế hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế
các oanh nghiệp khi bị xâm phạm quyền thường có xu hướng lựa chọn cơ chế hành chính
trước khi khởi kiện bên xâm phạm ra tòa án. Bởi việc đề nghị thanh tra, kiểm tra, phát hiện
hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với KDCN thường nhanh hơn so với thời hạn tố tụng,
qua đó doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình kịp thời hơn. Điểm quan trọng khác là khi
đã có kết luận của cơ quan hành chính về việc có hành vi xâm phạm, hoặc có được quyết
định xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ giúp chủ thể bị xâm phạm giảm được rất nhiều nghĩa
vụ chứng kinh trước Tòa án. Việc theo kiện kéo dài có thể gây lãng phí tiền bạc, của cải của
doanh nghiệp mà hiệu quả chưa chắc đã cao hơn cơ chế hành chính mặc dù tính chất bắt
buộc thi hành là như nhau. Doanh nghiệp khi thực hiện quyền bảo vệ tài sản trí tuệ cần cân
nhắc và lựa chọn cơ chế giải quyết hơp lý.
3.1.5

Kiến nghị sửa đổi mức xử
phạt hành vi xâm phạm
KDCN
Hiện nay việc xử lý hành chính đối với hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp nói
chung được tiến hanhf theo quy định của Nghị định số 99/2013/ND-CP. Theo đó, điều 11,

các khoản từ 2 đến 12 khi quy định về mức phạt tiền đối với hành vi xâm phạm KDCN dựa
trên giá trị hàng hóa vi phạm, và bao giờ cũng thấp hơn nhiều, có khi chỉ bằng nửa hoặc thấp
hơn. Như theo quy định của khoản 12, số tiền cao nhất bị phạt chỉ là 250 triệu dồng cho giá
trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm là từ 5500 triệu đồng trở lên. Trên thực tế, giá trị hàng hóa có
thể là con số lớn hơn nhiều so với mức cao nhất được khoản 12 nêu ra là 500 triệu đồng, có
thể là hàng tỷ đồng hoặc nhiều tỷ đồng bởi không phải lúc nào chủ thể bị xâm phạm KDCN
cũng có thể sớm phát hiện ra hành vi của chủ thể xâm phạm và có cách xử lý kịp thời.
Lợi nhuận mà chủ thể có hành vi xâm phạm thu được có thể là rất lớn, nhất là khi việc
xâm phạm tiễn ra trong thời gian dài, nên mức phạt được Nghị định 99 đặt ra là chưa thỏa
đáng, không đủ khả năng phòng ngừa các chủ thể vì kiếm lời trong quan hệ kinh doanh mà
lựa chọn việc xâm phạm KDCN của chủ thể khác.
Vì vậy, nhóm đưa ra kiến nghị đến cơ quan nhà nước khi ban hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm KDCN cần cân nhắc đến mức phạt để bảo đảm
tính răn đe, phòng ngừa, có thể nâng lên gần bằng và nới trần mức phạt lên trên 250 triệu
đồng như quy định hiện nay.

21


3.2

Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp của khung võng giữa doanh nghiệp tư nhân
Duy Lợi và Công ty Trường Thọ

Nguyên đơn: Doanh nghiệp tư nhân Duy Lợi
Bị đơn: Công ty Trường Thọ
Lý do khởi kiện: Khung võng xếp của bị đơn xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đối với
khung võng xếp của nguyên đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp Bằng độc quyền
sáng chế số 7173 từ ngày 31.7.2003
a. Phía nguyên đơn

Thời gian khởi kiện: Tháng 1.2006. Trước đó, tháng 9.2005, cơ quan có thẩm quyền đã
kiểm tra hành chính tại cơ sở sản xuất của bị đơn, đã niêm phong tạm giữ 488 chiếc võng của
bị đơn. Lý do là số võng này có dấu hiệu xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đang được bảo
hộ độc quyền. Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận và biện pháp xử
lý hành chính thì nguyên đơn khởi kiện và yêu cầu Toà Dân sự ban hành lệnh áp dụng biện
pháp khẩn cấp tạm thời với nội dung tiếp tục tạm giữ, niêm phong số hàng của bị đơn xâm
phạm kiểu dáng công nghiệp đã bị phát hiện trước đây (gồm 438 khung võng thành phẩm và
50 khung võng bán thành phẩm); buộc bị đơn chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, không sản
xuất, buôn bán khung võng có kiểu dáng xâm phạm; buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số
tiền là 100 triệu đồng.
b. Phía bị đơn

Thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp (SHCN) đã nhiều lần nộp đơn lên Cục SHTT
khiếu nại, đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173 đã cấp
cho khung võng xếp của nguyên đơn. Bị đơn cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và Toà
Dân sự 3 khung võng xếp do mình thu thập và cho rằng chúng đã xuất hiện từ trước và có
kiểu dáng không khác biệt khung võng xếp của nguyên đơn để thuyết phục rằng: Khung
võng xếp đã có từ lâu ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam từ trước tháng 4.1975. Đã có một
số người làm chứng cho rằng, kiểu dáng võng như thế này đã được sản xuất từ cách đây rất
lâu. Một số cơ sở cho rằng, họ đã sản xuất loại võng này từ năm 1980. Theo quan điểm của
bị đơn, các sản phẩm võng xếp hiện nay chỉ khác võng xếp trước đây về vật liệu, còn cơ cấu
và kiểu dáng không khác.
Mặt khác, bị đơn đưa ra thêm một chứng cứ khác. Đó là chứng thư giám định năm sản
xuất, lưu thông của 3 khung võng này. Với chứng thư này, bị đơn cho rằng, việc xác định
thời điểm xuất hiện kiểu dáng đã được một đơn vị có uy tín chứng nhận nên có thể xem là ý
kiến khách quan, có thể sử dụng làm chứng cứ cho việc giải quyết vụ việc. Từ đó dẫn tới lập
luận rằng, kiểu dáng của nguyên đơn đã mất “tính mới” tại thời điểm đăng ký, không đảm
22

bảo điều kiện để bảo hộ. Bị đơn cho rằng, nếu Cục SHTT không hủy Bằng độc quyền kiểu
dáng công nghiệp của nguyên đơn, cũng sẽ khởi kiện vụ việc ra tòa án.
c. Phía toà án

Toà Dân sự - Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức hòa giải vụ
kiện xâm phạm kiểu dáng đã được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng số 7173.
Trước Toà, bị đơn cho biết đã dừng sản xuất và kinh doanh loại khung võng giống kiểu
dáng được bảo hộ theo Văn bằng 7173 và cam kết không sản xuất, lưu thông, trưng bày, kinh
doanh khung võng có kiểu dáng giống kiểu dáng của nguyên đơn cho tới khi có quyết định
chính thức của Cục SHTT và cơ quan thẩm quyền về số phận hiệu lực Văn bằng 7173. Do
đó, nguyên đơn rút yêu cầu thứ nhất. Đối với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, nguyên đơn sẽ
tạm bảo lưu, chờ đến khi có quyết định cuối cùng về Văn bằng 7173. Trường hợp quyết định
của Cục hủy hiệu lực Văn bằng 7173, nguyên đơn sẽ ngưng khiếu kiện. Ngược lại, nếu Văn
bằng 7173 được tiếp tục duy trì, nguyên đơn sẽ tái nộp đơn kiện, yêu cầu bị đơn bồi thường.
Tuy nhiên, thông qua đại diện sở hữu trí tuệ là Văn phòng luật sư Phạm và liên danh,
doanh nghiệp Duy Lợi đã gửi văn bản ngày 23/11 tới Cục Sở hữu trí tuệ, phản đối kiến nghị
hủy Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 7173 cấp cho khung mắc võng Duy Lợi của
Công ty Trường Thọ. Theo lập luận của Duy Lợi, những bằng chứng mà Trường Thọ đưa ra
không đủ cơ sở để khẳng định võng xếp Trường Thọ được sản xuất trước võng xếp Duy Lợi.
Ngoài ra, khung võng xếp của Duy Lợi vẫn đảm bảo tính mới khi so với những loại võng
khác vào thời điểm trước 23/3/2000 (ngày doanh nghiệp này nộp đơn xin bảo hộ kiểu dáng
công nghiệp). Sản phẩm có nhiều chi tiết cải tiến như có thể xếp được, hình dáng khung xếp
mang lại giá trị thẩm mỹ cao hơn cho sản phẩm...
Vì thế, Duy Lợi cũng yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ bảo lưu hiệu lực Bằng 7173.
d. Nhận xét

Trong vụ việc này, yêu cầu xử lý xâm phạm quyền và đề nghị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo
hộ đan xen nhau. Yêu cầu áp dụng biện pháp hành chính và biện pháp dân sự cũng được bên
nguyên đưa ra. Trong khi đó, sự tranh chấp về phạm vi bảo hộ chưa có kết luận cuối cùng

của Cục SHTT, hoặc Bộ KH&CN (trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Cục
SHTT), hoặc của Toà Hành chính (trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Cục
SHTT và của Bộ KH&CN).Trong bối cảnh như vậy, các bên không tự thương lượng được
với nhau nên việc Toà Dân sự - Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoà giải để
giải quyết vụ kiện là biện pháp phù hợp. Theo đó, các bên tự rút lại các yêu cầu, tự kiềm chế
trong việc sử dụng các đối tượng SHCN đang tranh chấp và chờ kết luận của cơ quan có
23


trách nhiệm trong việc xác lập quyền. Đó là giải pháp thích hợp để hạn chế đến mức thấp
nhất thiệt hại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của các bên.
3.3

Tranh chấp của Smartdoor và Austdoor về thanh kim loại định hình
3.3.1 Tóm tắt diễn biến vụ việc
Công ty Cửa cuốn Úc Smartdoor (gọi tắt là Công ty Úc) có đơn gửi Báo CAND về việc,
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Phát (gọi tắt là Hưng Phát) vi phạm quyền sở
hữu công nghiệp khi sử dụng thanh nhôm định hình trong sản phẩm cửa cuốn Austdoor.

a. Smartdoor kiện Austdoor
- Ngày 15/12/2004, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Tân Trường Sơn
-

-

-

được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp thanh nhôm định
hình số 8106.
Tháng 5/2007, Công ty Tân Trường Sơn ký "Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Kiểu

dáng công nghiệp thanh nhôm định hình số 8106" cho Công ty Hưng Phát. Thời hạn
hợp đồng đến ngày 7/8/2008.
Ngày 10/11/2008, Công ty cổ phần cửa cuốn Úc Smartdoor, Thành viên của tập đoàn
Công nghiệp Thiên Phú và Tân Trường Sơn ký "Hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng Kiểu dáng công nghiệp số 8106" với Công ty Tân Trường Sơn.
Hai bên đã tiến hành đăng ký hợp đồng với Cục Sở hữu trí tuệ để xác lập quyền sử
dụng hợp pháp với kiểu dáng công nghiệp này và được cấp giấy chứng nhận.
Smartdoor được cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận hợp đồng, chuyển quyền sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản phẩm nêu trên theo quyết định số 2109/QĐ –
SHTT ngày 18/12/2009. Thời hạn chuyển giao từ 18/12/2008 đến 18/12/2009, sau đó
gia hạn tới 18/12/2010. Trong suốt thời gian này, Smartdoor luôn sản xuất sản phẩm
theo kiểu dáng đã được chứng nhận
Trong suốt thời gian sử dụng mẫu kiểu dáng công nghiệp này, công ty Smartdoor cho
rằng luôn bị các Doanh nghiệp khác làm nhái, trong đó có Công ty Austdoor, tức công
ty Hưng Phát.
Ngày 25/11/2008, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT Hà Nội tạm
giữ một xe hàng của Công ty Hưng Phát để xác minh việc vi phạm.
Ngày 7/1/2009, Cục Sở hữu trí tuệ có công văn trả lời Đội QLTT số 14 về việc mẫu
nan nhôm định hình của Công ty Hưng Phát trong lô sản phẩm thu hồi ngày
25/11/2008 vi phạm Kiểu dáng công nghiệp số 8106 đã được đăng ký của Công ty
Tân Trường Sơn.
Tiếp đến, ngày 24/6/2009, Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT Hà Nội lại tiếp tục giữ 1
xe hàng của Công ty Hưng Phát.
Trong Công văn trả lời ngày 30/6/2009, Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận, mẫu nan nhôm
có trong xe hàng tạm giữ của Công ty Hưng Phát vi phạm Kiểu dáng công nghiệp số
8106.
24


- Ông Nguyễn Minh Chí, trợ lý Giám đốc, Công ty Hưng Phát cho biết, lượng hàng mà

công ty này sản xuất có sử dụng Kiểu dáng công nghiệp số 8106 không tiêu thụ hết
trong thời gian hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu với Công ty Tân Trường Sơn còn
hiệu lực.
- Chính vì thế, Công ty Hưng Phát đã nhiều lần liên hệ với Công ty Tân Trường Sơn đề
nghị gia hạn hợp đồng hoặc cho một khoảng thời gian nhất định để tiêu thụ hết hàng,
nhưng chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ phía công ty về việc đồng
ý hoặc từ chối ký tiếp phụ lục gia hạn hợp đồng…
- Về phía Tân Trường Sơn, ngày 1/12/2008, Công ty đã gửi Công văn số 112 yêu cầu
công ty Hưng Phát chấm dứt không bán thanh nhôm định hình số 8106 vì hợp đồng
đã hết hiệu lực từ ngày 7/8/2008.
- Trong văn bàn này nêu rõ, "kể từ ngày giấy chứng nhận hết hiệu lực cho đến nay,
Công ty Hưng Phát vẫn tiếp tục kinh doanh sản phẩm này là cố tình vi phạm Luật Sở
hữu trí tuệ về bản quyền kiểu dáng công nghiệp của chúng tôi". Như vậy là rõ câu trả
lời của Công ty Tân Trường Sơn.
b. Austdoor kiện ngược lại Smartdoor
- 19/02/2009: Công ty Austdoor nộp đơn số 3 – 2009 – 00148 kiểu dáng “Thanh kim
loại định hình” gồm 2 phương án, đơn đã được chấp nhận hợp lệ và công bố. Ngày
22/2/2010, công ty có đơn đề nghị ghép các đơn nộp sau là 3/2009/00272,
3/2009/00609, 3/2009/00828 và bổ sung 4 phương án mới thành 10 phương án.
- Ngày 22/3/2010, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 4864/QĐ-SHTT do
Cục phó Hoàng Văn Tân ký cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 14163 với
10 phương án cho Công ty cổ phần tập đoàn Austdoor (người thụ lý đơn là ông Lê
Ngọc Lâm, Trưởng phòng Kiểu dáng). Theo Smartdoor, việc cấp bằng cho đơn trên
bao gồm cả những phương án tương tự với hình KDCN trong GCNĐK Hợp đồng lixăng mà Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp cho đơn vị này.
- 15/04/2010: Austdoor đã có công văn số 35/2010/ CVKC – ADG gửi Smartdoor với
nội dung: Kiểu dáng công nghiệp “Nhôm thanh định hình” mà đơn vị này sản xuất và
kinh doanh có kiểu dáng giống với KDCN theo Bằng số 14163. Vì thế, Austdoor yêu
cầu Smartdoor phải ngừng sản xuất trong 15 ngày kể từ ngày nhận được khuyến cáo
của Austdoor. Trong tài liệu gửi kèm công văn, Austdoor đã gửi hình ảnh mẫu nan
A43. Sau khi xem xét, phía bên Smartdoor khẳng định “đây chính là phương án số 4

của Bằng độc quyền số 14163, không khác biệt đáng kể so với “nhôm thanh định
hình” đã được cấp Bằng độc quyền số 8106 của Smartdoor.
- 12/5/2010: Smartdoor gửi công văn tới Cục trưởng cục SHTT Trần Việt Hùng, yêu
cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng số 14163 của Austdoor với lí do: Kiểu dáng được bảo
hộ không khác biệt đáng kể so với kiểu dáng mà Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp cho
Smartdoor trước đó và đề nghị cục giải thích về sự việc trên.
3.3.2

Kết quả vụ việc

a. Giai đoạn 1
25