Một số vướng mắc, bất cập trong áp dụng quy định của pháp luật liên quan đến các hợp đồng có đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, BẤT CẶP TRONG ÁP DỤNG QUY
ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐÉN CÁC HỢP ĐỊNG
CĨ ĐỐI TƯỢNG LÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VŨ Thị Hải Yến
*
Tóm tắt: Hợp đồng có đoi tượng là quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành một
loại giao dịch phố biến trong đời sống cũng như trong kinh doanh. Do tính đặc thù cũng
như tính phức tạp của loại họp đồng này nên việc áp dụng quy định pháp luật trên thực
tế gặp khơng ít khó khăn. Bài viết bình luận một so vướng mac, bat cập trong các quy
định liên quan đến hợp đổng có đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ và đề xuất những kiến
nghị hồn thiện.

Abstract: Contracts dealing with intellectual property rights are becoming a
common type of transaction in life as well as in business. Due to the specificity as well
as the complexity of this type of contract, its legal application in practice faces many
difficulties. This article comments on some problems, inadequacies of the provisions
related to contracts with the subject matter of intellectual property rights and provide
proposals for legal improvement.

đến cơng chúng đã hình thành một nền công
rong bối cảnh thương mại hiện đại,
nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là loại
tài sản có giá trị kinh tế quan trọng đốivăn
vớihố, nghệ thuật - nền cơng nghiệp giải
trí, với sự phát triển ngày càng nhanh về số
các cá nhân, tổ chức, nên loại “hàng hoá đặc
lượng và phạm vi tham gia của các doanh
biệt” này đòi hỏi phải được đưa vào trong
nghiệp như: Các nhà xuất bản, nhà sản xuất
lưu thông như: Mua bán, trao đổi, cho

băng đĩa, hãng phim, các tổ chức phát
thuê... một cách thuận tiện như các loại
thanh, truyền hình, các cơng ty biểu diễn,
hàng hố khác*
1. Chuyển giao quyền SHTT
công ty truyền thông, các nhà cung cấp dịch
thông qua hợp đồng chuyển nhượng hay
vụ trung gian như dịch vụ internet,
chuyển quyền sử dụng là loại giao dịch phổ
Youtube, mạng xã hội... Do đó, các hợp
biến nhất hiện nay.
đồng chuyển giao QTG, QLQ diễn ra ngày
1. Hợp đồng chuyển giao quyền tác
càng phổ biến.
giả, quyền liên quan

T

Đối tượng của quyền tác giả (QTG),
quyền liên quan (QLQ) là những sản phẩm
sáng tạo thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật,
khoa học, đóng vai trị quan trọng đối với
đời sống văn hoá, tinh thần của nhân loại.
Việc phổ biến những sản phẩm tinh thần
* PGS.TS., Trường Đại học Luật Hà Nội.
1 Tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo
trình Luật SHTT, Nxb. Công an an nhân dân, 2021,
tr 330.

1.1. về xác định chủ thể trong hợp

đồng chuyển giao quyền tác giả
Xác định đồng tác giả trong trường
họp tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của
nhiều người

Ngày nay, tác phẩm có sự tham gia sáng
tạo của nhiều người như tác phẩm điện ảnh,
sân khấu, chương trình máy tính... ngày
càng trở nên phổ biến và đóng vai trị quan
trọng trong các ngành cơng nghiệp văn hố

17


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SƠ 2/2022

- giải trí. Việc xác định và giải quyết quyền
lợi về tinh thần cũng nhu kinh tế của các tác
giả đối với tác phẩm chung này khá phức
tạp, đặc biệt khi một trong các tác giả muốn
khai thác QTG của mình.
Pháp luật QTG của các quốc gia thường
có sự phân biệt tác phẩm đồng tác giả (Joint
Work) với tác phẩm kết họp (Compound
Work)23 hay tác phẩm tập thể (Collective
Work)2. Đặc trưng của tác phẩm kết hợp hay
tập thể là sự kết hợp những tác phẩm độc
lập để tạo nên một tác phẩm chung nhằm
phục vụ cho một mục đích sử dụng chung.
Điều 101 Luật QTG Hoa Kỳ đã chỉ rõ tác

phẩm tập thể “/à tác phẩm như các tạp chí
định kỳ, các tuyển tập thơ văn, các bộ bách
khoa từ điển trong đổ một sổ người đóng
góp vào đó các tác phẩm độc lập riêng biệt
được kết hợp với nhau tạo thành một tuyến
tập hoàn chinh". Do phần sáng tạo của mồi
tác giả trong tác phẩm kết họp (hay tác
phẩm tập thể) có tính độc lập nên mỗi tác
giả có thể khai thác riêng phần QTG của
mình mà khơng bị chi phối bởi tác giả khác,
trừ khi giữa các tác giả có sự thoả thuận về
việc ràng buộc QTG. Ví dụ, nhạc sĩ sáng tác
ca khúc cho tác phẩm điện ảnh có thể sử
dụng bài hát đó cho những mục đích khác
ngồi bộ phim (như biểu diễn trên sân khấu,
thu băng đĩa...) nếu không có thoả thuận
ràng buộc QTG với nhà sản xuất phim.
Khác với tập thể tác giả, theo pháp luật
các quốc gia, đồng tác giả (joint authors)
phải đáp ứng được hai tiêu chí: Thứ nhất,
các tác giả (hai hoặc nhiều người) phải
2 Luật QTG Đức tại Điều 8 quy định về đồng tác giả
(Joint Authors) và Điều 9 quy định về tác giả tác
phẩm kết hợp (Authors of Compound Works),
nguồn: />55#7, truy cập ngày 01/08/2021.
3 Điều 101 Luật QTG Hoa Kỳ đưa ra hai định nghĩa:
Tác phẩm đồng tác giả (joint work) và tác phẩm tập
the (collective -work), nguồn: yright.
gov/titlel7/title 17.pdf, truy cập ngày 01/08/2021.

18

cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tiêu
chí này địi hỏi: (i) Những người đó trước
hết đều phải là tác giả - là người trực tiếp
sáng tạo tác phẩm và (ii) Các tác giả phải
“có chủ ý” tạo ra tác phẩm chung, phải
thống nhất về mục đích sáng tạo, thậm chí là
phải có sự bàn bạc, trao đổi trong quá trình
sáng tạo tác phẩm. Thứ hai, sự đóng góp của
họ tạo nên một tác phẩm chung thong nhất,
không thể tách rời4. Một tác phẩm do nhiều
người sáng tạo chỉ coi là tác phẩm đồng tác
giả (joint work) khi phần đóng góp sáng tạo
của mỗi tác giả trong tác phẩm chung không
thể tách ra để sừ dụng riêng và nó hợp thành
một tác phẩm chung thống nhất.
Trong pháp luật Việt Nam, định nghĩa
“đồng tác giả” được quy định tại khoản 2
Điều 6 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP:
4 Luật QTG của Đức tại khoản 1 Điều 8 quy định:
"Khi nhiều người cùng sáng tạo ra tác phẩm mà
không thể phân định, không thế đánh giá riêng biệt
một cách rõ ràng về phần đóng góp của từng người
thì họ là đong tác giả”, nguồn: https://germanlaw
archive.iuscomp.org/?p=855#7, truy cập ngày
01/08/2021.
Luật QTG của Nhật Bản gián tiếp quy định về
đồng tác già thông qua định nghĩa về “tác phẩm đồng
tác giả” tại khoản 12 Điều 2: "Tác phẩm đồng tác

già là tác phẩm được sáng tác bởi hai người hoặc
nhiều hơn, và nếu tách riềng theo từng phần đóng
góp của mỗi người thì khơng thể sử dụng được”,
nguồn: />27_October,2014_Copyright_Law_of_Japan.pdf,
truy cập ngày 01/08/2021.
Điều 7 Luật QTG của Thụy Sĩ quy định: "Khi
hai hoặc nhiều người cùng đóng góp với tư cách là
tác giả trong việc tạo ra một tác phẩm, thì QTG
thuộc về tất cả những người đồng tác giả đó”,
nguồn: />8_1798_1798/en#art_6, truy cập ngày 01/08/2021.
Điều 101 “Định nghĩa” trong Luật QTG của
Hoa Kỳ quy định: "Tác phẩm đồng tác giả” là tác
phẩm được sáng tạo bới hai hay nhiều tác giả với
chủ ỷ là sự đóng góp của họ được kết hợp thành các
phần không thế tách rời và phụ thuộc lẫn nhau trong
một chỉnh thê hoàn chinh”, nguồn: y
right.gov/titlel7/titlel7.pdf,
truy
cập
ngày
01/08/2021.


MỘT SÔ VƯỚNG MẲC...

“Đồng tác giả là những tác giả cùng trực
tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác
phấm văn học, nghệ thuật và khoa học”.
Định nghĩa này chỉ đưa ra một tiêu chí duy
nhất để xác định đồng tác giả là “cùng trực

tiếp sáng tạo ra tác phẩm” mà chưa chỉ ra
tiêu chí để phân biệt rõ “đồng tác giả” với
“tập thể tác giả” (đối với tác phẩm kết hợp
hay tác phẩm tập thể), cũng như chưa quy
định QTG đối với tác phẩm đồng tác giả
được thực hiện như thế nào. Thậm chí đối
với những tác phẩm phức tạp như tác phẩm
điện ảnh, sân khấu, Điều 21 Luật SHTT
năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009,
2019)5 cũng bỏ ngỏ không quy định rõ
những người làm công việc đạo diễn, biên
kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm
nhạc, thiết kế mỹ thuật... có phải là đồng
tác giả hay không, mà chỉ quy định họ được
hưởng các quyền nhân thân (tại khoản 1, 2
và 4 Điều 19) và các quyền khác “theo thoả
thuận”. Điều này sẽ gây khó khăn trong
trường hợp một trong số những tác giả tham
gia sáng tạo tác phẩm điện ảnh/sân khấu
muốn khai thác phần sáng tạo của mình
trong tác phẩm chung thì có cần phải được
sự đồng ý của các tác giả khác không?
Đe khắc phục bất cập trên, Dự thảo
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
SHTT6 (sau đây gọi là Dự thảo) đã bổ sung
quy định về đồng tác giả tại Điều 13a như
sau: “Trường hợp có hai hoặc nhiều người
cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm với chủ
ỷ là sự đóng góp của họ được kết hợp thành
các phần không thể tách rời và phụ thuộc

lân nhau trong một tong thế hồn chỉnh thì
những người đó là đồng tác giả”. Quy định
mới trong Dự thảo đã chỉ rõ ba tiêu chí xác
5 Sau đây gọi tắt là Luật SHTT.
6 Dự thảo 05 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật SHTT, nguồn: />Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7371, truy cập
ngay 25/08/2021.

định đồng tác giả là: (i) Phải cùng trực tiếp
sáng tạo; (ii) Có chủ ý về việc tạo ra tác
phẩm chung hoàn chỉnh; và (iii) Kết quả
sáng tạo của từng tác giả trong tác phẩm
chung có tính phụ thuộc lẫn nhau, khơng thể
tách ra để khai thác, sử dụng độc lập. Quy
định này sẽ là căn cứ để xác định đồng tác
giả đối với những tác phẩm có sự tham gia
sáng tạo của nhiều người. Đối với tác phẩm
điện ảnh, có những phần sáng tạo có tính
độc lập tưorng đối và có thể tách ra sử dụng
riêng như: Ca khúc hay âm nhạc của phim;
tác phẩm văn học; kịch bản điện ảnh... thì
nhạc sĩ viết ca khúc, nhà văn viết tiểu thuyết
hay biên kịch viết kịch bản không phải là
đồng tác giả tác phẩm điện ảnh. Trường hợp
này, tác giả có quyền khai thác độc lập đối
với phần tác phẩm có thể tách ra để sử dụng
riêng. Trường hợp phần sáng tạo của các
chủ thể có tính phụ thuộc lẫn nhau và khơng
thể tách rời thì họ được coi là đồng tác giả
của tác phẩm. Ví dụ, đối với tác phẩm điện

ảnh, đạo diễn, quay phim, dựng phim, thiết
kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng,
mỹ thuật trường quay được coi là đồng tác
giả của tác phẩm điện ảnh.
Tuy nhiên, Dự thảo hiện nay vẫn chưa
làm rõ việc thực hiện các quyền nhân thân và
tài sản của đồng tác giả như thế nào và khác
gì với việc thực hiện quyền của tập thể tác
giả. Do tác phẩm đồng tác giả là một tác
phẩm chung, không thể khai thác riêng lẻ
theo từng phần, nên QTG đối với tác phẩm
đó là của chung các đồng tác giả. Việc thực
hiện các quyền nhân thân hay tài sản của mồi
đồng tác giả sẽ liên quan hay bị ràng buộc
với các đồng tác giả khác. Để có căn cứ cụ
thể cho việc áp dụng trên thực tế, thiết nghĩ
Luật SHTT cần bổ sung quy định: “Việc thực
hiện các quyền nhân thân và tài sản đổi với
tác phấm chung phải có sự thoả thuận, thong
nhất ý chí của các đồng tác giả, trừ trường
hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật cỏ

19


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTSÓ 2/2022

quy định khác'. Như vậy, trường hợp một
trong các đồng tác giả muốn chuyển giao
QTG (như cho phép chủ thể khác sao chép,

xuất bản, phân phối bản sao...) thì phải có sự
đồng ý của các đồng tác giả.
Giả định quyền tác giả, quyền liên quan

Trong các giao dịch chuyển giao QTG,
QLQ, việc suy đoán chủ thể của QTG, QLQ
có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Khi chuyên
giao QTG, QLQ, bên chuyển giao phải
chứng minh mình là tác giả hay chủ sở hữu
QTG, QLQ. Do tính chất “bảo hộ tự động”7,
nên trong trường hợp QTG, QLQ khơng
được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, việc chứng minh tư cách chủ thể sẽ
gặp khỏ khăn khi chủ thể khơng có ý thức
lưu giữ những chứng cứ về quá trình sáng
tạo, đầu tư cho tác phẩm, hay bản ghi âm,
ghi hình... Hơn nữa, nếu thời điếm sáng tạo
tác phẩm q lâu dẫn đến chứng cứ khơng
cịn (bị mất mát, thất lạc khơng tìm thấy)
hay bản gốc tác phẩm bị hư hại... thì việc
chứng minh lại càng khó khăn hơn. Do đó,
nếu yêu cầu bên chuyển giao QTG, QLQ
phải có chứng cứ chứng minh quyền của
mình thì có thể dẫn đến làm chậm trễ q
trình giao kết hợp đồng. Vì vậy, để giảm
nhẹ nghĩa vụ chứng minh cho tác giả, chủ
sở hữu QTG (trong trường hợp họ thực sự là
chủ the QTG) khi có tranh chấp, tạo điều
kiện thuận lợi thúc đẩy giao dịch chuyển
giao, khai thác QTG, Công ước Beme về

bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và
pháp luật QTG của các quốc gia đều có quy
định “giả định về QTG” (Presumption of
authorship).
Giả định về QTG được hiểu là sự suy
đoán theo luật định (luật QTG), theo đó
“người” đáp ứng được các điều kiện hình
thức mà pháp luật quy định sẽ được suy
7 Xem Điều 6 Luật SHTT “Căn cứ phát sinh, xác lập
quyền SHTT”.

20

đoán là tác giả, chủ sở hữu QTG, trừ khi có
chứng cứ chứng minh ngược lại8. Có thể
nhận thấy, quy định của Công ước Beme
cũng như pháp luật của các quốc gia (Đức,
Thụy Sỹ, Nhật Bản) quy định khá thống
nhất về giả định QTG. Theo đó, người được
ghi (nêu) tên hoặc dấu hiệu (theo một cách
quen thuộc) trên bản vật thể hố tác phẩm
thì được suy đốn là tác giả của tác phẩm
đó, trừ khi có chứng cứ ngược lại.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo
vệ QTG trên thực tế, đồng thời đáp ứng yêu
cầu về tính tương thích với Điều 18.72
CPTPP9 và 12.54 EVFTA10 - là những Hiệp
8 Điều 15 Công ước Beme quy định: “7. Đe được
thừa nhận là tác giả của các tác phâm văn học và
nghệ thuật hưởng sự bảo hộ của Công ước này và

được khởi kiện những người vi phạm tác phẩm của
mình trước Toà án ở các nước thành viên Liên hiệp,
nếu khơng có bằng chứng ngược lại, tác giả chi cần
ghi tên mình trên tác phẩm theo như thơng lệ. Khoản
này cũng áp dụng cả khi tên tác giả là một bút danh
(bút hiệu) nếu bút danh tác giả dùng không gây nên
một nghi vấn nào về danh tinh thật của tác giả".
Điều 8 Luật QTG Thụy Sỳ qụy định: “Tác giả
là người có tên, bút danh hoặc dấu hiệu phân biệt
xuất hiện trên các bản sao hoặc ấn phấm cùa tác
phàm, trừ khi có chứng cứ khác".
Đoạn 1 khoản 1 Điều 10 Luật QTG Đức quy
định: “Trong trường hợp không có bằng chứng
ngược lại, người được ghi/nêu tên là tác giả theo
cách thông thường trên bản sao cùa tác phẩm được
xuất bản hoặc trên bàn gốc của một tác phẩm mỹ
thuật sẽ được coi là tác giả của tác phãm đó: điều
này cũng được áp dụng đối với những dấu hiệu là
bút danh của tác giả hoặc nhãn hiệu của nghệ sĩ'.
Điều 14 Luật QTG Nhật Bản quy định “giả định
về tác giả” như sau: “Người có tên hoặc danh hiệu
(sau đây gọi là “tên thật”), hoặc bút hiệu, tên viết tắt
hoặc tên thay thế khác cho tên thực (sau đây gọi là bút
danh) mà thường được biết đến và được chi ra theo
cách thông thường trên tác phấm gốc hoặc khi tác
phẩm được cung cấp hoặc giới thiệu đến cơng chúng
thì được suy đốn là tác giả của tác phẩm đó”.
9 Điều 18.72 CPTPP giả định:
“7. Trong các thủ tục tơ tụng dân sự, hình sự, và nểu
phù hợp, thủ tục hành chính liên quan đến QTG và

QLQ, mơi Bên phải quy định về sự giả định rằng,
nêu không có băng chứng ngược lại thì:


MỘT SÔ VƯỞNG MẲC...

định thương mại tự do mà Việt Nam đã phê
chuẩn trong thời gian gần đây, Dự thảo đã
bổ sung Điều 198a về “giả định về QTG,
QLQ”11. Tuy nhiên, Điều 198a Dự thảo chỉ
giới hạn “giả định về QTG” trong thủ tục
dân sự, hành chính, hình sự về QTG khiến
cho việc áp dụng quy định này bị hạn chế.
Trên thực tế, yêu cầu suy đoán tác giả, chủ
sở hữu QTG khơng chỉ đặt ra trong trường
họp có tranh chấp hay xâm phạm, mà cả khi
tác phẩm được công bố, sử dụng, đặc biệt
trong việc chuyển giao QTG, QLQ. Do đó,
để bảo đảm tính tương thích với Điều 15
Cơng ước Beme, đồng thời để bảo vệ QTG
một cách thoả đáng trong cả việc khai thác,
sử dụng và giải quyết tranh chấp, xâm phạm,
Luật SHTT cần bổ sung quy định “giả định
về QTG” trong Phần thứ hai “QTG, QLQ”,10
11
(a) Người được nêu tên theo cách thông thường là
tác giả, người biểu diễn, hoặc nhà sản xuất của tác
phẩm, buổi biểu diễn, hoặc bản ghi âm, hoặc nhà
xuất bản nếu thích hợp, được coi là chủ thể quyền đã
nêu đối với tác phàm, buổi biểu diễn, hoặc bản ghi

âm đó; và
(b) Tồn tại QTG hoặc QLQ đối với đổi tượng này
10 Điều 12.54 EVFTA giả định về tác giả hoặc chủ sở
hữu quyền:
“Các Bên ghi nhận rằng, nhằm mục đích áp dụng
các biện pháp, thủ tục và chế tài quy định tại
Chương này, khi tên tác giả của tác phâm vàn học
hoặc nghệ thuật, và khi tên các chủ thế quyền của
các đối tượng được bảo hộ khác xuất hiện trên tác
phẩm hoặc đối tượng được bảo hộ theo cách thông
thường thì họ được coi là tác giả hoặc chũ thê
quyền, trừ trường hợp có bằng chứng ngược lại, và
do đó có thể thực hiện các thủ tục tố tụng chống lại
hành vi xăm phạm bản quyền ”.
11 Điều 198a về “giả định về QTG, QLQ” như sau:
“Trong các thủ tục tổ tụng dân sự, hành chinh, hình sự
về QTG, QLQ, nếu khơng có chứng cứ ngược lại thì:
1. Tổ chức, cá nhãn được nêu tên theo cách thông
thường là tác giả, người biếu diễn, nhà sản xuất bản
ghi âm, ghi hình, to chức phát sóng, nhà sản xuất tác
phẩm điện ảnh, nhà xuất bản được coi là chù thê
quyền đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bàn ghi âm,
ghi hình, chương trình phát sóng đó.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này
được hicởng QTG hoặc QLQ tương ứng".

thay vì quy định trong Phần thứ năm “Bảo
vệ quyền SHTT” như Dự thảo hiện nay. Cụ
thể, Luật SHTT cần bổ sung quy định “giả
định về QTG, QLQ” như sau:

“7. Tổ chức, cá nhân được nêu tên, bút
danh hoặc các dấu hiệu nhận biết khác là
tác giả, chủ sở hữu QTG, người biêu diễn,
nhà sản xuât bản ghi âm ghi hình, tơ chức
phát sóng khi tác phấm, cuộc biếu diễn, bản
ghi âm ghi hình, chương trình phát sóng
được cơng bố hay sử dụng được suy đốn là
chủ thể có QTG, QLQ, trừ khi cỏ chứng cứ
ngược lại.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản
1 Điều này được hưởng QTG tương ứng”.
1.2. về đối tượng và hiệu lực của hợp
đồng chuyển giao quyển tác giả, quyển
liên quan

Đổi với họp đồng mua bán tài sản thông
thường, bên bán sẽ phải chuyển giao tài sản
cho bên mua theo đúng thoả thuận (đây là
nghĩa vụ cơ bản của bên bán) và bên mua
được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản
kể từ thời điểm nhận (trừ trường hợp tài sản
phải đăng ký quyền sở hữu hoặc các bên có
thoả thuận khác). Vậy đối với hợp đồng
chuyển giao QTG, QLQ, bên bán sẽ phải
chuyển giao cái gì?
Khoản 1 Điều 450 Bộ luật Dân sự
(BLDS) năm 2015 quy định: “Trường hợp
mua bản quyền tài sản thì bên bán phải
chuyến giấy tờ và làm thủ tục chuyến quyển
sở hữu cho bên mua”. Chuyển nhượng

QTG, QLQ là trường hợp mua bán quyền
tài sản, do đó, bên bán phải chuyển giao
giấy tờ chứng minh quyền sở hữu QTG,
QLQ của mình. Tuy nhiên, theo quy định
của Luật SHTT, việc “nộp đơn để được cap
Giấy chứng nhận đăng ký QTG, QLQ không
phải là thủ tục băt buộc đê hưởng QTG,
QLQ”n, mà QTG, QLQ hồn tồn có thể12
12 Xem khoản 2 Điều 49 Luật SHTT.

21


NHÀ NƯỚC VÀ PHẢP LUẬT SÔ 2/2022

phát sinh tự động khơng phụ thuộc vào việc
đăng ký13, nên khó có thể xác định bên bán
phải chuyển giao giấy tờ gì cho bên mua.
Với những trường hợp QTG, QLQ không
đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả (BQTG)
thì bên nhận chuyển giao chỉ có thể đặt
niềm tin vào cam kết về QTG, QLQ của bên
bán, bởi khơng có bất cứ văn bản xác nhận
QTG, QLQ nào khác. Điều này khiến cho
hợp đồng chuyển giao QTG, QLQ thiếu đi
tính an tồn về mặt pháp lý cho bên mua và
đặt bên mua vào thế yếu khi có tranh chấp
với bên thứ ba.
Tham khảo Luật QTG của Hoa Kỳ14,
điểm a Điều 408 quy định việc đăng ký

QTG “không phải là điều kiện đoi với sự
bảo hộ QTG", có nghĩa việc đăng ký QTG
khơng phải là một thủ tục bắt buộc. Tuy
nhiên, Điều 411 Luật QTG Hoa Kỳ đã quy
định rất rõ, ngoại trừ các khiếu kiện về
quyền nhân thân (được quy định tại Điều
106a), “không một khiếu kiện xâm phạm
QTG đổi với bất kỳ tác phẩm nào sẽ được
xác lập cho tới khi đcm yêu cầu đăng kỷ
QTG được thực hiện phù hợp với Điều luật
này". Điều này có nghĩa, chủ thể QTG chỉ
có thể khiếu kiện tranh chấp về quyền tài
sản thuộc QTG khi QTG được đăng ký tại
Cục BQTG Hoa Kỳ. Tiếp theo, Điều 412
với tiêu đề “Đăng ký như là điều kiện cần
cho các hiện pháp thực thi cụ thể đối với sự
xâm phạm" tiếp tục quy định ngoại trừ các
trường hợp xâm phạm quyền nhân thân tại
Điều 106a, các khoản phạt bồi thường thiệt
hại hay bồi thường chi phí thuê luật sư đối
với các xâm phạm QTG khác chỉ được áp
dụng khi tác phẩm được đăng ký QTG. Có
thể thấy, pháp luật QTG Hoa Kỳ phân biệt
rất rõ hai trường hợp: (i) Tác phẩm không
13 Xem khoản 1, 2 Điều 6 Luật SHTT.
14 Xem tại truy cập ngày
01/08/2021.

22

đăng ký vẫn được bảo hộ QTG, nhưng khi
có tranh chấp xảy ra thì Tồ án chỉ xem xét
bảo vệ quyền nhân thân của tác giả; (ii) Nếu
tác giả muốn bảo vệ các quyền tài sản thuộc
QTG của mình như “một tài sản” thì phải
đăng ký tại Cục BQTG, khi đó, Tồ án mới
có căn cứ để bảo vệ quyền sở hữu. Điều 205
Luật QTG Hoa Kỳ quy định về “chứng
nhận chuyên nhượng và các tài liệu" trong
đó: Quy định về xác nhận chuyển nhượng
tại Cục BQTG (điểm a); chứng nhận có giá
trị như một thơng báo hữu ích (điểm c); giấy
phép đó là bằng chứng cho sự “ưu tiên”
trong trường hợp có xung đột về chuyển
nhượng quyền sở hữu (điểm d).
Khi QTG, QLQ trở thành đối tượng của
hợp đồng chuyển giao, nó đã được coi là
một thứ “tài sản” có giá trị thương mại chứ
không thuần tuý là một sản phẩm tinh thần.
Do tính vơ hình của tài sản này nên chủ sở
hữu rất khó nắm bắt, quản lý. Vì vậy, cần
phải có cơ chế pháp lý rõ ràng để bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia
hợp đồng, bảo đảm quyền sở hữu sẽ phát
sinh đối với bên nhận chuyển giao quyền
này. Đe nâng cao tính “an tồn” của hợp
đồng chuyển giao QTG, QLQ, tác giả cho
rằng, Việt Nam nên học tập kinh nghiệm
này từ pháp luật Hoa Kỳ. Cụ thể, để bảo
đảm hiệu lực của hợp đồng chuyển giao

QTG, QLQ cũng như phù hợp với Điều 405
BLDS năm 2015, Luật SHTT nên bổ sung
quy định: i) Bên chuyển giao QTG, QLQ
cần đăng ký QTG, QLQ trước khi có ý định
giao kết hợp đồng chuyển giao và phải
chuyển giao Giấy chứng nhận đăng ký
QTG, QLQ cho bên nhận chuyển giao; ii)
Họp đồng chuyển nhượng QTG, QLQ cũng
phài đăng ký tại Cục BQTG. Việc sửa đổi
này sẽ bảo đảm phù hợp với quy định tại
khoản 3 Điều 450 BLDS năm 2015: “Thời
điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài
sản là thời điếm bên mua nhận được giấy tờ


MỘT SÔ VƯỚNG MÂC...

về quyền sở hữu đối với quyền tài sản đó
hoặc từ thời điểm đăng ký việc chuyển
quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định".
Mặc dù quyền sở hữu QTG và quyền sở
hữu bản vật thể hoá tác phẩm như (cuốn
sách, băng đĩa, bản vẽ thiết kế...) là hai loại
quyền khác nhau và tồn tại tương đối độc
lập. Tuy nhiên, thông thường, bèn nhận
chuyển giao QTG chỉ có thể khai thác, sử
dụng QTG khi có được bản vật thể hố tác
phẩm. Ví dụ, tác giả khi chuyển nhượng
QTG cho nhà xuất bản thì phải chuyển bản
thảo tác phẩm (bản gốc hoặc bản sao), từ đó,

nhà xuất bản mới có thể in ấn, xuất bản.
Thậm chí, đối với tác phẩm tồn tại dưới dạng
“độc bản” như bức tranh hay tác phẩm điêu
khắc, bên chuyển giao QTG vẫn phải chuyển
giao cả tác phẩm gắn liền với QTG đó. Do
đó, khi giao kết hợp đồng, tuỳ thuộc vào tính
chất, loại hình tác phẩm, các bên có thể thoả
thuận về nghĩa vụ phải chuyển giao bản vật
thể hoá tác phẩm (như cuốn sách, băng đĩa,
bản vẽ thiết kế...) từ bên bán sang bên mua.
1.3. Mối liên quan giữa chuyển giao
quyền tài sản và quyền nhân thân của
tác giả

Với quan niệm quyền nhân thân “là
quyền dân sự gan liền với mỗi cá nhân,
không thể chuyển giao cho người khác"15,
khoản 2 Điều 45 Luật SHTT quy định: “Tác
giả không được chuyển nhượng các quyền
nhăn thân quy định tại Điều 19, trừ quyền
công bố tác phẩm". Quy định này có thể dẫn
tới những xung đột giữa quyền đặt tên cho
tác phẩm, bảo vệ sự tồn vẹn tác phẩm
(quyền nhân thân ln thuộc về tác giả) và
quyền khai thác tác phẩm, trong đó có quyền
làm tác phẩm phái sinh của chủ sở hữu.
Thứ nhất, khi QTG được chuyển
nhượng cho người khác, bên được chuyển
nhượng trở thành chủ sở hữu QTG, có nghĩa
15 Xem Điều 25 BLDS năm 2015.

là họ được quyền sử dụng, khai thác tác
phẩm theo mục đích của mình, bao gồm cả
việc làm tác phẩm phái sinh (như sửa chữa,
thay đổi để tạo ra những tác phẩm mới).
Việc pháp luật quy định tác giả "không
được chuyển nhượng quyền nhân thân" sẽ
cản trở chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển
giao QTG) trong việc khai thác quyền lợi
hợp pháp của mình, vì bất cứ lúc nào, tác
giả có thể kiện chủ sở hữu QTG với lý do
việc khai thác hay làm tác phẩm phái sinh là
xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác
phẩm của họ.
Thứ hai, quy định tại khoản 2 Điều 45
và khoản 2 Điều 47 không cho phép tác giả
chuyển giao quyền nhân thân như quyền đặt
tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm là
không phù hợp và can thiệp quá sâu vào
quyền tự do định đoạt của các bên trong hợp
đồng. QTG là tài sản của tác giả, nên tác giả
hồn tồn có quyền định đoạt đối với tài sản
của mình, trừ khi việc định đoạt đó làm ảnh
hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng
cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người
khác. Do đó, khi chuyển nhượng QTG hay
chuyển quyền sử dụng QTG, nếu tác giả
đồng ý cho bên nhận chuyển giao được thay
đổi tên tác phẩm, được sửa chữa tác phẩm
thì hồn tồn khơng ảnh hưởng đến lợi ích

của bất kỳ ai. Quy định của pháp luật SHTT
hiện nay cho phép tác giả can thiệp vào việc
sử dụng, khai thác tác phẩm của chủ sở hữu
sẽ làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp cùa
họ, làm ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và
thương mại hoá các kết quả sáng tạo.
Dự thảo đã có một bước tiến đáng kể
khi bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 19:
“Thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức, cả
nhãn nhận chuyển giao quyền tài sản quy
định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này về
việc đặt tên, sửa đối tác phẩm”, theo đó, tác
giả có thể thoả thuận với tổ chức, cá nhân

23


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTSÓ 2/2022

nhận chuyển giao quyền tài sản về việc đặt
tên, sửa đổi tác phẩm.
Tuy nhiên, để thống nhất với quy định
sửa đổi trên, khoản 2 Điều 45 và khoản 2
Điều 47 Luật SHTT cũng cần sửa đổi theo
hướng: ""Quyền đặt tên, quyền bảo vệ sự toàn
vẹn tác phâm có thê được chuyên giao nêu
có sự đồng ỷ bằng văn bản của tác giả”.
2. Hợp đồng chuyển giao quyền sở
hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là
một loại tài sản có giá trị thương mại, mang
lại lợi thế cạnh tranh cho người nắm giữ
trong sản xuất, kinh doanh, do đó, chủ sở
hữu đối tượng SHCN có thể: Trực tiếp khai
thác sử dụng đối tượng SHCN; cho phép
người khác sử dụng đối tượng SHCN để thu
được các lợi ích vật chất (như phí sử dụng)
hoặc định đoạt đối tượng SHCN thông qua
hợp đồng chuyển nhượng SHCN.
2.1. về chủ thể của hợp đồng chuyến
nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Khoản 3 Điều 141 BLDS năm 2015 quy
định: ""Một cá nhân, pháp nhân có thê đại
diện cho nhiều cá nhân, pháp nhân khác
nhau nhưng không được nhân danh người
đại diện đê xác lập, thực hiện giao dịch dân
sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà
mình cũng là đại diện cho người đó, trừ
trường hợp pháp luật cỏ quy định khác”.
Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều hợp đồng
chuyển nhượng quyền SHCN mà bên
chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng
là cùng một người. Ví dụ: A (là chủ doanh
nghiệp tư nhân AH, đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp AH) ký hợp đồng chuyển
nhượng nhãn hiệu X (thuộc sở hữu của
doanh nghiệp tư nhân AH) cho A. Trường
hợp này có được xem là “trường hợp pháp

luật có quy định khác” theo khoản 3 Điều
141 BLDS không? Hiện nay,_ Luật SHTT
cũng như các văn bản hướng dần đều khơng

24

có quy định về vấn đề này, do đó, hợp đồng
kể trên có thể bị coi là vơ hiệu do vi phạm
điều kiện về chủ thể.
Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, Cục
SHTT (cơ quan đăng ký họp đồng chuyển
nhượng quyền SHCN) vẫn chấp nhận một số
trường hợp một cá nhân đứng tên đại diện
cho cả hai bên ký hợp đồng trong một số tình
huống sau đây: (i) Chủ văn bằng bảo hộ là
doanh nghiệp tư nhân chuyển nhượng văn
bằng bảo hộ cho chính cá nhân là chủ sở hữu
doanh nghiệp tư nhân (và ngược lại); (ii)
Chủ văn bằng bảo hộ là công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên chuyển nhượng văn
bằng bảo hộ cho chính cá nhân là chủ sở hữu
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(và ngược lại); (iii) Trường hợp cơ sở, hộ
kinh doanh chuyển nhượng văn bằng bảo hộ
cho chính cá nhân là đại diện cho cơ sở, hộ
kinh doanh thì phải có thêm văn bản của các
thành viên trong cơ sở, hộ kinh doanh đồng ý
cho người đại diện đứng ra ký kết họp đồng
chuyển nhượng.
Theo quan điểm của tác giả, mục đích

của quy định tại khoản 3 Điều 141 BLDS
năm 2015 nhằm bảo vệ quyền lợi của người
được đại diện và ngăn ngừa sự lạm quyền
của người đại diện. Do đó, nếu người đại
diện thực hiện giao dịch dân sự với chính
mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là
đại diện, nhưng khơng làm ảnh hưởng đến
lợi ích của người được đại diện, không phải
với ý đồ xấu hay động cơ không trung thực
thì nên chấp nhận giao dịch có hiệu lực. Vì
vậy, để có cơ sở pháp lý cho việc áp dụng
trên thực tể đối với hợp đồng chuyển
nhượng quyền SHCN và cơ sở dẫn chiếu
“trường họp pháp luật có quy định khác”
của khoản 3 Điều 141 BLDS, tác giả đề
xuất các “trường họp ngoại lệ” này cần
được quy định trong văn bản hướng dẫn
Luật SHTT.


MỘT SÔ VƯỚNG MẮC...

2.2. về nội dung của hợp đồng chuyến
giao quyền sở hữu công nghiệp

Điều 398 BLDS năm 2015 về “Nội
dung của hợp đồng” quy định: “7. Các bên
trong họp đồng có quyền thoả thuận về nội
dung của hợp đồng. 2. Hợp đồng có thế có
các nội dung sau đây...'”. Có thể thấy,

BLDS năm 2005 đến BLDS năm 2015 đều
đã bỏ quy định về điều khoản cơ bản trong
hợp đồng và dành quyền thoả thuận về nội
dung của hợp đồng cho các bên giao kết,
miễn là “không vi phạm điều cẩm của luật,
không trái đạo đức xã hội”. Trong khi đó,
Điều 140 và Điều 144 Luật SHTT lại liệt kê
các nội dung mà hợp đồng chuyển nhượng
và chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN
“phải có”. Quy định này được hiểu đây là
những điều khoản chủ yếu, mang tính “bắt
buộc” trong hợp đồng chuyển giao quyền
SHCN. Vậy những điều khoản này có thực
sự cần thiết, bắt buộc phải có trong các hợp
đồng chuyển giao quyền SHCN không?
Thứ nhất, điều khoản về tên, địa chỉ của
bên chuyến giao quyên và bên nhận qun
Bất cứ hợp đồng nào cũng phải có
thơng tin về các bên trong hợp đồng, nếu
không, hợp đồng chưa hình thành. Thơng
tin về các bên khơng được xem là một nội
dung của hợp đồng. Do đó, việc Luật SHTT
yêu cầu nội dung hợp đồng phải có tên và
địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao quyền
và bên nhận quyền là không thực sự cần
thiết và không phù hợp với quy định về hợp
đồng nói chung.
Thứ hai, điều khoản về giá chuyến giao
Điều 140 Luật SHTT quy định “giá
chuyển nhượng”, Điều 144 Luật SHTT quy

định “giá chuyển giao quyền sử dụng” là
điều khoản có tính chất bắt buộc khi soạn
thảo hợp đồng chuyển giao quyền SHCN.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường
hợp chuyển giao quyền SHCN nào các bên

cũng thoả thuận về phí chuyển giao. Có
những hợp đồng chuyển giao quyền SHCN
mà giữa các bên có quan hệ về mặt tổ chức
(công ty mẹ - công ty con; chi nhánh - cơng
ty chính, giữa các cơng ty trong cùng tập
đồn...); hoặc có quan hệ mật thiết trong
kinh doanh, phụ thuộc lẫn nhau về vốn,
quyền kiểm sốt... thì bản chất của các mối
quan hệ sẽ chi phối vấn đề giá chuyển giao.
Thậm chí, việc chuyển giao quyền sử dụng
đối tượng SHCN có thể hồn tồn miễn phí,
hoặc các bên có những thoả thuận khác thay
cho việc trả phí. Do Luật SHTT quy định
“giá chuyển giao” như một điều khoản có
tính bắt buộc trong hợp đồng nên nhiều
trường hợp, các bên buộc phải đưa vào điều
khoản “phí chuyển giao” một mức giá mang
tính chất “tượng trưng”, khơng phản ánh
đúng ý chí của các bên trong hợp đồng.
Thứ ba, điều khoản về “dạng hợp đồng”
và “phạm vi chuyến giao quyền sử dụng ”
Điều 144 Luật SHTT quy định hợp
đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có nội
dung “dạng họp đồng” và “phạm vi chuyển

giao”. Điều khoản “phạm vi chuyển giao”
đã xác định rõ bản chất của hợp đồng là
dạng hợp đồng độc quyền hay không độc
quyền rồi nên điều khoản “dạng hợp đồng”
là không cần thiết và bị trùng lặp.
Thứ tư, điểu khoản về quyền và nghĩa
vụ của các bên
Trong hợp đồng dân sự, bên cạnh “điều
khoản cơ bản” - là những nội dung khơng
thể thiếu trong hợp đồng, cịn có những điều
khoản thông thường mà pháp luật đã quy
định, các bên không cần thoả thuận. Điều
khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên
thường đã được pháp luật quy định, nên
việc không đưa vào hợp đồng sẽ không ảnh
hưởng tới quá trình giao kết hợp đồng. Do
đó, Điều 140 và Điều 141 Luật SHTT quy
định nội dung bắt buộc về “quyền và nghĩa

25


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTSÓ 2/2022

vụ giữa các bên trong hợp đồng” là không
cần thiết.
Đe phù hợp với nguyên tắc của pháp
luật dân sự và tránh gây ra những vướng
mắc trong thực tiễn áp dụng khi xác định
“tính hiệu lực” của hợp đồng, tác giả kiến

nghị Điều 140 và Điều 144 Luật SHTT nên
được sửa đổi như sau: Thứ nhất, bỏ cụm từ
“phải có” mà thay bằng “có thể có”; thứ hai,
chỉ giữ lại những nội dung mang tính “tham
khảo” để các bên có thể tự do lựa chọn khi
giao kết hợp đồng; thứ ba, bỏ điều khoản
“Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển
quyền và bên được chuyển quyền” vì đây
khơng phải nội dung hợp đổng.
2.3. về điều kiện hạn chế chuyển giao
quyền sở hữu công nghiệp

Nhãn hiệu và tên thương mại đều là các
chỉ dẫn thương mại có chức năng phân biệt
về nguồn gốc của hàng hố dịch vụ, nên
thành phần tên riêng trong tên thương mại
thường trùng với nhãn hiệu chính của chủ
thể kinh doanh. Do đó, nếu doanh nghiệp
chuyển nhượng, hay chuyển giao quyền sử
dụng tên thương mại hoặc nhãn hiệu cho
chủ thể khác có thể dẫn đến khả năng gây
nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc
của hàng hoá, dịch vụ. Để loại trừ trường
hợp này, Luật SHTT đưa ra những quy định
hạn chế chuyển giao quyền đối với nhãn
hiệu và tên thương mại.
Đối với tên thương mại: Vì tên thương
mại gắn liền hoạt động kinh doanh của chủ
thể kinh doanh nên quyền đối với tên
thương mại không thể được chuyển giao

cho chủ thể khác16; quyền đối với tên
thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng
với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh
doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên
thương mại đó17.
16 Khoản 1 Điều 142 Luật SHTT.
17 Khoản 3 Điều 139 Luật SHTT.

26

Đổi với nhãn hiệu: Khoản 4 Điều 139
Luật SHTT quy định: “Việc chuyển nhượng
quyền sở hữu đổi với nhãn hiệu khơng được
gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc
nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang
nhãn hiệu”. Quy định này xuất phát từ chức
năng của nhãn hiệu là dùng để phân biệt
hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu
với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
Hiện nay, pháp luật SHTT không quy định
cụ thể những trường hợp chuyển nhượng
quyền sở hữu nhãn hiệu nào bị cấm với lý
do gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc
nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang
nhãn hiệu. Một trong những trường hợp phổ
biến được xem xét là trường hợp chuyển
nhượng nhãn hiệu có yếu tố trùng với tên
thương mại của bên chuyển nhượng. Khi
bên chuyển nhượng (A) chuyển giao nhãn
hiệu A’ (có yếu tố trùng hoặc tương tự với

tên thương mại mà bên chuyển nhượng
đang sử dụng) cho chủ thể khác (B) sẽ xảy
ra hai khả năng:
(1) Bên chuyển nhượng nhãn hiệu đồng
thời chuyển nhượng cả tên thương mại
(trùng với nhãn hiệu), cùng với chuyển
nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt
động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
Tình huống này phù hợp với quy định tại
khoản 3 Điều 139 Luật SHTT. Sau khi
chuyển giao toàn bộ nhãn hiệu và tên
thương mại cho bên nhận chuyển nhượng,
bên chuyển nhượng khơng cịn sử dụng
nhãn hiệu và tên thương mại nữa, nên
không gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của
hàng hoá dịch vụ.
(2) Trường hợp nhãn hiệu trùng với tên
thương mại mà chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ
chuyển nhượng riêng nhãn hiệu có thể khiến
cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn
gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ mang
nhãn hiệu, nên việc chuyển nhượng riêng
nhãn hiệu có thể bị từ chối. Mặc dù vậy, để


MỘT SƠ VƯỞNG MẨC...

đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng
của các bên trong việc chuyển nhượng
quyền SHCN nhãn hiệu, cơ quan quản lý

nhà nước về SHCN (Cục SHTT), tuỳ từng
trường hợp cụ thể, vẫn cho phép ghi nhận
hợp đồng chuyển nhượng khi các bên trong
hợp đồng chứng minh được việc chuyển
nhượng không gây ra sự nhầm lẫn về nguồn
gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu
theo một trong các cách thức sau:
(i) Bên chuyển nhượng đã thay đổi tên
sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng sao
cho khơng cịn chứa yếu tố trùng hoặc
tương tự với nhãn hiệu được chuyển
nhượng (nhưng phải bổ sung các tài liệu
chứng minh);
(ii) Bên chuyển nhượng đã loại bỏ các
ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản
phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu và việc loại
bỏ đó được ghi trong Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp;
(iii) Bên chuyển nhượng đã giải thể,
khơng cịn tồn tại sau khi ký hợp đồng
chuyển nhượng nhãn hiệu (phải bổ sung các
tài liệu chứng mình).
Trong những tình huống kể trên, các
I doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong
việc đưa ra căn cứ cũng như các tài liệu
chứng minh vì khơng có bất kỳ văn bản nào
quy định hay hướng dẫn về vấn đề này.
Thiết nghĩ, chuyển quyền SHCN nói chung,
chuyển nhượng nhãn hiệu nói riêng là nhu
cầu, nguyện vọng chính đáng của các chủ

thể sản xuất, kinh doanh. Do đó, các quy
định của pháp luật cần được thể hiện rõ
ràng, cụ thể, không tạo ra rào cản trong việc
chủ sở hữu thực hiện quyền SHCN của
mình. Đe việc khai thác quyền SHCN đối
với nhãn hiệu được thuận lợi, bảo đảm tính
minh bạch, thống nhất trong việc áp dụng,
theo tác giả, cần bổ sung quy định về các
trường hợp ngoại lệ chuyển nhượng nhãn

hiệu trùng với tên thương mại được chấp
nhận trong văn bản hướng dẫn chi tiết Luật
SHTT về quyền SHCN.
2.4. về thủ tục đăng kỷ hợp đồng
chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 148
Luật SHTT, đối với các loại quyền SHCN
được xác lập trên cơ sở đăng ký (như sáng
chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu dáng
cơng nghiệp, nhãn hiệu), họp đồng sử dụng
đối tượng SHCN có hiệu lực theo thỏa
thuận của các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp
lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký
tại cơ quan quản lý nhà nước về SHCN18.
Điều này có nghĩa việc đăng ký hợp đồng
sử dụng đối tượng SHCN (đối với các đối
tượng phải đăng ký xác lập quyền) không
phải là một điều kiện bắt buộc, tuy nhiên,

đây lại là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
đối với “bên thứ ba”.
Hiện nay, do pháp luật SHTT Việt Nam
không quy định rõ ràng về khái niệm “bên
thứ ba”, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.
“Bên thứ ba” hiểu theo nghĩa hẹp, là bên có
quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử
dụng đối tượng SHCN được chuyển giao
(như bên nhận chuyển giao quyền sử dụng
nhãn hiệu trong hợp đồng thứ cấp). Ví dụ:
A chuyển giao độc quyền sử dụng nhãn hiệu
cho B (hợp đồng sơ cấp); B lại chuyển giao
quyền sử dụng nhãn hiệu cho c (họp đồng
thứ cấp). Trong trường hợp này, c là “bên
thứ ba”. “Bên thứ ba” cũng có thể là bên
nhận thế chấp hay bên nhận góp vốn bằng
quyền sử dụng nhãn hiệu. Hiểu theo nghĩa
rộng, bên thứ ba có thể là bất cứ chủ thể
nào, ngoài các bên trong hợp đồng. Với
cách tiếp cận này, bên thứ ba khơng chỉ là
những người có quyền, lợi ích liên quan
trực tiếp đến hợp đồng chuyển giao quyền
18 Xem khoản 2 Điều 148 Luật SHTT.

27


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SÔ 2/2022

sử dụng đối tượng SHCN, mà thậm chí cịn

có thể là người tiêu dùng sử dụng đối tượng
SHCN hay cơ quan thực thi khi giải quyết
tranh chấp hay xâm phạm quyền SHCN.
Trên thực tế, ngồi hai bên giao kết,
hợp đồng cịn có liên quan đến các chủ thê
khác. Do đó, nếu hiểu theo nghĩa này sẽ dẫn
đến hậu quả thực tế là mặc dù thủ tục đăng
ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối
tượng SHCN khơng phải bắt buộc, song để
“an tồn”, các bên tham gia họp đồng đều
phải đăng ký hợp đồng nếu muốn hợp đồng
của mình có hiệu lực hồn chỉnh. Quy định
này đi ngược lại “tính chất tự nguyện” của
việc đãng ký hợp đồng chuyển giao quyền
sử dụng đối tượng SHCN.
Hiệp định CPTPP (chính thức có hiệu
lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019) quy
định các bên không được yêu cầu phải đăng
ký để xác định hiệu lực của việc chuyển
quyền sử dụng nhãn hiệu. Trên cơ sở đó,
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
Kinh doanh bảo hiểm và Luật SHTT năm
2019 tại khoản 3 Điều 148 quy định: “Hợp
đồng sử dụng đổi tượng SHCN tại khoản 2
Điều này, trừ họp đồng sử dụng nhãn hiệu,
phải đãng ký tại cơ quan quản lý nhà nước
về SHCN mới có giá trị pháp lý đối với bên
thứ ba". Như vậy, theo quy định này, riêng
hợp đong sử dụng nhãn hiệu không cần phải
đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm

quyền vẫn có giá trị pháp lý đối với bên thứ
ba kể từ ngày 14/01/2019.
Mặc dù Luật SHTT hiện hành quy định
hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không cần phải
đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, nhưng trên thực tế, nhiều doanh
nghiệp vẫn băn khoăn về tính “an tồn” của
họp đồng khi khơng có cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xác nhận hợp đồng. Do đó,
khơng ít doanh nghiệp vẫn gửi hồ sơ đăng
ký họp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn
hiệu và Cục SHTT vẫn tiếp nhận việc đăng

28

ký này. Thực trạng này dẫn đến hai luồng
quan điểm trái ngược. Quan điếm thứ nhất
cho rằng, Luật đã quy định họp đồng
chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
không phải đãng ký để có hiệu lực, nên việc
Cục SHTT tiếp nhận việc đăng ký họp đồng
này là “trái luật”, đi ngược lại “tính chất tự
nguyện” của hợp đồng mà pháp luật dân sự
đang hướng tới. Quan diêm thứ hai cho
rằng, Luật SHTT quy định hợp đồng
chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
“không phải đăng kỷ" chứ không quy định
“không được đăng ký". Vì vậy, nếu các bên
tự nguyện và mong muốn đăng ký hợp đồng
thì Cục SHTT có thể cung cấp dịch vụ này.

Đây là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp băn
khoăn, nhưng chưa được giải thích thoả
đáng trên thực tế.
3.

Họp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (NQTM) là
một quan hệ pháp luật được thiết lập trên cơ
sở hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên
nhận quyền, trong đó, bên nhượng quyền
cho phép bên nhận quyền sử dụng một “gói”
các quyền thương mại của mình mà chủ yếu
là các quyền liên quan đến đối tượng SHTT
để tiến hành kinh doanh với một tư cách
pháp lý độc lập. Đổi lại, bên nhận quyền
phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng
quyền. Điều 284 Luật Thương mại năm
2005 quy định về hoạt động NQTM như
sau: “NQTM là hoạt động thương mại, theo
đỏ bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu
bên nhận quyền được quyền tự mình tiến
hành việc mua bản hàng hoả, cung ứng dịch
vụ theo các điều kiện sau đây:
ỉ. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ
chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy
định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá,
tên thương mại, bỉ quyết kinh doanh, khẩu
hiệu kỉnh doanh, biểu tượng kinh doanh,

quảng cáo của bên nhượng quyền;


MỘT SƠ VƯỚNG MẢC...

2. Bên nhượng quyển cỏ quyền kiếm
sốt và trợ giúp cho bên nhận quyền trong
việc điều hành công việc kinh doanh”.
Quyền SHTT là bộ phận cấu thành chủ
yếu của quyền thương mại, do đó, pháp luật
SHTT cũng đóng vai trị quan trọng trong
việc điều chỉnh quan hệ về NQTM. Tuy
nhiên, giữa quy định của pháp luật SHTT và
pháp luật về NQTM vẫn có những điểm
chưa thống nhất và đồng bộ, gây ra những
vướng mắc trong việc áp dụng.
Đối tượng của hợp đồng NQTM là
“quyền thương mại” mà bên nhượng quyền
cho phép bên nhận quyền được sử dụng
trong kinh doanh. Theo quy định tại Điều
284 Luật Thương mại năm 2005, điểm a
khoản 6 Điều 3 Nghị định số 35/2006/NĐCP19, quyền thương mại được chuyển giao
được gắn với “nhãn hiệu hàng hố, tên
thương mại, bí quyết kình doanh, khấu hiệu
kinh doanh, biêu tượng kinh doanh, quảng
cáo của bên nhượng quyền”. Quy định của
pháp luật thương mại có một số điểm
“vênh”, không thống nhất với pháp luật
SHTT về NQTM ở các vấn đề sau:
Thứ nhất, một so thuật ngữ sử dụng

trong pháp luật thương mại và pháp luật
SHTT chưa thong nhất
Luật Thương mại năm 2005 và Nghị
định số 35/2006/NĐ-CP dùng thuật ngữ
“nhãn hiệu hàng hố”, trong khi đó, Luật
SHTT sử dụng thuật ngữ “nhãn hiệu” (bao
gồm cả nhãn hiệu dùng cho hàng hoá và
nhãn hiệu dùng cho dịch vụ). Trong NQTM,
nhãn hiệu có thể gắn với hàng hố, dịch vụ
hoặc cả hai. Mặc dù dưới góc độ thương
mại, dịch vụ có thể hiểu là một loại “hàng
hố đặc biệt”, nhưng để bảo đảm tính thống
19 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 củạ
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bời Nghị định số
120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011) quy định chi tiết
Luật Thương mại về hoạt động NQTM.

nhất và đồng bộ với pháp luật SHTT, Điều
284 Luật Thương mại năm 2005 và Điều 3
Nghị định số 35/2006/NĐ-CP nên thay thế
thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hoá” bằng thuật
ngữ “nhãn hiệu”.
Tương tự, pháp luật thương mại dùng
thuật ngữ “bỉ quyết kinh doanh”, còn Luật
SHTT bảo hộ đối tượng là “bí mật kinh
doanh”. Trong hoạt động NQTM, nghĩa vụ
giữ bí mật kinh doanh rất quan trọng đối với
cà bên nhượng quyền và bên nhận quyền để
bảo đảm sự thành công của hệ thống
nhượng quyền cũng như bảo vệ quyền

SHTT trước đối thủ cạnh tranh. Phạm vi các
thông tin cần bảo mật rất rộng, không chỉ
bao gồm các “bí quyết kinh doanh” như
cơng thức, quy trình, phương pháp..., mà
cịn bao gồm những tài liệu về kỹ thuật, kế
tốn, tiếp thị, phân phối, sách hướng dẫn...
Do đó, để có cơ sở pháp lý giải quyết tranh
chấp và xử lý xâm phạm khi quan hệ
NQTM có chuyển giao cả các bí quyết kỹ
thuật, bí mật kinh doanh, đồng thời để bảo
đảm tính thống nhất với pháp luật SHTT,
thuật ngữ “bí quyết kinh doanh” trong Luật
Thương mại năm 2005 và Nghị định số
35/2006/NĐ-CP cần được sửa đổi thành “bí
mật kinh doanh”.
Thứ hai, về quyền SHTT trong NQTM
Điều 10 Nghị định số 35/2006/ND-CP
chỉ quy định về “Các đổi tượng SHCN
trong NQTM”, mà khơng có quy định nào
về QT(ạ QLQ trong NQTM. QTG (bao
gồm cả QLQ) trong NQTM rất đa dạng, có
thể bao gồm: Các bài hát, bản nhạc gắn liền
với mơ hình kinh doanh; tác phẩm mỹ thuật
ứng dụng liên quan đến logo, trang trí cửa
hàng và các vật dụng trong nhà hàng (từ
thiết kế cửa hàng, thiết kế menu, thiết kế ly
cốc...); các băng đĩa nhạc, phim quảng cáo;
chương trình máy tính để vận hành mơ hình
kinh doanh, sưu tập dữ liệu, sách hướng
dẫn, đào tạo nhân viên...

29


NHÀ NƯỚC VÀ PHẢPLUẬTSÔ 2/2022

Khái niệm “quyền thương mại” trong
khoản 6 Điều 3 Nghị định số 35/2016/NĐCP chỉ đề cập tới hai đối tượng SHCN là
“nhãn hiệu hàng hoá” và “tên thương mại”,
trong khi đó trên thực tế, các đối tượng
SHCN khác như sáng chế, kiểu dáng cơng
nghiệp cũng có thể là đối tượng của quyền
thương mại được chuyển giao. Sáng chế liên
quan đến NQTM có thể có thể bao gồm các
công thức, phương pháp chế biến, bảo quản
thực phẩm; công thức pha chế đồ uống...
Kiểu dáng công nghiệp liên quan đến
NQTM có thể bao gồm: Thiết kế của sản
phẩm (kiểu dáng các dụng cụ đựng và/hoặc
trình bày thực phẩm, đồ uống; thiết kế bàn
ghế trong nhà hàng)... Có thể nhận thấy,
việc liệt kê không đầy đủ các đối tượng
SHTT trong NQTM (thiếu QTG, QLQ, sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp) là một khiếm
khuyết của pháp luật thương mại.
Bên cạnh các đối tượng SHCN, khoản 6
Điều 3 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP cịn
quy định những đối tượng khác có thể thuộc
quyền thương mại được chuyển giao như
“khẩu hiệu kinh doanh ”, “biểu tượng kỉnh

doanh, quảng cáo ” của bên nhượng quyền.
Ngoài ra, có nhiều yếu tố chưa được bảo hộ
dưới danh nghĩa quyền SHCN như cách
thức bày biện, trang trí cửa hàng... cũng có
thể được chuyển giao trong NQTM. Với sự
phát triển nhanh chóng của các loại hình
kinh doanh trong thương mại, số lượng các
yếu tố SHTT liên quan đến NQTM có khả
năng sẽ ngày càng tăng, dẫn đến việc định
nghĩa bằng cách liệt kê các đối tượng SHTT
trong NQTM sẽ không đầy đủ, gây ra
vướng mắc, hạn chế hoạt động NQTM. Do
đó, tác giả đề xuất khi quy định về khái
niệm quyền thương mại trong NQTM, nên
bỏ cách liệt kê các đối tượng SHTT được
chuyển giao trong NQTM, tạo điều kiện để

30

các bên tự do lựa chọn, thoả thuận những
đối tượng SHTT nào có liên quan đến
NQTM. Bên cạnh đó, ngồi quy định tại
Điêu 10 Nghị định so 35/2016/ND-CP về
“Đối tượng SHCN trong NQTM”, cần bổ
sung quy định về “Đối tượng của QTG,
QLQ trong NQTM” để tạo cơ sở pháp lý
trong việc bảo vệ quyền này trong thực tiễn.
Thứ ba, vể tên thương mại trong NQTM
Theo khoản 1 Điều 142 Luật SHTT,
“quyển sử dụng tên thương mại không được

chuyển giao". Tuy nhiên, cả Điều 284 Luật
Thương mại năm 2005 và Điều 3 Nghị định
số 35/2006/NĐ-CP đều quy định “tên
thương mại” là một trong những đối tượng
SHTT được chuyển giao trong NQTM, dẫn
đến có sự mâu thuẫn giữa pháp luật SHTT
và pháp luật thương mại về chuyển quyền
sử dụng tên thương mại. Thực tế, bên
nhượng quyền thường chuyển giao thành
phần tên riêng trong tên thương mại (trùng
với nhãn hiệu của bên nhượng quyền) cho
bên nhận quyền. Đổ bảo đảm tính thống
nhất giữa pháp luật SHTT và pháp luật
thương mại, quy định về chuyển quyền sừ
dụng đối tượng SHCN tại khoản 1 Điều 142
Luật SHTT nên bổ sung thêm trường hợp
ngoại lệ, theo đó: “Tên thương mại có thể
được chuyên giao cùng với quyền thương
mại trong NQTM nếu không gây nhầm lẫn
vê nguồn gốc của hàng hoả, dịch vụ".
Thứ tư, về điều khoản hạn chế quyền
của bên nhận quyền
Một trong những đặc trưng quan trọng
của NQTM là bên nhượng quyền có thể
đồng thời cho phép nhiều bên nhận quyền
khác nhau cùng sử dụng quyền kinh doanh
của mình với điều kiện sản phẩm, dịch vụ
mà bên nhận quyền cung cấp cho người tiêu
dùng phải thống nhất về chất lượng, cung
cách phục vụ... Để bảo đảm được tính đồng

MỘT SỐ VƯỚNG MAC...

nhất của hệ thống nhượng quyền, pháp luật
thương mại cho phép bên nhượng quyền
được yêu cầu bên nhận quyền phải thực
hiện các nghĩa vụ nhất định như tn thủ
mơ hình kinh doanh, áp dụng tồn bộ bí
quyết kỹ thuật... và chịu sự kiểm soát của
bên nhượng quyền trong việc tuân thủ các
nghĩa vụ đó.
Khoản 1 và 2 Điều 284 Luật Thương
mại năm 2005 quy định: “Việc mua bán
hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành
theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên
nhượng quyền quy định''’', “bên nhượng
quyền có quyền kiểm sốt và trợ giúp cho
bên nhận quyền trong việc điều hành công
việc kinh doanh". Khoản 3 Điều 286 Luật
Thương mại năm 2005 quy định thương
nhân nhượng quyền có quyền “kiểm tra
định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên
nhận quyền nhằm bào đảm sự thong nhất
của hệ thong NQTM và sự ổn định về chất
lượng hàng hoá, dịch vụ". Bên nhận quyền
theo khoản 3 Điều 289 Luật Thương mại
năm 2005 có nghĩa vụ: “Chẩp nhận sự kiểm
soát, giám sát và hướng dẫn của bên
nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết

kế, sắp xếp địa điếm bản hàng, cung ứng
dịch vụ của thương nhân nhượng quyền".
Trên thực tế, để bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống nhượng quyền cũng như kiểm
soát tốt chất lượng của sản phẩm, dịch vụ
được bên nhận quyền cung cấp ra thị
trường, bên nhượng quyền thường đặt ra
những thoả thuận liên quan đến việc cung
cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động của
bên nhận quyền. Việc áp đặt nghĩa vụ cho
bên nhận quyền đối với nguyên liệu đầu vào
có thể dẫn đến sự lạm quyền của bên
nhượng quyền khi bên này có thể ấn định về
giá cả, về điều kiện phân phối..., là một

trong các dạng hành vi hạn chế cạnh tranh
bị cấm. Pháp luật thương mại khơng có quy
định nào giới hạn phạm vi thoả thuận của
các bên liên quan đến vấn đề này. Trong khi
đó, khoản 2 Điều 144 Luật SHTT quy định:
“Hợp đồng sử dụng đổi tượng SHCN khơng
được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý
quyền của bên được chuyển quyền", trong
đó điểm c khoản này dẫn chứng một trong
những thoả thuận bị cấm là “buộc bên được
chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỉ
lệ nhẩt định các nguyên liệu, linh kiện hoặc
thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên
thứ ba do bên chuyến quyền chỉ định mà
không nhằm bảo đảm chat lượng hàng hoá,

dịch vụ do bên được chuyến quyền sản xuất
hoặc cung cap". Theo quy định của Luật
SHTT, việc áp đặt này không bị coi là “điều
khoản hạn chế bất hợp lý” trong trường hợp
nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ
của bên được chuyển quyền. Chuyển giao
quyền SHCN là một phần quan trọng trong
quyền thương mại của hoạt động NQTM, vì
vậy, việc chuyển giao này sẽ chịu sự điều
chỉnh của cả pháp luật SHTT và pháp luật
thương mại. Để thống nhất với khoản 2 Điều
144 Luật SHTT, đồng thời tạo cơ sở pháp lý
cho bên nhượng quyền bảo đảm được chất
lượng và tính đồng nhất của hệ thống
NQTM, pháp luật thương mại cần bổ sung
quy định: “Bên nhượng quyền không được
đưa ra những điều khoản hạn chế bất hợp lý
quyền của bên được chuyển quyển như buộc
bên được chuyến quyền phải mua toàn bộ
hoặc một tỉ lệ nhẩt định các nguyên liệu, linh
kiện hoặc thiết bị của bên chuyến quyền
hoặc của bên thứ ba do bên chuyến quyền
chi định, trừ trường hợp nhằm bảo đảm chất
lượng hàng hoả, dịch vụ do bên được chuyển
quyển sản xuất hoặc cung cấp".

31