Luận án nghiên cứu: Le droit de la marque dans les respectives de l''intégration à l''OMC: Etudes comparatives en droit vietnamien et en droit français

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UNIVERSITE ECOLE SUPERIEURE

FRANCOIS RABELAIS DE TOURS DE COMMERCE EXTERIEUR DE HANOI

Maison du Droit Vieynamo-Frangaise

Rédigé par Mme NGUYEN THI TU ANH

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Mes premiers remerciements vont a Ì`Université Francois Rabelais de Tours (France) et

a l Ecole Supérieure de Commerce Extérieur de Ha Noi (Viet Nam) qui, a travers leurcoopération inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale, ont déployé les ressourceshumaines, les moyens et dispositifs nécessaires à la mise a jour du présent mémoire.

J exprime en particulier ma profonde gratitude aux Messieurs O Van Dai, Maitre de

Conférences et Daniel Paul KELLER, Directeur général de Swiss Consulting Company qui ontaccepté de m’accompagner pendant ce voyage d’étude aussi sinueux que stimulant. Je suisredevable, au-dela de ce que je puis exprimer, a leur esprit de rigueur, a leur suivi quotidien et aleur dévouement au travail.

Je tiens a remercier le Professeur Michel TROCHU, Directeur du Master du Droit des

Affaires Internationales d’avoir considérablement contribué a la mise en place et au

développement de ce diplôme couronné de succes au Viet Nam et plus largement, ainsi que tous

les autres professeurs ayant dispensé leurs enseignements à la 4° promotion.

Je suis également reconnaissante au Département des Etudes du IIF cycle de l'ÉcoleSupérieure de Commerce Extérieur pour la gestion et le suivi quotidiens.

Mes remerciements s’adressent aussi a la Maison du Droit vietnamo-frangaise pour avoir

favorisé la consultation d'une riche documentation juridique.

Je présente enfin mes meilleurs remerciements a ma famille, aux amis, à toutes celles et a

tous ceux qui mont encouragée a poursuivre cette étude.

NGUYEN THI TU ANH

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<small>INTRODUCTION 2)</small>

PARTIE I: L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE 13

<small>CADRE DE L°OMC</small>

CHAPITRE I : LES SIGNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PROTÉGÉS 13

<small>CHAPITRE II : L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE 45PARTIE II: LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE CADRE DE 67</small>LOMC

CHAPITRE I: LE CONTENU DU DROIT SUR LA MARQUE 67

CHAPITRE II : LES MOYENS D’ASSURER LE RESPECT DU DROIT SUR LA MARQUE 85

CONCLUSION GENERALE 110BIBLIOGRAPHIE 115TABLE DES MATIERES riz

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Accord ADPIC

Ann. pro. ind.

C. civilCA

Cass. Com.Cass.Crim.

Circulaire

SHCN

Décret 06/2001

Décret 63/1996

Projet de loi de 2005

Circulaire du 31/12/1996 du Ministére de la Science et de

la Technologie portant les instructions sur certainesformalités prévues par le décret 63/1996 du Gouvernementprécisant les droits de propriété industrielle

Code de procédure civile du Viet Nam

Code de la propriété intellectuelle francais de 2004

Convention de Paris pour la protection de la propriétéindustrielle

Décret 06/2001/ND-CP du 1/02/2001 du Gouvernement

qui modifie le décret 63/1996 du Gouvernement précisantles droits de propriété industrielle

Décret 63/1996 du 24/10/1996 du Gouvernement précisantles droits de propriété industrielle

Institut national de la propriété industrielleNouveau code de procédure civile francais

Organisation mondiale du commerceOffice national de la propriété intellectuelle

Projet de loi de la propriété intellectuelle de 2005Registre national des marques (de la France)

Registre national de la propriété intellectuelle (du VietNam)

Tribunal de grande instance

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La marque posséde une double fonction : la premiére est d’individualiser les produits ou

services et la deuxiéme de servir d’instrument de marketing et de publicité. Comment peut-onlancer un nouveau produit sans le support d’une marque efficace? Le fait de créer une marque et

de la faire vivre exige un grand investissement. Le pouvoir d’évocation et d’attraction de la

marque ainsi que sa notoriété, son pouvoir d’identification constituent une valeur économique.

Les marques notoires cđtent des millions de dollars tels que les marques de COCA-COLA, deMICROSOFT etc. La marque permet aux consommateurs de s’orienter sur le marché, de faireson choix et d’y étre fidéle. A l’égard de la clientéle, la marque a une image tandis qu’a |’égardđe l’entreprise, elle a une identité.

L’identité résulte du travail de marketing, l’image de la marque de son influence sur le

public. Par conséquent, la marque constitue un actif de l’entreprise.

2. Evolution du droit de la marque

Dans le monde, le droit de marque a des origines trés lointaines qu’il est trés difficile a

déterminer. Aux XIX* et XX” siècle, la première loi sur les marques au monde a vu le jour. II

s’agit de la loi frangaise du 23 juin 1857. Ensuite, les différentes lois en la matiére ont été

! Frédéric Pollaud — Dullian, « Droit de la propriété industrielle », Editions Monchrhestien, 1999, page 513.

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successivement adoptées en Angleterre (1862), aux Etats-Unis (1870), en Allemagne (1874) et au

Japon (1875).

Dans cette méme période, bon nombre de conventions bilatérales et multilatérales relatives

a l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle ont été signées et sont entrées en vigueur. Letexte le plus important en la matiére est la Convention d’Union de Paris (CUP) pour la propriété

industrielle de 1883 qui a été modifiée a plusieurs reprises, qui se consacre aux normesminimales de |’ensemble des droits de la propriété industrielle et qui attire des vagues de paysadhérents. Au départ, il y en avait 11 pays alors qu’a I’heure actuelle, on compte 169 Etats

membres au 3 janvier 2005' y compris la France (1883) et le Viet Nam (1949). La France est le

pays qui a l”initiative de la présente Convention.

Un autre texte conclu dans le cadre de l'art. 19 de la CUP de 1883 qui est également

important en matière de marque, qui est dit 1’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 abordePenregistrement international des marques signés dans le cadre de IOMPI. L’Arrangement deMadrid a un objet limité mais important. II établit une procédure d’enregistrement permettant auxdéposants d”obtenir, grace à leur dépôt unique, des droits de marque nationaux dans tout ou partiedes Etats de l°Union Madrid. Le déposant obtient donc, a partir d’un enregistrement unique, laprotection de la marque soumise à la loi de chaque pays. Le système Madrid est régi par deuxtraités : 1’ Arrangement de Madrid qui date de 1891 et qui regroupe 51 pays, et le Protocole relatifa Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 signé par 37 Etats au 15 janvier 1999 mais pas

encore entré en vigueur. II y a en tout 61 pays qui sont concernés par ce système puisque certains

pays ont signé a la fois l’Arrangement et le Protocole, alors que d’autres ont adopté lun ou

Pautre de ces accords. La France est en méme temps membre de |’ Arrangement de Madrid et du

Protocole tandis que le Viet Nam n’est membre que du premier texte de Madrid.

Un autre texte portant sur la classification internationale des marques est 1’ Arrangement deNice du 15 juin 1957 conclu dans le cadre de la Convention d’Union de Paris dans le butd’instituer une Union particuliére et un système de classification internationale de la marque enmatiére d’enregistrement qui facilite les recherches d’antériorité.

Au XX* siécle, un texte multilatéral régissant de la maniére la plus complète en matiére de

protection de droits de propriété intellectuelle est 1’ Accord sur les Aspects des droits de Propriétéintellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord ADPIC) qui fait partie des volets des accords

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sur lOrganisaton Mondiale du commerce (OMC) de 1994, héritiére du GATT de 1947 maisapportant des innovations importantes par rapport a celui-ci. Cet Accord qui est entré en vigueuren 1995 a été ratifié par la France. Le Viet Nam a déposé son dossier de candidature 4 OMC

depuis 1995. I] souhaite pouvoir y adhérer dans le temps qui vient

L’Accord ADPIC renvoie aux articles 1° 4 12 et l'art. 19 de la CUP modifiée en 1967

(l'art. 2 de la CUP). Il en découle que ces articles de la CUP font partie intégrante de |’ AccordADPIC qui s’impose a tous les Etats membres.

De surcroit, les deux principes les plus primordiaux de OMC, insérés dans |’ Accord!’ADPIC et imposés aux Membres de IOMC sont les principes de traitement national (article 3)et de traitement de la nation la plus favorisée (article 4).

+ Le principe de traitement national

Au regard de l’art. 3.1 de l’Accord ADPIC, “chaque Membre accordera aux ressortissants

des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde a ses propres

ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle...” 11 en résulte que

chacun des Membres de 1’OMC doit accorder les mémes traitements aux ressortissants des autresMembres que ses nationaux en matiére de protection de la propriété intellectuelle. I] n’existeaucune discrimination entre les nationaux et les étrangers des Etats membres en la matiére. Lanote de l’art. 3.1 a précisé la notion de “protection” qui englobe “Jes questions concernantl’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les

moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l’exercice des droits depropriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément’’.

+ Le traitement de la nation la plus favorisée (l'art. 4 de 1’ Accord ADPIC)

Aux termes de l'art. 4 dudit accord, “en ce qui concerne la protection de la propriété

intellectuelle, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux

ressortissants de tout autre pays seront immédiatement et sans condition, étendus aux

ressortissants de tous les autres Membres.” Ceci signifie que chacun des Membres de l?OMC a

obligation d’accorder les avantages et les priviléges non seulement 4 un ou deux autres

membres selon les conventions bilatérales mais 4 tous les autres Membres de IOMC sans

condition. Il s’agit du principe de traitement entre les étrangers. Ce principe a pour but

' D'après les statistiques de !’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle

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d’empécher les discriminations entre les ressortissants de Membres différents et en particulier lesdiscriminations découlant d’accords bilatéraux.

Ces deux principes fondamentaux constituent le fil conducteur dudit Accord auquel leslégislations des Etats membres sont contraintes de s’y soumettre.

La France est un pays membre de lOMC depuis sa création en 1995. Le développement du

droit frangais de la marque remonta vers la fin du XIX siécle. La premiére loi en la matiére date

du 23 juin 1857, se composait seulement d’une vingtaine d’article mais connaissait une longévitéextraordinaire. Cette loi de plus de 100 ans n’est abrogée qu’en 1964. Le contenu principal de

cette loi est le suivant : le droit de marque s’acquérait par l’occupation, c’est-a-dire par le premier

usage et non par le premier dépôt. Les marques de service étaient ignorées par cette loi.

En 1920, le Registre National de marque fut créé en France et tenu par I’INPI. La loi du 31décembre 1964 a profondément modifié et modernisé la conception francaise du droit de la

marque. Elle a rendu le dépôt obligatoire, inséré un statut des marques collectives et permislenregistrement des marques de service. Elle fut abrogée et remplacée par la loi du 4 janvier1991, soit la loi de réforme. La loi de 1991 a vu le jour dans le contexte d’intégration à la marquecommunautaire de la France. Elle a pour objet la transposition de la premiére Directive du

Conseil CE du 21/12/1988 au service de |’harmonisation du droit de la marque des pays membres

de l'Union Européenne. Depuis la codification, le droit de la marque n’a plus fait l’objet demodifications importantes jusqu’a la loi n° 96-1 106 du 18 décembre 1996 qui a mis le droit

frangais en conformité avec les dispositions de l1’Accord ADPIC de 1995 lorsque la France asigné les accords de ]*OMC.

Au Viet Nam, sous le règne du Roi LE Thanh Tong (XV* siécle), il n’existait pas encore dedispositions régissant les marques mais le code pénal Hong Duc (son pseudonyme) a déja prévu

les peines pour la contrefacon'.

C’est seulement aprés la Réunification du pays en 1975 et surtout a partir de 1981 que

certains textes en la matiére ont vu le jour. Le 14 décembre 1982, un Réglement sur la marque aété adopté par le Conseil des Ministres, appelé à présent le Gouvernement. Dans le contexte derenouveau du pays (le « Doi moi» depuis 1986), de transformation d’une économie planifiée,subventionnée par |’Etat en économie de marché, la législation sur la protection de marques se

' Dr. DINH Van Thanh et avocat DINH Thi Hang “La marque dans le droit civil”, Edition de la Police populaire,

2004, page 99.

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perfectionne au fur et à mesure. Le 11 février 1989, le Président du Conseil d’Etat a promulgué

l’Ordonnance sur la protection des droits de propriété industrielle qui est le premier texterégissant la protection de |’ensemble des droits de propriété industrielle. En 1990, le nouveau

Réglement sur les marques a été promulgué pour remplacer celui de 1982.

Il faut attendre |’année de 1995 pour voir apparaitre le Code civil. Ce code traitant

l’ensemble des droits de propriété industrielle y compris la marque dans sa partie VI se substitue

a lOrdonnance de 1989 et au Règlement sur les marques de 1990. Aux fins de mettre en ceuvre la

partie VI du Code civil, le Gouvernement a pris le Décret n° 63/CP du 24/10/1996 portant laréglementation détaillée de la protection des droits de propriété industrielle qui a été par la suite

modifiée et amendée par le Décret n° 6 du 1“ /02/2001. Cependant, aprés l’entrée en vigueur duCode civil le 1/07/1996, des problémes surgissent tels que l’insuffisance, l’imprécision,

l’inadaptation du Code civil au développement du pays.

C’est ainsi que le Code civil de 1995 vient d’étre modifié et amendé au mois de mai 2005 etqu’il entrera en vigueur le 1“ janvier 2006. Dans le nouveau Code civil, les marques sont traitéesentre d’autres droits de propriété industrielle. Le présent Code ne souléve que des principes

généraux relatifs a |’acquisition, a la durée de protection, aux droits conférés aux titulaires et au

transfert des droits de propriété. La réglementation đétaillée de ces droits sera renvoyée à unprojet de loi spécialisée en propriété intellectuelle qui serait adoptée d’ici la fin de l’année 2005.C’est la premiére fois que la propriété intellectuelle est abordée dans une loi spécialisée. C’estune bonne nouvelle pour les titulaires de ce droit notamment au moment ou les atteintes aux

droits de propriété intellectuelle font rage au Viet Nam. Il s’agit aussi d’une préparation de

accession du Viet Nam a l’OMC. Le droit vietnamien de la marque doit être modifié afin d'être

compatible avec le système de |’ Accord ADPIC.

Sur le plan international, deux accords bilatéraux importants relatifs à la propriété

intellectuelle qui traitent entre autres la marque ont été signés et ratifiés par le Viet Nam. Lepremier est l’Accord vietnamo-suisse de 1999 et le deuxième 1’ Accord commercial bilatéral entrele Viet Nam et les Etats-Unis de l’an 2000.

En ce qui concerne la procédure d’enregistrement d’une marque, la forme et le contenu de

la demande d’enregistrement, le Ministére de la Science et de la Technologie a promulgué laCirculaire n°3055/TT-SHCN du 31/12/1996 pour fixer les modalités d’application des

dispositions sur la procédure d’acquisition du droit de la propriété industrielle.

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A part les textes sus - mentionnés, il en existe d’autres textes qui visent a assurer laprotection du droit sur la marque. Nous pouvons citer ici |’?Ordonnance sur les sanctionsadministratives de 2002, le Code pénal de 1999, la Loi sur la douane de 2001, la Circulaire n°10/2000 du 27 avril 2000 du Ministére du Commerce et le Ministére de la Finance relative a la

lutte contre la contrefacon, la Circulaire n° 132/2004/TT-BTC du 30/12/2004 du Ministère de la

Finance portant le régime de perception, de paiement, de gestion et d’usage des redevances des

droits de propriété industrielle soumettant les étrangers et les Vietnamiens au méme régime de

paiement des redevances des droits de propriété industrielle.

3. La situation du respect du droit de la marque au Viet Nam

Depuis que l’économie du Viet Nam s’oriente officiellement vers |’économie de marché apartir de 1986, le pays assiste 4 une abondance des produits fabriqués et circulés enaccompagnement des marques diversifiées. Les consommateurs ont un large choix entre plusieurs

produits de bonne qualité et aux prix concurrents, ce qui constitue un bon signe pour ledéveloppement du pays. Cependant, il est impossible de nier que, d’une part, les atteintes auxdroits de propriété intellectuelle en général et aux droits de la marque proprement dit font rage au

Viet Nam et que d’autre part, la contrefagon de marque prend des formes diverses. I] peut s’agirde lusage de la marque d’autrui pour apposer sur les produits identiques ou similaires de moinsbonne qualité ou la contrefagon par imitation du signe provoquant la confusion au public, parexemple la vraie marque de médicament « PANADOL » fait lobjet des imitationscomme « PARADOL », « FANADOL », « ANADOL » ou l’eau minérale «LA VIE» auxcouleurs bleues et blanches dont les marques d’imitation sont « LA VILA » ou « LA VILE »exprimées aux mémes couleurs que la vraie marque et utilisées pour |’eau purifiée ou encore« ALPENLIEBE » de la Société Perfetti dont la marque contrefaite « ALIPABELIBE » pour les

bonbons'. On peut en multiplier des exemples. La contrefacon provoque la confusion chez le

public et cause de grosses pertes aux titulaires de marque et exerce une mauvaise influence sur le

développement de léconomie du pays. En outre, les marques des entreprises vietnamiennes ont

été « volées » a l’étranger. La marque PETRO de la Compagnie Générale Vietnamienne du

Pétrole a été enregistrée aux Etats-Unis par un Vietnamien de nationalité américaine. II en va de

' « La protection de la marque, guide pour les entreprises » ou « Trademark protection, handbook for business

persons » Japan Patent Office Asia-Pasific Industrial Property Center, JII! page 132.

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méme pour la marque du café « TRUNG NGUYEN » qui a été enregistrée et usurpée au Japon’.

On peut multiplier ces exemples. Ceci provoque de grosses pertes aux détenteurs de la marque etexerce de mauvais effets sur le développement économique du pays. Ainsi, les atteintes auxdroits de la marque au Viet Nam deviennent alarmantes. La protection de la marque constitueplus que jamais une question urgente et brùlante.

La mise en ceuvre de la politique de « Renouveau » exige l°intégration du Viet Nam dans larégion et dans le monde. Dans ce contexte, |’accession 4 1?OMC est envisagée par le Viet Nam

depuis sa fondation en 1995. Le 1“ janvier 1995, la candidature du Viet Nam à IOMC a été

recue'. Le Viet Nam devient donc l’observateur de cette organisation. I] a déployé depuis ses

efforts particuliers dans la réforme juridique en vue de rendre le systéme du droit vietnamienconforme a celui de l?OMC, c’est-a-dire 4 son ensemble des accords multilatéraux parmi lesquels

se trouve l°Accord ADPIC.

Cependant, |’état de lieu de la rèplementation du droit de la marque et de son application auViet Nam ne répond pas aux exigences nationales et internationales : le droit de la marque estlacunaire, imprécis et difficile à étre appliqué dans la pratique. La future intégration du Viet Nam

a OMC exige davantage de ce pays la conformité du droit vietnamien de la marque aux réglesimposées aux Etats membres et nécessite en conséquence la modification de son systémejuridique.

La France a une longue tradition de droit civil qui exerce historiquement une grandeinfluence sur le système juridique du Viet Nam. De surcroit, elle fait partie des pays fondateursde la premiére convention multilatérale de la propriété intellectuelle. II s’agit de la CUP du 10

mai 1883 qui inspire essentiellement 1’ Accord ADPIC. La France est également un pays membrede IOMC depuis sa création en 1995.

4. Le plan du mémoire

Dans ce contexte, létude du droit vietnamien de la marque dans les perspectives dePintégration a IOMC revét une signification d’actualité particuliére. Cette étude seramultidimensionnelle dans la mesure of la méthode de comparaison entre le droit vietnamien et ledroit frangais y est appliquée en référence aux régles fixées dans |’ Accord ADPIC.

' Dr. DINH Van Thanh et avocat DINH Thi Hang “La marque dans le droit civil”, Edition de la Police populaire,

2004, page 67.

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C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi le sujet de recherche dans le cadre dumaster des affaires internationales suivant:

«Le droit de la marque dans les perspectives de l’intégration à L’OMC: Etudescomparatives en droit vietnamien et en droit francais ».

L’exigence du sujet détermine le développement du mémoire qui se divise en deux grandesparties et les sous — parties, a savoir :

LA PREMIERE PARTIE: L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA

MARQUE DANS LE CADRE DE LOMC

Chapitre I : Les signes susceptibles d’étre protégés

Chapitre II : L’enregistrement de la marque

LA DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE

CADRE DE L’OMC

Chapitre I : Le contenu du droit sur la marque

Chapitre II : Les moyens d’assurer le respect du droit sur la marque

En traitant le sujet, nous tentons d’utiliser en fonction des taches précises de chacune desparties la méthode de synthése, la méthode analytique et la méthode de droit comparé en vue de

répondre successivement aux questions: le droit vietnamien de la marque se conforme — t — il auxexigences de |’Accord ADPIC ? Sinon, en quoi n’y est-il pas conforme ? Comment doit — il étre

modifié ? Le sujet est traité en comparaison avec le droit francais qui constitue un bon exemplede sa conformité a ’’OMC.

' PHAM Quang Thao, NGUYEN Kim Dung et NGHIEM Quy Hao “L accession du Viet Nam à l'OMC - les atouts

et les défis » Edition de la Politique Nationale, 2005, page 139.

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PARTIE I

L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE

DANS LE CADRE DE LOMC

L’accés au droit sur la marque requiert le choix des signes susceptibles d’étre protégés parla loi et l’accomplissement de certaines formalités d’enregistrement. Aux fins de protectioninternationale du droit de la marque parmi les autres droits de propriété industrielle, 1’ AccordADPIC impose aux Etat membres les signes susceptibles d’étre protégés ainsi que les différentesrestrictions concernant les conditions d’enregistrement de la marque. Nous examinonssuccessivement les signes susceptibles d’étre protégés (Chapitre I) et l’enregistrement de lamarque (chapitre IT).

CHAPITRE I

LES SIGNES SUSCEPTIBLES D’ETRE PROTEGES

Les signes choisis doivent répondre aux exigences imposées par |’Accord ADPIC aux Etatsmembres (Section Ij. En tant que membre de ÌOMC, les signes protégés en France doivent s’y

conformer et la modification du droit vietnamien est nécessaire en la matiére (section II)

SECTION I

LES EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LES SIGNES

SUSCEPTIBLES D’ETRE PROTEGES

Nous étudions en premier temps les signes autorisés (§ 1) et en second temps les signesinterdits par l?OMC (§ 2).

§ 1. Les signes autorisés par l?OMC et par la Convention d’Union de Paris

La marque est internationalement régie par la CUP depuis 1883 mais il n’y a que l’Accord

ADPIC qui soit le premier accord multilatéral définissant de facon détaillée la marque a sonarticle 15.1 : “Tout signe, ou toute combinaison de signes, propres a distinguer les produits oules services d’une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre a constituer une marque defabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de

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personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsique de toute combinaison de ces signes, seront susceptibles đ être enregistrés comme marque de

fabrique ou de commerce. Dans les cas ou les signes ne sont pas en soi propres à distinguer les

produits et les services pertinents, les Membres pourront subordonner I’enregistrabilité au

caractére distinctif acquis par l’usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de

l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement”. Par cette disposition, leditAccord fixe les éléments constitutifs de la marque (A), les critéres de sa validité (B) et les

différents types de marque (C).

A. Les éléments constitutifs de la marque

La notion de marque selon |’Accord ADPIC reste très large puisque tout signe qui al’aptitude d’étre distinctif peut devenir une marque. L’art. 15.1 a également énuméré une listed’exemple des signes susceptibles d’étre une marque tels que les noms de personnes, les lettres,les chiffres, les éléments figuratifs et la combinaison de couleurs ainsi que de toute combinaison

de ces signes. La liste n’est pas limitative puisque l’art. 15.1 précise que “de tels signes, enparticulier les noms de personnes...” peuvent constituer une marque les signes qu’il énumére par

la suite. Il découle de cette disposition et de la législation de certains pays - membres de l’ OMC

que les signes suivants sont susceptibles d’étre une marque.

1. Les signes verbaux

Hs sont constitués d’un ou plusieurs mots de sorte qu’ils peuvent se prononcer, se lire ets’écrire et doivent étre distinctifs. Ils peuvent étre les noms de personnes, des nomsgéographiques, les slogans et les devises ou les termes de fantaisie. Ce genre de marque est trés

fréquent, par exemple Pierre Cardin pour les vétements, Bordeaux pour les vins ou « Une banque

à qui parler » pour le Crédit mutuel ou « Sans parfum, la peau est muette »' etc.

2. Les lettres et les chiffres

Les lettres et les chiffres sont susceptibles de constituer une marque. Cependant, tous leslettres et les chiffres ne peuvent devenir une marque notamment les lettres et les chiffres isolésqui manquent de la distinctivité et ne peuvent donc constituer une marque protégée. C’est pourcette raison que plusieurs systèmes juridiques hésitent a protéger les chiffres et les lettres. EnAllemagne et en Autriche, lorsque les signes déposés ne se composent que de lettres, celles-ci

' TGI Paris, 17 juin 1992, PIBD, 1992 no531-III-557, jugement cité Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude

Plasseraud dans “Marques”, Editions Francis Lefébre, 1994, page 22.

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doivent pouvoir se prononcer. Au Japon, il existe une régle particulière: lorsqu’il s’agit de deux lettres

alphabétiques liées par un tiret (-), elles ne seront pas protégées ; cependant, lorsque ces deux lettres

sont liées par “&”, elles seront protégées a titre de marque’. Le droit francais est trés libéral en la

matiére par rapport a ces pays. Les chiffres et les lettres sont admis en France à titre de marque c’est le

cas des marques de Chanel « n’5 et n°19». Cependant, il reste toujours conforme à |’art. 15.1 de

P Accord ADPIC qui admet tous les chiffres dés qu’ils ont l’aptitude a étre distinctifs.

3. Les éléments figuratifs

Les éléments figuratifs sont énumérés parmi d’autres a l°art. 15.1 de l’ Accord ADPIC. “Ce

sont des signes, autres que les mots ou le son, qui s’adressent a la vue, tels que les dessins, les

couleurs ou les formes’? Les éléments figuratifs sont protégés a titre de marque dans plusieurs

systémes de droit dans le monde. Selon les législations nationales, les éléments figuratifs peuventêtre les dessins, les logos, les images de synthése, les étiquettes, les formes des produits, leconditionnement ou la combinaison ou la nuance de couleur qui sont protégés a titre de marque

qui sont encore appelés Jes marques emblématiques. Les formes des produits peuvent étre trésdiverses: la forme d’un biscuit, la forme d’une bouteille.

La protection des marques figuratives souléve le probléme de conflit de protection entre

celle des signes et celle des dessins et modéles puisqu’elles sont composées de dessins ou

modèles. La protection des dessins et modèle relève du droit d’auteur (en général de 50 ans a 70ans aprés la mort de l’auteur) et donc est temporaire tandis que le renouvellement du droit de lamarque est indéfini. Ce probléme est différemment traité selon les systémes de droit national.

4. Combinaison de couleurs

La combinaison est |’ensemble formé par la coexistence de plusieurs couleurs. Pourtant le

nombre des couleurs plate ou unie ou de base reste limité. Le dépôt de ces couleurs de base à titrede marque empéchera ses concurrents de choisir ces couleurs pour telle ou telle marque ainsi de

donner ces couleurs a leurs produits, ceci est excessif. Dans plusieurs systèmes juridiques, les

couleurs ne sont adoptées en tant que marque que sous forme de combinaison ou de disposition.Ceci est tout a fait conforme 4a I’art.15.1 de l?Accord ADPIC qui énumère la combinaison de

couleurs susceptible d’étre une marque dés qu’ elle a la distinctivité.

' Vụ thi Phuong Lan, “La protection de la marque en droit vietnamien en comparaison avec celle des pays

industrialisés”, Mémoire de DEA, Université de droit de Hanoi, page 7.

? A.Chavanne et J.Azéma, Réflexions sur les marques figuratives, Mélanges offerts J.-J.Burst, p39.

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La combinaison de couleurs peut être accompagnée d’autre signe tel que mots, assemblagede mots, les lettre, les chiffres, les dessins. Ce qui augmente la distinctivité et a plus de possibilité

d’étre admis en tant que marque.

L’Accord ADPIC prévoit une notion de marque trés large et trés ouverte. Il adopte lacombinaison des couleurs prises isolément a titre de marque dés que cette combinaison contientune certaine distinctivité au moment de dépôt ou après un usage.

En bref, avec le développement de I’économie mondiale, les signes susceptibles d’étre unemarque ont tendance a augmenter et a étre abondants. Les nouveaux signes sont admis commeune marque, c’est le cas de marques sonores (sons, phrases musicales), olfactive (des odeurs),tactiles ou les marques a trois dimensions qui sont reconnues par ces pays mais refusées dans

d’autre pays. Ceci n’est en principe pas contraire a l’esprit de 1’ Accord ADPIC puisque dés que

ces signes représentent une certaine distinctivité, et qu’ils peuvent être perceptibles, ils sont

susceptibles de constituer une marque. Aux Etats-Unis, les marques sonores sont protégées par la

section 45 du Lanham Act a condition que la marque protégée soit un signe dont la perception est

objective” . La loi francaise de 1991 a admis à l’art. L.711-1 du Code de la propriété industrielle

“les sons, phrases musicales” comme des signes susceptibles de constituer une marque.

B. La validité des signes choisis

Les signes choisis doivent observer les conditions de validité prévues par la CUP etl’Accord ADPIC. IIs doivent étre distinctifs (1), disponibles (2), perceptibles visuellement (3) etne constituent pas les signes génériques (4).

1. L’exigence de la distinctivité des signes de |’Accord ADPIC

L’art. 15.1 l’ Accord ADPIC a défim la marque selon le critére distinctif. I] en résulte quetout signe apte a distinguer les produits ou services d’un titulaire de la marque de ceux de ses

concurrents est susceptible de constituer une marque. Cette condition est primordiale puisqu’elle

touche a l’essence et a la fonction méme de la marque. Un signe non distinctif n’entraine pas

seulement la nullité de la marque mais encore il ne constitue pas en soi une marque. II ne remplit

pas la fonction de référence d’origine et de qualité et ne permet pas au public d’identifier leproduit afin de faire un choix raisonnable.

! A.Chavanne et J.Azéma, Réflexions sur les marques figuratives, Mélanges offerts J.-J.Burst, p39.

? Albert Chavane Jean Jacques Bust, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 4° édition, 1993, page 497.

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L’art. 15.1 est la combinaison de deux principes « premier usage » et « premier dépơt ». II

a fait une exception au critére distinctif en soi des signes c’est-a-dire que les signes peuvent nepas étre distinctifs au départ mais ils vont l’acquérir aprés |’usage.

C’est la continuité de la logique de l’art. 6 quinquiés c.1 de la CUP qui précise “Pourapprécier si la marque est susceptible de protection, on doit tenir compte de toutes lescirconstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque”. I| découle de cet articlequ’un signe qui, intrinsé¢quement, n’a pas un caractère distinctif au moment de son dépôt a titrede marque, peut acquérir ce caractére en raison de son usage antérieur.

2. La disponibilité des signes

Aux termes de l’art.6 quinquiés B.1 de la CUP, le signe ne doit pas porter atteinte aux

droits acquis des tiers dans le pays ou la protection est réclamée. Ceci signifie que le signe choisia titre de marque doit étre disponible c’est — a — dire ne doit pas déja faire |’objet d’un droitantérieur. Les droits antérieurs opposables sont nombreux et varient en fonction de la législationnationale tel que une marque, une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial ou

une enseigne, une appellation d’origine protégée, les droits d’auteurs, les droits de dessins etmodeéles, les droits de personnalité... Par conséquent, le déposant d’une marque doit procéder a

des recherches d’antériorités c’est-a-dire doit savoir si le signe qu’il envisage de déposer estdisponible ou s’il a déja été approprié par un concurrent. Ce systéme est valable pour denombreux pays dans le monde.

De plus, la disponibilité des signes est encore protégée a lart. 10 bis de la CUP.Lutilisation du signe ne doit pas constituer dans le pays un acte de concurrence déloyale. Elle nedoit pas créer une confusion, par n’importe quel moyen, avec la marque des produits et desservices de son concurrent. TRUNG TAM THONG TIN THU Vig;

TRUONG ĐẠI HỌC LUẬT HA NO

3. La possibilité d’étre perceptible visuellement PHÒNG ĐỌC _ 5O4#

L’Accord ADPIC confére aux Membres la possibilité de subordonner |’enregistrement desmarques a la perception visuelle des signes c’est—a—dire que ces signes sont perceptibles a la vue.Ils sont susceptibles d’étre représentés sous formes graphiques. Cette exigence est évidement

remplie par les marques nominales qui se composent d’un ou plusieurs mots et par les marques

figuratives qui sont constituées par les dessins, les images ou les formes. Cependant, elle exclutles signes gustatifs qui concerne le goit, et olfactif, qui est relatif à 1’odeur, ou encore certainssignes sonores insusceptibles de transcription. En ce qui concerne les signes olfactifs, il existe des

Maison du Droit Viethamo-Franoalse

BIBLIORGEOU

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techniques chromatiques supposées retranscrire les odeurs sous formes graphique. Toutefois,cette méthode ne s’avére pas absolument fiable, elle peut donner de résultats injustes.

4. L’exclusion des signes génériques

Aux termes de I’art. 6 quinquiés B.2 de la CUP, ne peuvent pas constituer les marques lessignes ou les indications usuels, nécessaires et génériques désignant !’espéce, la qualité, la

quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou lépoque de production, par exemple

« pratiquement incassable » pour désigner de la verrerie en général et les ampoules isothermes'.

Cette disposition est tout a fait raisonnable puisque les signes génériques, usuels, et nécessairesne sont pas distinctifs, ne remplissent donc la fonction de la marque qui est d’identifier les

produits et les services des fabricants et des prestataires de services différents.

C. Les différentes catégories de marques

Les dits Accords reconnaissent I’existence de la marque notoire (1) la marque de fabriqueet de commerce (2), la marque de service (3), et la marque collective (4).

1. La marque notoire

La marque notoire est encore appelée la marque de haute renommée, de haute réputation oude grande notoriété qui a un pouvoir d’attraction particulier, qui dépasse le seul cercle des

professionnels et de la clientéle spécifique pour toucher une large fraction du public, par exemple

PIERRE CARDIN, LOUIS VUTTON, COCA-COLA, IBM, SONY. Pour qu’il y ait marquenotoire, il est nécessaire que le public, à l°énoncé de la marque, ait le réflexe quasi-automatique

de penser au produit ou au service qu’elle présente. On dit SONY on pense immédiatement aux

appareils électroniques méme si on n’en a jamais acheté. On dit LANCOME on pense aussitôt

aux produits de beauté de luxe.

La marque notoire a été traitée par l’art. 6 bis de la CUP et 16.2 de l’ ADPIC qui n’ont pas

donné la définition de la marque notoire. C’est aux Etats membres de déterminer la notoriétéd’une marque. Un auteur frangais, R. Plaisant donne la définition de la marque notoire qui reste

toujours valable: “On entend par marques notoires celles qui sont connues d'une large fraction

du public et qui jouissent d'une réputation importante sans qu’il s agisse obligatoirement d'une

'Cass.com.,11 février 1964, Annales 1964, page 140, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude

Plasseraud dans “Marques”, Editions Francis Lefebvre, 1994, page 30.

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exceptionnelle célébrité”. C’est par référence au public que lon peut savoir si une marque estnotoire ou non.

La notion de notoriété est une question de fait. L’appréciation d’une marque notoire n’est

donc pas évidente. On ne peut éviter |’appréciation subjective du juge. Quelquefois on a recours a

la méthode de fixation d’un nombre de consommateurs ou d’un nombre de produits. C’est le cas

de lAllemagne, la doctrine et la jurisprudence allemande exigent que la marque, a la suite d’un

sondage, soit connue d’au moins les 2/3 de la population désignant le produit”. Pour apprécler la

notoriété d’une marque, il faut encore déterminer sur quel type de consommateurs la marqueexerce son influence. D’aprés les auteurs frangais, il doit s’agir du grand public et non pas de laseule partie du public qui utilise le produit marqué. Une marque de tennis peut étre trés connuedes joueurs de tennis et ne pas étre pour autant une marque notoire. Elle ne sera notoire que

lorsque les gens qui ne jouent pas au tennis en auront connaissance’. Cette exigence est plus

sévẻre que celle imposée par |’Accord ADPIC puisque I’art. 16.2 dudit Accord exige |’évaluation

de la notoriété de la marque en fonction du public concerné.

2 La marque de fabrique et la marque de commerce

L’ Accord ADPIC et la CUP ne précisent pas la distinction entre la marque de fabrique et lamarque de commerce mais ils reconnaissent leurs existences. En général, la marque de fabriqueest la marque que le fabricant appose sur les produits qu’il a fabriqués. Les produits fabriquéspeuvent étre les produits finis ou primaires (de base). Ainsi, un produit commercialisé peutcontenir plusieurs marques appartenant a des fabricants successifs. La marque de commerce est lamarque apposée par un distributeur sur les produits qu’il commercialise. Elle peut coexister avecla marque de fabrique.

'R.Plaisant “Protection et défense des marques de fabrique”,5e édition, n.E-7 cité par Frédéric Pollaud Dulian dans

<small>« Droit de la propriété industrielle », édition Montchrétien, 1999, page</small>

? Albert Chavane et Jean Jacques Burst, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz 4édition, 1993, page? Albert Chavane et Jean Jacques Burst, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz 4édition, 1993, page

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marques notoires, doit étre appliqué aux marques notoires de service. Enfin, ]’art. 62-3 appliquel’art. 4 relatif a la priorité de la CUP aux marques de service.

4. La marque collective

A côté des marques individuelles, il existe des marques collectives. La marque collective,comme son nom lindique, est la marque utilisée en commun par plusieurs producteurs

individuels qui cherchent à mettre en valeur et bénéficier de la réputation globale de la production

émanant de telle région ou de tel groupe professionnel. Les buts de la marque collective sontidentiques a ceux de la marque individuelle.

Les marques collectives sont internationalement reconnues a I’art. 7bis de la CUP qui

prévoit que “les pays s’engagent a admettre au dépét et a protéger les marques collectives

appartenant a des collectivités dont l’existence n'est pas contraire a la loi du pays d'origine,

méme si ces collectivités ne possédent pas un établissement industriel ou commercial’. Par

conséquent, la reconnaissance et la protection des marques collectives sont examinées en fonction

de la législation du pays d’origine. Cependant, |? Accord ADPIC ne consacre aucun article a cesmarques mais il renvoie a la CUP dans son art.2.

Les régles de lAccord ADPIC ne s’arrétent pas aux signes autorisés mais édictent

également les signes interdits.

§2. Les signes interdits par la Convention d’Union de Paris et par P Accord ADPIC

Certaines catégories de signes sont interdites par les dits Accords. Il s’agit des signes

officiels des Etats ou des Organisations internationales (A), des signes contraires a |’ordre publicet aux bonnes mœurs (B) et les signes déceptifs

A. Les signes officiels des Etats ou des Organisations internationales

L’art. 2 de l’Accord ADPIC se référe aux articles 1° à 12 et à l?art. 19 de la CUP de 1883

modifiée en 1967 et s’y conforme. Lart. 6ter de la CUP prohibe l°emploi de certains signes

officiels a titre de marque de fabrique ou de commerce ou en tant qu’ “un élément de ces

marques’. I] vise a protéger les armoiries, drapeaux, et autres emblémes des Etats parties de laCUP, ainsi que les signes et poincons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ces Etats.Cette protection a été également étendue aux armoiries, drapeaux, autres emblémes, sigles oudénominations des organisations internationales intergouvernementales telles que LONU,UNESCO, OMPI, OIT, FAO, INTERPOL...sauf ceux qui sont protégés par les autres accords

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internationaux, par exemple, pour la Croix Rouge (Convention Internationale de Genéve du 6

Juillet 1905) ou les anneaux olympiques (le traité de Nairobi du 26 septembre 1981 protége dessignes olympiques)

Les marques de service ne sont pas abordées dans la CUP. L’art. 6ter ne s’applique qu’auxmarques de fabrique ou de commerce, c’est-a-dire aux marques de produits et n’oblige pas lesEtats parties à la CUP à refuser ou 4a invalider |’enregistrement et a interdire l'utilisation

d’emblémes d’Etat ou d’autres signes officiels comme marques de services ou comme éléments

de marques de services. L? Accord ADPIC a renforcé cette protection en |’étendant aux marques

de service.

B. Les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes meurs

Au regard de l’art. 6quinquiés B-3 de la CUP, les Etats membres sont libres de refuser oud’invalider les marques de fabrique ou de commerce lorsqu’elles sont contraires a la morale ou aPordre public du pays ot la protection a été réclamée. Or, la morale et l’ordre public sont vasteset varient en fonction des Etats membres et sont évolutifs dans le temps. Les signes ne sont pascontraires a la morale c’est-a-dire qu’ils ne peuvent aller a l’encontre des bonnes mœurs

notamment relatives 4 la morale sexuelle, au respect de la personne humaine et aux gains

immoraux'. Les bonnes mœurs se combinent avec l’ordre public qui, au sens général, se

compose, pour un pays donné, de la paix, de la tranquillité et de la sécurité, qui, au sens juridique,

comporte des normes impératives dont les individus ne peuvent s’écarter ni dans leurcomportement, ni dans leurs convention, constituent I’ensemble des exigences fondamentales etessentielles pour un pays. Il s’agit notamment, en matiére de marque, de lordre publicéconomique qui est remis en cause. C’est ainsi que un dessin obscène, un slogan subversif, ou des

signes pornographiques ou déceptifs etc. ne peuvent étre protégés par la loi. La contrariété auxbonnes meeurs et a l’ordre public doit résulter de la marque elle-méme et non de son objet. Cecidécoule du caractére indépendant de la marque par rapport à son objet.

En vue de ne pas vider le sens de la CUP sous prétexte de lordre public et les bonnesmeceurs par les Etats membres, lart. 6quiquies B-3 dispose que “une marque ne pourra étre

considérée comme contraire a l’ordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas conforme a

quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas ou cette disposition elle-méme

! Gérard Cornu, « Le vocabulaire juridique », Edition Presse Universitaire, 1994, page 563.

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concerne | ‘ordre public”. Ceci signifie que les Etats membres ne peuvent abuser de |’ordre publicet des bonnes mœurs pour refuser ou invalider les signes susceptibles de constituer une marque.

C. Les signes déceptifs

La marque ne doit pas étre frauduleuse ou déceptive. La CUP ne donne pas de définition de

marque frauduleuse ou déceptive, elle dispose que le signe choisi ne doit pas tromper le public

(a6 quinquiés B -3). Cependant, “tromper ” signifie “induire volontairement quelqu’un en

erreur”', “tromper le public” signifie donc induire volontairement le public en erreur. Le public

peut Être induit en erreur par la marque sur la nature, les qualités substantielles, la composition.L’espéce ou l’origine de l’objet désigné etc. La sanction de la marque déceptive est en général lanullité de la marque. Cette régle existe dans beaucoup de pays, par exemple en France pour lesmarques déceptives a l’art. L.711-3 de la loi sur la propriété intellectuelle, ou au Viet Nam etc.

Aux fins de protéger le droit sur la marque des ressortissants des Etats Membres de l’OMC,

l’Accord ADPIC précise les signes susceptibles d’étre protégés et tout en renvoyant à la CUP. IIprévoit l’interdiction des signes non susceptibles de constituer des marques et impose desobligations minimales aux Etats membres, qui sont libres de légiférer 4 condition de s’y

Les signes susceptibles d’étre protégés à titre de marque sont tout signe ou toute

combinaison de signes qui ont l’aptitude d’étre distinctifs, en particulier, les noms de personnesles signes verbaux, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs, la combinaison des couleurs(l’art. 15.1). Cette liste est non exhaustive. Les Etats membres peuvent, donc, élargir cette liste à

d’autres signes tels que les signes sonores ou les signes olfactifs sans pour autant d’étre contraireaudit accord.

Les signes interdits sont essentiellement prévus à Ï°art. 6ter et l’art. 6quinquiés B-3 de laCUP. L’art. 6ter prohibe l’emploi des signes à titre de marque tels que les armoiries, les drapeauxdes Etats, les emblèmes des Etats, les poincgons officiels de contrôle et de garantie adoptés par lesEtats ainsi que les sigles ou les dénominations des gouvernements internationaux. Sont également

interdits les signes contraires a l’ordre public et aux bonnes mœurs (l’art. 6quinquiés B-3). Par

! Dictionnaire du Francais contemporain, Edition Hachette, 1996.

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conséquent, la législation des Etats membres doit contenir des dispositions concernant les signes

interdits par ces deux textes.

En la matiére, la conformité du droit frangais constituera un bon exemple pour le Viet Nam

dans |’intégration a l?OMC.

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SECTION II

LA CONFORMITE DU DROIT VIETNAMIEN ET DU DROIT FRANCAIS AUX

EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LES SIGNES SUSCEPTIBLESDˆETRE PROTEGES

Les exigences sur les signes protégés de IOMC sont introduites dans les Etats Membres.

Nous abordons maintenant l°auto-conformité des signes protégés en droit francais (§1) et la

modification de l”étendue des signes protégés au Viet Nam (§2).

§1. L’auto-conformité du droit francais aux exigences de POMC

Ayant signé l°Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant OMC, la France est

devenue membre de OMC depuis sa fondation en 1995. La ratification par la France de cetAccord international conduit le législateur francais 4 modifier, par la loi n° 96-1 106 du 18

décembre 1996, un certain nombre de dispositions du Code de propriété intellectuelle qui date de1992. Cependant, l’intégration a l’OMC de la France a seulement entrainé la modification dedeux articles (les articles 13 et 14 modifiant respectivement les articles L.712-11 et L.712-12) enmatière de marques. Nous envisageons, d’abord, la conformité du droit francais aux exigences de

POMC concernant les signes protégés (A), ensuite les signes interdits (B).

A. A Végard des signes autorisés

L’art. L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle (dénommé ci-aprés CPI) déñnit lamarque de fabrique, de commerce ou de service qui “est un signe susceptible de représentation

graphique servant a distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale”’.

Cette définition est conforme Ï°art. 15.1 de l’Accord ADPIC édictant que « tout signe, ou

toute combinaison de signes, propres a distinguer les produits ou les services d’une entreprise deceux d'autres entreprises sera propre a constituer une marque de fabrique ou de commerce ». En

application dudit article, le droit francais définit également la marque comme un signe

permettant de distinguer les produits ou les services des titulaires du droit sur la marque. La

marque est définie selon sa fonction distinctive qui consiste a identifier les produits ou lesservices des concurrents.

Conformément a l'art. 15.1 de !’Accord ADPIC disposant par la suite « [...] de tels signes,en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les élémentsfiguratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que de toute combinaison de ces signes, seront

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susceptibles d’étre enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce... ». L’art. L-711-1du CPI fixe que peuvent constituer une marque des signes suivants:

“(a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblage de mots, nomspatronymique et géographique, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles,

(b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

(c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisiéres, reliefs, hologrammes,

logos, images de synthése, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou

celle caractérisant un service, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.”

Cette liste est non exhaustive. Il s’agit de différentes grandes catégories de signessusceptibles de constituer une marque. Nous examinons en premier lieu, les éléments constitutifsde la marque (1), en deuxiéme lieu, la validité de ces signes (2), en dernier lieu, les différentescatégories de marque (3).

1. Les éléments constitutifs de la marque

L’art. L.711-1 du CPI prévoit trois grands types de signes susceptibles d’étre adoptés 4 titrede marque: les signes dénominatifs, les signes sonores et les signes figuratifs.

a. Les signes dénominatifs (ou signes verbaux)

Aux termes de |’art. L-711-1] du CPI, les signes dénominatifs perceptibles à la fois par la

vue (ils s’écrivent) et par |’oui (elles se prononcent) se composent de mots ou d’assemblage demots, de noms patronymique et géographique, de pseudonymes, de lettres, de chiffres, de sigles.

Ceci est conforme a l’art. 15.1 dudit Accord.

* Les mots ou les assemblages de mots : Ils peuvent constituer les termes courants, lestermes de fantaisie, les slogans ou devises. Une expression du langage courant telle que “coup de

ceeur” ou “Masculin’' peut valablement désigner des vétements. Les termes de fantaisie peuventétre connus ou inventés (par exemple “Miel-Epil” pour désigner les produits épilatoires”), ayant

ou non une signification.

"CA Paris, 28 juin 1982 — Ann.Prop.Ind.1982 — page 115, arrét cité par Olivier Mendras, avocat a la Cour de Paris

dans la revue Prodimarques, la vie des marques publiée sur l’internet: http://www. prodimarques.com/juridique/lesmarques constituées par des mots du langage courant.

? Cass.com.27 novembre 1963, Annales 1964, p.136, arrét cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude

Plasseraud dans l’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.22.

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* Les lettres, les sigles, les chiffres: ils sont protégés comme marque selon la loi (I’art.L’711-1 du CPI) et la jurisprudence franeaise, par exemple le sigle SNCF pour le service de

transport par chemin de fer; les lettres “C&A”' pour les vétements, les chiffres “N° 5” et “N° 19”de Chanel? pour les parfums... Cette protection est tout a fait conforme a l’art. 15.1 du présent

* Les noms patronymiques et les pseudonymes : Ils sont des noms de personne précisémentindiqués parmi d’autres signes susceptibles de constituer des marques a |’art.15.1 dudit Accord eta l’art. L.711-1 du CPI frangais.

* Les noms géographiques : Les dispositions 22, 23 et 24 de l’Accord ADPIC interdisent le

choix des indications géographiques a titre marque aux Etats membres. Le signe choisi ne doit

pas provoquer la confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine.

Conformément aux dispositions du présent Accord, cette prohibition a été adoptée a |’art.

L.711-4 (d) du CPI francais. Il a été jugé que n’est pas valable, et donc a été annulée, la marque

constituée par “Champagne” pour un nouveau parfum de la société Yves Saint Laurent? qui

représente une sorte de parasitage de la notoriété de |’appellation “Champagne”...

Ainsi, les signes verbaux autorisés selon la loi et la jurisprudence francaise comportent lesmots ou I’assemblage de mot, les lettres, les sigles, les chiffres, les noms de personnes, les nomsgéographiques. Tous ces éléments sont énumérés à l'art. 15.1 dudit Accord. Le droit francais

répond aux exigences dudit Accord et donc, s’y conforme.

b. Les signes sonores

Conformément a l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC qui ne se limite pas 4 une liste exemplativeadmet implicitement “tout signe ou toute combinaison đe signes” méme non énumérés dans laditeliste, susceptibles de constituer des marques dés qu’ils sont distinctifs. Ainsi, la reconnaissancedes signes sonores “sons, phrases musicales” en droit franeais de la marque, par la loi de 1991,

n’est pas contraire a lAccord ADPIC. La difficulté ici c’est que ces signes sonores, a part la

condition d’étre distinctifs, doivent étre susceptibles de la représentation graphique. Tandis

CA Paris 18 février 1974, Annales 1974 p. 264, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude Plasseraud

dans |’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.

? CA Paris 22 mars 1988, PIBD 1988 n442-III-455, arrét cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude

Plasseraud dans |’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.

? CA Paris 15 décembre 1993, RIDA 3/94 n°352, arrêt cité par Yves Plasseraud, Martine Dehaut, Claude Plasseraud

dans !’ouvrage “Marques”, édition FRANCIS LEFEBVRE, 1994, p.23.

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qu’une phrase musicale se transcrit facilement, d’autres sons ne le sont pas, par exemple le cri

d’un animal, le bruit d’un moteur etc.

c. Les signes figuratifs ou emblématiques

Conformément à l’art. 15.1 de l?Accord sur |l’ADPIC énumérant les signes figuratifs entre

autres, en droit frangais, ils sont prévus et concrétisés a l’art. L.711-1c du CPI qui énumére parmiles signes admissibles en tant que marque “Jes signes figuratifs tel que: dessins, étiquettes,cachet, lisiéres, relief, hologrammes, logos, images de synthése; les formes, notamment celles du

produit ou du conditionnement ou celles caractérisant un service: les dispositions, combinaisonsou nuances de couleurs”. lÌ existe donc, les trois catégories de marques figuratives en droitfrangais : les dessins, les formes, les couleurs qui sont tous abordés a l?art. 15.1 dudit Accord.

On peut noter que la loi francaise a introduit les signes imposés par ledit Accord dans sonordre juridique interne tout en les précisant et en élargissant son étendue mais sans pour autantétre contraire audit Accord. Car les exigences dudit Accord ne représentent que les obligationsminimales.

2. La validité des signes choisis

Aux fins de pouvoir étre protégés conformément à la CUP et a l’Accord ADPIC, les signesdoivent étre distinctifs (a), disponibles (b) et visuellement perceptibles (c).

a. L’exigence de la distinctivité des signes

Conformément a I’art. 15.1 de l°Accord ADPIC et l’art. 6quinquiés B2 de la CUP quiimpose la distinctivité comme une condition de validité obligatoire et indispensable constituant la

fonction de la marque elle-méme, I’art. L.711-1 du CPI dispose que la marque est un signe

“servant a distinguer les produits et les services...”. Il en découle que le signe doit pouvoirdistinguer les objets sur lesquels il est apposé. La distintivité qui n’est ni l’originalité exigeant’empreinte de la personnalité (l’image d’une baleine blanche est banale mais elle est distinctive

pour désigner du sel de la cuisine), ni la nouveauté qualifiant ce qui n’existe pas encore’ et doit

étre arbitraire. Elle est ainsi la condition essentielle de validité du signe constituant la marque.

Ne sont pas protégés a titre de marque les signes nécessaires, génériques et usuels 2a) et les signes descriptifs (L.711-2b). En effet, il n’est pas admis que, par exemple, le mot

(L.711-“savon” pour désigner un type de savon. I] a ainsi été jugé que ne constituent pas des marques les

' Jean-Christophe Galoux dans |’ouvrage “Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.356

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signes “Affaires” pour désigner un journal économique', “Femmes” pour désigner des produitsdestinés aux femmes’ puis qu’ils sont génériques et descriptifs. La distinctivité des signes

s’apprécie a la date de la demande de |’enregistrement. Mais elle peut disparaitre postérieurementau đépôt lors qu’elle est devenue usuelle (1art. L.714-6).

* Acquisition de la distinctivité par l usage

L’acquisition de la distinctivité par l’usage est imposée en méme temps par la CUP (I’art.6quinquiés, cl) et l°Accord ADPIC (L’art. 15.1). Or, la durée exigée de l’usage de la marquen’est fixée ni a la CUP ni a l’Accord ADPIC. Conformément à ces dits Accords, cette régle a étéédictée en droit frangais par la loi du 4 janvier de 1991 au dernier alinéa de |’art. L.711-2 du CPIqui dispose que “Je caractére distinctif peut (...) étre acquis par l’usage". La durée de l’usagerequise n’est pas fixée par ledit article et donc très variable. Selon la jurisprudence francaise, elle

doit être longue jusqu’a plusieurs dizaines d’années par exemple 30 années’.

b. La disponibilité des signes

Conformément 4 I’art. 6 quinquiés B.1 de la CUP et de |’art.2 de l’Accord ADPIC, lesdroits antérieurs ont été fixés par la loi du 4 janvier 1991 a l’art. L.711-4 du CPI francais qui

prévoit expressément huit types de droits antérieurs tout en donnant une liste non exhaustive. Aux

termes du présent article, le signe choisi a titre de marque ne doit pas porter atteinte 4 une marqueantérieure enregistrée selon la loi francaise, y compris la marque notoire de |’art. 6 bis de la CUP,a un nom commercial ou une enseigne, a une appellation d’origine protégé, aux droits d’ auteurs,aux droits des dessins et modéles, aux droits de la personnalité, et autres droits antérieurs. La

jurisprudence frangaise y ajoute d’autres droits antérieurs, par exemple la dénomination (le sigle)

d’un établissement public’ ou le nom de domaine’.

! Paris, 10 avril 1990, RTD com.1991, p.586, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans l’ouvrage “Droit de la

<small>propriété industrielle”, Editions DALLOZ, p.356</small>

* Paris, 19 juin 1991, PIBD 1992, II, p.714, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ ouvrage “Droit de la

<small>propriété industrielle”, Editions DALLOZ, p.357</small>

* Paris, 4e chambre, 4 décembre 1995, JCP 1996 (E) (1), p.567, arrét cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ouvrage<small>“Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.354.</small>

* Paris, 18 septembre 1998, RTD com.1998, p.848, obs.Azéma, arrêt cité par Jean-Christophe Galoux dans |’ ouvrage

<small>“Droit de la propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.363.</small>

3 Paris, 29 novembre 1994, Gaz.Pal.1996. (1), p.47, arrêt cité par Jean-Christophe Galoux dans !’ouvrage “Droit de la

<small>propriété industrielle”, édition DALLOZ, p.363.</small>

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c. La possibilité d’étre perceptible visuellement des signes distinctifs

Conformément a l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC: «...les Membres pourront exiger,comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement... », \art.L.711-1 du CPI frangais prévoit que la marque est “un signe susceptible de représentationgraphique”. Par conséquent, la marque doit étre susceptible d’une représentation graphique afinde pouvoir d’étre protégée, ce qui permet son inscription au Registre national des marques qui lapublie et en informe le tiers.

3. Les différentes catégories de marques

Les différentes catégories de marques sont protégées a la CUP ainsi que a 1’ Accord ADPICtelle que les marques de fabrique, de commerce, de service, la marque notoire, la marque

collective. Conformément a ces deux textes, les marques de fabrique, de commerce et de service

sont reconnues a l’art. L.711-1 du CPI frangais. La protection de la marque notoire est édictée

aux articles L.713-5, L.714-4. Les marques collectives sont précisées sous forme de la marquecollective originaire et la marque collective de certification et prévues de l’art. L.715-1 a I’art.

L.713-3. Par rapport a l’accord ADPIC, la loi francaise va plus loin en adoptant la marquecollective de certification. Ceci n’y est contraire pas pour autant puisque ledit Accord n’imposeque les obligations minimales aux Etats membres. Parmi ces catégories de marque, la loi

frangaise ne définit que la marque collective à l°art. L.715-1 du CPI, les autres définitions sont

fixées par la doctrine et la jurisprudence.

Nous avons examiné les signes autorisés en droit francais et sa conformité aux dispositions

de la CUP et de l’Accord ADPIC. Par la suite, nous envisagerons quels sont les signes interditspar le droit frangais des marques.

B. Les signes interdits en droit francais

Les signes interdits en droit frangais sont de trois types: les signes interdits par la CUP etlAccord ADPIC sont indiqués a l’art. L.711-3 (a), les signes contraires a l°ordre public et aux

bonnes mœurs et les signes déceptifs.

Les signes interdits a l’art. 6 fer de la CUP et l’art. 23 al.2 de !?Accord ADPIC relatifs a

l’emploi des signes officiels des Etats et des Organisations internationales sont introduits tels quel

en droit francais a |’ art. L.711-3 (a) aux fins de les mettre en application en droit interne.

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Les signes contraires a l’ordre public et aux bonnes mœurs sont implicitement interdits parAccord ADPIC qui renvoie a lart. 6quinquiés B-3 de la CUP. Conformément 4 laditedisposition, le droit francais l*a prévue a |’art. L.711-3 (b). Il s’agit de l’ordre public francaisnotamment |’ordre public économique qui est mis en cause en matiére de marque.

Les signes déceptifs ne sont pas expressément prévus par |’Accord ADPIC. Pourtant, ilssont imposés aux Etats membres par |’art. 6 quinquiés B-3 de la CUP 4 laquelle se référePAccord ADPIC (l'art. 2.1). Conformément aux dispositions imposées par la CUP et parl’Accord ADPIC, lart. L.711-3 (c) du CPI francais interdit, par la loi de 1991, des marquesdéceptives et frauduleuses qui induisent volontairement le public en erreur sur la qualité etlorigine du produit et du service etc. I] a été jugé que la marque “Limoges-France” est đéceptive

pour désigner la porcelaine n’ayant pas été entièrement fabriquée 4 Limoge'; la marque “Commề la maison” est déceptive pour désigner des confitures préparées de facon industrielle’; lesmarques “Lavablaine et lainể” pour les articles qui ne sont pas composés de laine.’

En général, comme nous |’avons vu, les signes protégés en droit francais se conforment tout

a fait aux principes et aux obligations imposés par l°Accord ADPIC à propos des signes

susceptibles de constituer des marques et des conditions de validité. Cette conformité existe avantlentrée en vigueur dudit Accord en 1995 puisque le CPI francais qui date de 1992 et que la loi

d’adaptation audit Accord de 1996 ne touche rien a ces dispositions.

Le droit francais de marques détaille et élargit ledit accord, mais, il est sans pour autant

contraire audit Accord. Les signes sonores tels que les sons ou phrases musicales sont autorisésen droit frangais mais ils ne sont pas énoncés dans |l’Accord ADPIC. Au contraire, il s’yconforme puisque I’art. 15.1 est ouvert a de différentes éventuelles catégories de signes dés qu’ ilssont intrinsèquement distinctifs ou devenus distinctifs par usage. II s’agit là d’un progrés du droit

francais dans un monde ó méme les signes olfactifs commencent 4 être protégés dans certainsEtats tels qu’aux Etats-Unis ou en Australie. On peut alors dire que, non seulement les signesprotégés en droit Írancais se conforment aux exigences de ÏOMC, mais encore qu’ils répondent

I Limoge, 26 novembre 1982, PIBD 1983, II], p.103, arrét cité par Jean-christophe Galloux dans P ouvrage “Droit de

la propriété industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.352.

? Paris, 11 octobre 1990 RDPI no32, p46, arrét cité par Jean-christophe Galloux dans l’ouvrage “Droit de la propriété

<small>industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.349.</small>

? Cass.com, 3 mai 1983, Bull.civ.IV, no130, arrêt cité par Jean-christophe Galloux dans l’ouvrage “Droit de la

<small>propriété industrielle” Edition Dalloz, 2000, p.350.</small>

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aux exigences du développement de |’économie francaise dans son intégration internationale.

C’est une bonne expérience pour le droit vietnamien de la marque.

§2. La modification du droit vietnamien

Les signes susceptibles d”être protégés a titre de marque sont essentiellement prévus dans leCode civil de 1995 mis en application par le Décret no63/CP du 24 octobre 1996, modifié par le

Décret 06/CP du 1“ février 2001 et les autres reglements. Le nouveau Code civil de 2005 entrée

en vigueur le 01/01/1996 rapporte des innovations. Il ne fixe que les conditions générales des

droits de propriété intellectuelle et ne contient plus les dispositions spécialisées de chacun d’ entre

eux. Les signes susceptibles de constituer les marques sont énoncés dans le projet de loi de lapropriété intellectuelle de 2005. Les textes en vigueur qui restent généraux, incomplets etinsuffisants ne s’adaptent plus a la politique d’ouverture économique et d’intégration du pays.

Ainsi, nous envisageons les dispositions 4 modifier, d’abord, en ce qui concerne les signes

autorisés (A) ensuite, les signes interdits (B) en droit vietnamien.

A. Les signes autorisés

Nous examinons successivement les éléments constitutifs de la marque (1), la validité des

signes (2), et les différentes catégories de marques (3).

1. Les éléments constitutifs de la marque

a. Le champ limitatif des signes protégés par la loi vietnamienne

L’art. 785 du Code civil vietnamien de 1995 dispose que “/a marque est l'ensemble dessignes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distinctes.La marque est susceptible d’étre des mots, des assemblages de mots, des images, ou la

combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs”. La liste des signes énumérés peut

entendre de deux maniéres. Dans le 1“ sens, il s’agit d’une liste limitée c’est-a-dire que la marquene peut étre composée de signes énumérés. Dans le 2° sens, il s’agit d’une liste non exhaustive

c’est-a-dire que d’autres signes sont susceptibles de devenir une marque sous réserve d’étre

distinctifs. La pratique a tendance a appliquer le 2° sens, il s’agit donc d’une liste non exhaustive.

Ii résulte de l’art. 785 du Code civil qu’il existe trois types de signes susceptibles deconstituer des marques: les mots et l’assemblage des mots, les images ou la combinaison desmots ou l’assemblage des mots avec les images. Les mots et l’assemblage des mots se composentdes lettres et des chiffres ayant une signification ou non mais qui doivent être prononcables. Les

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images comportent les dessins, les photos. La combinaison de ces éléments constitue une marque.Elle peut étre soit la réunion des dits éléments dont chacun est individuellement protégeable, soitl'association d’éléments qui sont pris individuellement dépourvus de caractère distinctif etarbitraire. Elle peut s’exprimer en une ou plusieurs couleurs. La couleur qui fait partie, donc, desmoyens d’expression des signes, nˆest pas individuellement protégée en droit vietnamien.

Par conséquent, le champs des signes susceptibles de constituer des marques reste tréslimité par rapport a celui prévu a |’art. 15.1 de l’Accord ADPIC, ainsi qu’a l’art. L.711-1 du CPIfrancais. Comme nous |’avons vu, l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC admet expressément les lettres,

les chiffres, les noms de personne, les éléments figuratifs et notamment les combinaisons de

couleurs qui sont protégeables soit de facon individuelle, soit de maniére composée.

Conformément audit Accord, L.711-1 du CPI frangais adopte les signes susceptibles de constituer

des marques dans sa liste non exhaustive tels que les dénominations: mots, assemblage de mots,noms patronymique et géographique, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; les signes sonores(sons, phrases musicales); les signes figuratifs: dessins, étiquettes, cachet, lisiéres, reliefs,

hologrammes, logos, images de synthése, les formes, le conditionnement, les dispositions, lescombinaisons ou nuances de couleurs qui sont également susceptibles être protégés soit de faconindividuelle, soit de maniére composée. Avec la reconnaissance des signes sonores, le droit

francais de la marque est allé plus loin que |’Accord ADPIC sans pour autant y étre contraire.

Cependant, l°Accord bilatéral de commerce entre le Viet Nam et les Etats-Unis en 2000

consacre son article 6.1 a une définition plus large de la marque: “/a marque doit étre constituéepar tout signe, ou toute combinaison de signes, propre a distinguer les produits ou les servicesd'une personne (physique ou morale) de ceux d'autres personnes. De tels signes, en particulier

les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleurs,les éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur l’emballage de produits, marques deservices, marques collectives et marques de certification”. Par rapport a l’art. 785 du Code civil,cette définition étend le champ des signes constitutifs de la marque aux lettres, aux chiffres, auxcombinaisons de couleurs, aux éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur 1°emballagedes produits. Elle est donc plus complete, plus conforme à l°Accord ADPIC et plus adaptable auxexigences du développement économique, aux besoins des entreprises vietnamiennes etétrangéres.

De telles analyses démontrent la nécessité de modifier les dispositions positivesvietnamiennes concernant |’étendue les signes autorisés 4 être adoptés en tant que marque.

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b. L’élargissement des signes constitutifs de la marque en conformité avec Ì'Accord ADPIC

Par rapport a lart. 15.1 de l’ Accord ADPIC, la défimtion de la marque du Code civil est

moins ouverte et moins forte. Selon celle de l'Accord ADPIC, “tout signe ou toute combinaison

de signes, propre a distinguer les produits ou les services” peut étre enregistré comme marque.Dans le contexte de |’intégration économique internationale notamment lorsque le Viet Namdevient membre de IOMC, il est obligé d’appliquer les principes fondamentaux imposés parlAccord ADPIC. L’application des principes de la clause de la nation la plus favorisée, dutraitement national ainsi que |’enregistrement international selon le système de |’ Arrangement deMadrid, obligent le Viet Nam a adopter, en matière de marque, les signes autorisés conformémentaudit Accord.

De son côté, la mise en oeuvre des conventions bilatérales exige également cet

élargissement. H est important d’élargir la définition de la marque comme celle en droit francais.Il est nécessaire d’indiquer expressément dans la loi les signes autorisés : les noms de personne,

les chiffres, les lettres, la combinaison des couleurs, les nuances de couleurs, les signes

tridimensionnels, les formes, le conditionnement, les signes sonores, ou n’importe quellecombinaison de ces signes. A Il’heure actuelle, les signes choisis pour constituer les marques se

diversifient. Par exemple, aux Etats — Unis, le cri d’un Lyon pour les bandes dessinées de MGM(Metro-Goldwyn-Mayer) est protégé ou ainsi que |’odeur de la fleur Flumeria pour désigner le fil

à coudre ou a broder!. Au Viet Nam, le gouvernement est en train d’accorder des priviléges pour

attirer les investissements notamment les investissements étrangers. Les investisseurs emménent

avec eux les produits et les services accompagnés des marques dont les éléments constitutifs sont

variés. Nous ne pouvons encourager les investisseurs tout en limitant le champ des signesautorisés dans la loi.

Le projet de loi de 2005 définit, a l’art. 81, la marque comme ce qui suit : « la marque protégéeest le signe visible qui se représente sous forme des lettres, des mots, des dessins, des images voire lesimages tridimensionnelles ou par la combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs et

qui est distinctif ». Cette définition est déja plus ouverte et plus large que celle de I’art. 785 du Code

civil mais plus limitée que celle de l’accord commercial vietnamo-américain et de Ï°Accord ADPIC.

Les chiffres, les combinaisons de couleur ou lemballage de produits sont toujours absents. La

! United Stades Patent and Trademarks Office (2001), Trademarks, the Fingerprints of Commerce, cité par Vu Thi

<small>Hai Yen, dans I’article intitulé “La notion de marque dans le Code civil vietnamien”, Revue du droit de |’Université</small>de droit de Hanoi n°3 2003, p.86

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couleur n’est pas protégée isolément mais ne constitue qu’un moyen d’expression. Nous espéronsque ces signes y seront prévus a la version définitive du projet. Dans le cas contraire, le droitvietnamien ne répond pas aux exigences de lOMC.

Par la suite, nous envisageons les conditions de validité des signes choisis.

2. La validité des signes

Les signes choisis doivent remplir les conditions requises par la loi. Ainsi, nous examinonssuccessivement la distinctivité des signes (a) la disponibilité des signes (b) la possibilité d’étreperceptible visuellement (c).

a. La distinctivité des signes

* L’exigence de la distinctivité : conformément a Ï°art. 15.1 de l’ Accord ADPIC, |’exigencede la distinctivié des signes susceptibles de constituer des marques est, comme ce qu’est prévu a

lart. L.711.1 du CPI frangais, imposée a l’art. 785 du Code civil : “la marque est l’ensemble des

signes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprisesdistincfes ”. Ainsi, la marque doit étre intrinsèquement distinctive.

* La notion de distinctivité : la notion de distinctivité des signes est expressément indiquée

a l’art. 6 (1a) du Décret n°63/CP du 24/10/1996 modifié par le Décret 06/CP du 1/02/2001 en

disposant que “les signes susceptibles d’étre adoptés en tant que marques sont constitués de l'unou de certains éléments originaux qui sont facilement perceptibles ou des éléments formant une

combinaison originale facile a étre perceptible”. La distinctivité répond a deux exigences.

La premiére exigence réside dans l’originalité de lun des éléments constitutifs de lamarque. Il est, donc, demandé qu’au moins un élément constitutif de la marque soit original.

<small>i 1 ae gã § ` a 5 5 „+ § |</small>

L’originalité signifie ce qui parait ne dériver de rien d’antérieur, ne pas ressembler a aucun autre

et porter |’empreint de la personnalité. II en résulte que le signe choisi doit étre nouveau, spécialet non identique aux autres.

Pourtant, il y a des marques qui sont constituées par les termes de la vie courante qui sontprotégés aussi en droit francais qu’en droit vietnamien. I] a été jugé en droit francais qu’est

susceptible de constituer une marque le mot “PERSONNEL” pour désigner des parfums, des

lessives, de petits ustensiles de toilettes. Au Viet Nam, le terme courant “DIENQUANG”

' Dictionnaire “Le petit Larousse illustré”, Edition Larousse 2001, p.724.

?CA Paris, 30 avril 1981, PIBD 1981 no282-IH-I41, arrêt cité par Yves, Plasseraud, Marine Dehaut, Claude

Plasseraud dans |’ ouvrage “Marques”, Edition Francis Lefébvre

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(électro-optique) est protégé en tant que marque pour désigner les lampes relevant de la classe 11,

dont le numéro du certificat d’enregistrement est 44373’.

De plus, l’originalité n’est pas requise par l’art. 15.1 de l’Accord ADPIC auquel se conformePart. L.711-1 du CPI qui exclut l’exigence de l’originalité pour les raisons que nous avonsmentionnées. lÏ en va de méme pour I’art. 6.1 du chapitre 1 de l’Accord commercial entre le VietNam et les Etats-Unis. C’est pour ces raisons que nous proposons d’enlever I’exigence de !’originalitédes signes susceptible de constituer marque qui n’est plus adaptable au contexte du Viet Nam.

La deuxiéme exigence implique que le signe choisi soit pereu facilement par les sens qui nesont pas précisés. Lhomme dispose de cinq sens: la vue, |’ouie, I’odorat, le toucher et le goơt.

Or, sont exclus du droit vietnamien (1’art. 785 du Code civil) les signes sonores (son), olfactifs(l’odeur), et tactiles (le toucher). II n’y a que des mots, des assemblages de mots, des images ou

la combinaison de ces éléments qui sont susceptibles de constituer une marque au Viet Nam etqui ne sont donc percus que par la vue et l”oụe. En vue d’étre conforme a |’art. 15.1 de l’AccordADPIC, il vaut mieux prévoir la possibilité de représentation graphique comme ce qu’est prévuart. L.711-1 du CPI frangais, ceci est toujours valable dans lI°hypothèse ó dans |’avenir, lesmarques sonores, olfactives méme tactiles seront admises dans la loi vietnamienne. Cette

possibilité est édictée dans le projet de loi de propriété intellectuelle en cours (l’art. 81). Nousespérons qu’elle sera maintenue dans la version finale.

Aux termes de l'art. 785 du Code civil: “La marque est l’ensemble des signes servant a

distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distinctes”. La notion des

produits et des services de méme catégorie s’entend comme les produits et les services quipossédent la méme composition, la même modẻle, la méme nature... par exemple, le stylo à billede “BENNGHE” est de même catégorie que celui de “BIC” ou i] en va de méme pour le servicede transport rapide fourni par “FEDEX” et de “DHL”. Par conséquent, la marque ne sert qu’adistinguer les produits et services de méme catégorie. Ainsi, la méme marque peut étre utiliséepar ses différents titulaires pour désigner les produits et services différents.

Cependant, dans la pratique, il y a des produits différents qui utilisent la méme marque, celapeut créer la confusion. Nous citons le litige concernant la SARL laitiére Formost dont le siége sesitue 4 Binh Duong (au Sud Viet Nam) qui produit, parmi d’autres produits laitiers, le laitcondensé et sucré a apposé la marque “TRUONG SINH” déja enregistrée par la SARL de

‘http//www.noip.gouv.vn, site de !’Office National Vietnamien de la propriété intellectuelle

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Pindustrie TRUONG SINH dont le siége se situe à Hanoi. La SARL TRUONG SINH produit lelait a la base de soja. La SARL laiti¢re Formost prétend que |’apparition du lait de soja sur lemarché provoque la confusion chez les consommateurs qui croient que le lait de soja est le

produit de la SARL laitiére Formost. Elle a assigné la Société industrielle TRUONG SINH

devant le Tribunal de la ville de Hanoi. D’aprés la conclusion de l’ONPI, les deux types de laitproduits respectivement par les deux sociétés sont identiques. En se basant sur cette conclusion,les deux décisions de premier ressort du 9/3/2000 et de dernier ressort du 18/9/2000 ont décidé

que la demande de la Société Formost est recevable, que la Société TRUONG SINH est obligée

de mettre fin a l’usage de la marque “TRUONG SINH” et que l’octroi des dommages-intérétsexigés par la Société Formost n’est pas admis faute de preuve. Mais la société TRUONG SINH afait l’appel aux autres autorités compétentes concernées telles que la Cour populaire supréme, leParquet populaire supréme... en prétendant que |’art. 785 du Code civil ne s’applique qu’aux

produits et services de méme catégorie. Or, selon les conclusions du Ministére de la Santé et du

Ministére du commerce, ces deux types de lait ne sont pas les mémes. Il y a les différences de

nature, de qualité, d’ingrédient, en méthode de production, de mode d’emploi... il s’agit de deux

produits laitiers différents. Par conséquent, la société TRUONG SINH, d’aprés elle, a le droit de

continuer d’user la marque “TRUONG SINH” sans provoquer la confusion avec celle de laSociété Foremost. En effet, les deux produits en cause sont laitiers, ceci ferait penser au publicqu’ils ont la méme origine. Le procés est clos mais il a causé tant de controverses sur

application de l’art.785 du C. civil. La partie perdant le gain de cause n’est pas convaincante.

On peut noter que |’art. 785 manque de la généralité.

De surcroit, ceci n’est également pas juste pour les marques notoires qui sont largement

reconnues du public et qui entraine |’ interdiction de son usage méme pour désigner les produits et

services de catégories différentes. A défaut, l’usage de ces marques par les concurrents pour les

produits et services de catégories différentes peut créer la confusion ou induire le public en

erreur. Par exemple, la marque SONY est très célèbre pour les produits électroniques. Si unautre producteur fabriquait des vétements, des chaussures revétues de la marque SONY, ceciinduirait le public en erreur puisque le public croirait que les vêtements SONY émanent du mémeproducteur des produits électroniques. Par conséquent, il vaut mieux, pour se conformer aPAccord ADPIC, enlever le terme “de méme catégorie” comme ce qu’est prévu a l’art. L.711-1du CPI francais.

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Conformément a l'art. 6quinquiés B.2 de la CUP à laquelle renvoie l°art. 2 de 1’AccordADPIC, la distinctivité se définit encore de maniére négative a |’art. 6 (2) dudit đécret en droitvietnamien tout en énumérant les signes dépourvus de caractère distinctifs. Ceci est identique alapproche législative du droit francais a l’art. L.711-2 du CPI. Sont dépourvus de caractèredistinctif

“a. Les signes qui n'ont pas de caractére distinctif comme les dessins et les dessinsgéomeétriques simples, les chiffres, les lettres, les lettres imprononcables en tant que mot; les

lettres étrangéres des langues usuelles sauf si Ì 'usage de ces signes est largement reconnu,

b. Les signes, les symboles conventionnels, les dessins ou les dénominations courantes des

marchandises de n’importe quelle langue dont l’usage estfréquemment et largement reconnu, du public

c. Les signes indiquant le temps, le lieu, les méthodes de production, l’espéce, la quantité,

la qualité, la nature, la composition, l’usage, la provenance géographique et la valeur

descriptive des produits ou du service” (\’art. 6 (2) du décret 63/CP).

Et l’art. 6quinquiés B.2 de la CUP dispose que “/orsqu’elles sont dépourvues de tout

caractére distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d ‘indication pouvant servir,

dans le commerce, pour désigner l’espéce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu

d'origine des produits ou Ì époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant oules habitudes loyales et constantes du commerce ou la protection est réclamée”. Par rapport auditarticle, l’art. 6 (2) du décret 63/CP y est pour l’essentiel conforme. Les éléments dépourvus decaractère distinctif de l’art. 6quinquiés B.2 de la CUP sont également prévus à l'art. 6.(2)c du

décret 63/CP qui étend son champ d’application aux éléments prévus au méme article.

* L acquisition de la distinctivité par l’usage : L’acquisition de la distinctivité par l’usageest imposée en méme temps par la CUP (I’art. 6quinquiés, cl, précité) et Accord ADPIC (Part.15.1, précité). Conformément aux présents textes, l’art. L.771-2 (précité) du CPI frangais le

prévoit également. Pourtant, il n’y a aucun texte vietnamien qui l*adopte. Ceci est contraire a

Pesprit de la CUP et de l’Accord ADPIC. En effet, la distinctivité est appréciée par le public. Une

marque qui n’est pas distinctive au départ, peut le devenir plus tard dés que l’usage de cette

marque est largement connu du public. L’usage de la marque rend ses produits ou ses services

distinctifs de ceux de ses concurrents. Il vaut mieux prévoir |’acquisition de la distinctivité aPusage pour que le droit vietnamien soit conforme 4 |l’Accord ADPIC et que les intéréts

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économiques des fabricants ou prestataires de services soient défendus. Pourtant, Aucunedisposition du nouveau projet de loi de 2005 ne le prévoit.

*La perte de distinctivité a l’usage : conformément 4 l’art. 6quinquiés B(2) de la CUP

disposant que les marques sont susceptibles d”être refusées ou invalidées dans les Etats membres

lorsque qu’elles sont composées des signes “devenus usuels dans le langage courant ou leshabitudes loyales et constantes du commerce du pays ou la protection est réclamée”, \’art. L.714-6 du CPI indique la possibilité de déchéance de la marque 4 l°usage lorsqu’a cause du fait du

titulaire de la marque, celle-ci est devenue “Ja désignation usuelle dans le commerce du produit

ou du service”. Cependant, il n’existe, jusqu’a maintenant aucun texte vietnamien, méme dans leprojet de loi de 2005, qui adopte cette régle qui est, pourtant, nécessaire et raisonnable. Car, iln’y a aucune raison de protéger une marque qui est si célébre qu’elle est devenue usuelle et n’estplus distinctive. L’absence de cette régle n’est pas conforme audit article de la CUP. Aux fins

đ”intégration a !*OMC, il est nécessaire de I’introduire dans la loi vietnamienne en la matiére.

Nous avons vu que la distinctivité est la condition essentielle de validité, mais ceci n’est pas

suffisant. I] est nécessaire que le signe choisi soit disponible.

b. La disponibilité des signes

L’art. 6 B .1 quinquiés de la CUP disposant que: “les marques de fabrique ou de commerce

ne ( ?) pourront étre refusées à l’enregistrement ou invalidées (...) lorsqu’elles sont de nature a

porter atteinte aux droits acquis par des tiers dans le pays ou la protection est réclamée”, |’art.

6.2 du décret 63/CP du 24/10/1996 modifié par le Décret 06/CP du 1°/02/2001 énumère

négativement une liste des droits antérieurs opposables auxquels un signe ne peut porter atteintetels que: la marque antérieure enregistrée selon la loi vietnamienne y compris les traitésinternationaux; la marque qui est suspendue ou déchue pour une durée moins de 5 ans; la marque

notoire au sens de |’art. 6bis de la CUP, le nom commercial enregistré, |’indication géographique;les modéles dont le dépôt jouissant de la priorité; les droits d’auteurs sauf |’autorisation de celui-

ci. Ceci se conforme bien a ’art. 6 B .1 quinquiés de la CUP.

c. La possibilité d’étre perceptible visuellement

Le droit vietnamien en vigueur n’édicte pas la possibilité de perception visuelle des signes

susceptibles de constituer des marques comme le droit frangais. I] convient de la prévoir en vue

de faciliter l’appréciation le caractére distinctif de la marque. C’est pour cette raison que cette

possibilité est introduite dans le projet de loi de 2005 (I’art. 81, précité).

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3. Les différentes catégories de marques reconnues par la loi vietnamienne

La loi vietnamienne reconnait |’existence des marques de fabrique et de commerce deproduits (l’art. 14.2 du décret n°63/CP) de services, de la marque collective (article 2.8 du décret

n°63/CP), et de la marque notoire (article 2 bB du décret n°63/CP, modifié par I’art. 2 du décret

06/CP/2001). Ceci est conforme à la CUP et al’Accord ADPIC.

a) La marque de fabrique, de commerce et de service

En général, en droit vietnamien, il n’y a pas de distinction entre la marque de fabrique et decommerce. Cependant, par rapport au droit francais, la notion reste la méme. II n’existe pas dedéfinition de la marque de service mais celle-ci est implicitement reconnue 4 |’art. 785 du Code

civil et à l’application de l°Arrangement de Nice (1957) pour la classification internationale des

marques bien que le Viet Nam ne fasse pas partie dudit Arrangement. La marque de service est,

donc, adoptée au Viet Nam. Elle est également reconnue a |’art. 83 dans le projet de loi de 2005.

b) La marque collective

Le principe de reconnaissance internationale de la marque collective est énoncé a |’ art. 7bis

de la CUP. Conformément a ce principe, |’art. 2.8 du décret n°63/CP définit la marque collectivecomme la marque exploitée par un groupe de personnes morale ou physique d’une maniére

indépendante en respectant le règlement d’usage établi par le titulaire d’enregistrement. Au Viet

Nam, la marque collective est souvent utilisée dans le cadre d’une corporation dans laquelle les

filiales ont le droit d’apposer la marque développée par la corporation, par exemple, la marquePETRO Viet Nam est utilisée par tous les membres de la corporation de pétrole du Viet Nam et

relève de la propriété de tous ses membres.

En droit frangais, il existe deux types de marque collective: la marque collective simple et

la marque collective de certification (l’art. L.715-1 du CPI). La notion de la marque collectivesimple reste la méme dans les deux systémes de droit. En droit francais, la marque collective

simple est soumise au méme régime juridique que la marque de fabrique, de commerce et deservice, tandis que la marque collective de certification, qui garantit les qualités, les caractéres duproduit et du service, est soumise aux régles particuliéres et trés strictes (l’art. L.715-2 du CPI).La marque collective de certification n’est prévue qu’a l°art. 6.1 de l’Accord de commerce entrele Viet Nam et les Etats-Unis (2000), qui n’est pas encore prévue par le Code civil vietnamien etles autres textes concernés. En réalité, il y a eu des entreprises vietnamiennes qui ont utilisé la

marque de certification, par exemple: ISO 9001 HOA PHAT. D?ailleurs la marque collective

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n’est imposée ni dans la CUP ni dans lAccord ADPIC. Nous espérons qu’elle sera introduite

dans le droit interne afin de pouvoir mieux protéger les consommateurs.

c) La marque notoire

De nos jours, les marques notoires se diversifient, s’accroissent et dépassent les frontiéresdu marché d’un pays. I] y a des marques qui ont une réputation planétaire et qui sont protégées auViet Nam telles que: “COCA-COLA” pour les boissons, “MICROSOFT” pour les logiciels,

NOKIA pour les portables! etc. La protection des marques notoires s’avére importante puisque

ces marques disposent d’une énorme valeur économique. La CUP consacre son article 6bis a la

protection des marques notoires de fabrique et de commerce. L’ Accord ADPIC qui complete les

régles de la CUP consacre ses articles 16.2. 16.3 aux marques notoires de fabrique et decommerce et de service (le contenu de ces dispositions a été mentionné au dessus).

Conformément aux dites dispositions, la loi francaise reconnait deux types de marques a

lart. L.713-5 du CPI. La marque notoirement reconnue au sens de !’art. 6bis de la CUP n’exigepas l’enregistrement pour étre protégée, la marque renommée, au contraire doit étre enregistrée.

Comme le droit francais, le droit vietnamien reconnait Jes marques notoires en donnant une

définition a l’art. 2.8B du décret n° 63/CP : “ la marque notoire est la marque qui est utilisée de

maniére ininterrompue pour des produits ou des services de bonne réputation et qui est

largement connue du public”. Il en découle que la marque notoire est définie selon la duréed’usage et le public. Cette définition reste trés générale. Cependant, l'art. 16.2 de l’Accord

ADPIC précise que la notoriété s’apprécie par rapport a “1a partie du public concernée” et « lapromotion de cette marque », donc, pas nécessairement en fonction de tout public. Ce n’est pas

seulement en fonction de l’usage qu’il faut l’apprécier mais aussi de la notoriété que la publicité

lui a accordée par l’Etat membre.

En droit francais c’est la jurisprudence qui détermine les conditions d’appréciation. D’apréselle, la marque notoire s’apprécie par rapport au public, mais elle n’est pas nécessaire que tout le

public connaisse la marque: il suffit qu’elle soit familière à une large fraction du public’.

En droit vietnamien, pour le moment, il n’y a que I’art. 6.6 de l°Accord de commerce entre

le Viet Nam et les Etats — Unis qui soulignent que “aucune partie ne peut exiger que la notoriétéd'une marque doive étre connue hors de la clientéle s’intéressant aux produits ou services

' http//www.noip.gov.vn, site de l’Office National Vietnamien de la propriété intellectuelle.

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