Thư khuyến cáo về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
Đặt vấn đề
Giải quyết vấn đề
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục

TRANG
1
1
10
11

ĐẶT VẤN ĐỀ

0


Công ty Heineken Brouwerijen B.V (Hà Lan) là chủ sở hữu nhãn hiệu
Heineken và hình đăng ký tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt
Nam. Công ty phát hiện ra trên thị trường có sản phẩm “Rượu nước dừa chính
hiệu” của Công ty TNHH Hải Tiến, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre mang nhãn hiệu
tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của họ. Anh (chị) đại diện cho Công ty
Heineken để gửi thư khuyến cáo Công ty TNHH Hải Tiến về hành vi xâm phạm
nhãn hiệu (trong thư khuyến cáo có đưa những yêu cầu cụ thể đối với bên xâm
phạm).
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Dưới đây là thư khuyến cáo gửi tới Công ty TNHH Hải Tiến về hành vi
xâm phạm nhãn hiệu đối với Công ty Heineken Brouwerijen B.V:
CÔNG TY
HEINEKEN BROUWERIJEN B.V

Số: 1338/HB-PR

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

THƯ KHUYẾN CÁO
(V/v: Xâm phạm nhãn hiệu Heineken đã được pháp luật bảo hộ)

Kính gửi: Công ty TNHH Hải Tiến
- Địa chỉ: Xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
- Đại diện: Ông Trần Ngọc Thắng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Hải Tiến
Chúng tôi là Công ty Heineken Brouwerijen B.V có trụ sở tại Tweede
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Hà Lan xin gửi tới quý công ty lời
chào trân trọng. Chúng tôi viết thư khuyến cáo tới quý công ty để thông báo về
vấn đề sau:
1. Về công ty chúng tôi

1


Công ty Heineken Brouwerijen B.V chúng tôi ra vào năm 1873 từ một
xuởng sản xuất bia quy mô gia đình tại Amsterdam, Hà Lan. Ngày nay, chúng
tôi sở hữu hơn 130 nhà máy sản xụất bia tại hơn 70 quốc gia và tự hào là tập
đoàn bia hàng đầu thế giới đồng thời là thương hiệu bia cao cấp quốc tế được
yêu thích nhất tại Việt Nam.
2. Quyền đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi
Công ty Heineken Brouwerijen B.V hiện là chủ sở hữu nhãn hiệu
Heineken và hình đăng ký tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt
Nam. Cụ thể:
Heineken Brouwerijen B.V là chủ sỡ hữu nhãn hiệu “Heineken và hình”

đăng ký cho các sản phẩm 32 Bảng phân loại hàng hóa Ni-xơ 11 theo Giấy
chứng nhận Đăng ký số 3467 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 11/06/2001. Giấy
Chứng nhận này đang có hiệu lực tại Việt Nam (xin xem bản sao Giấy Chứng
nhận đính kèm) và công ty chúng tôi đã sử dụng nhãn hiệu “Heineken và hình”
cho sản phẩm của mình từ thời điểm được cấp Giấy Chứng nhận.
3. Hành vi xâm phạm của quý công ty
Trong thời gian gần đây, chúng tôi thấy xuất hiện trên thị trường sản
phẩm “Rượu nước dừa chính hiệu” có nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà
chúng tôi đang sở hữu và sử dụng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Công ty
TNHH Hải Tiến đang sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi cho rằng, với việc sử
dụng nhãn hiệu “Rượu nước dừa chính hiệu” của quý công ty là hành vi xâm
phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi. Với tư cách là chủ
sở hữu nhãn hiệu, chúng tôi viết thư khuyến cáo này, yêu cầu quý công ty chấm
dứt hành vi trên, dựa trên những cơ sở sau đây:

a. Bằng chứng xâm phạm
2


Bằng chứng về việc quý công ty xâm phạm nhãn hiệu “Heineken và
hình” đính kèm Thư khuyến cáo này gồm 05 (năm) ảnh do cán bộ nghiệp vụ của
chúng tôi chụp ngày 28 tháng 10 năm 2017 (địa điểm chụp ghi kèm theo từng
ảnh).
b. Cơ sở thực tiễn
Qua nghiên cứu thị trường, chúng tôi nhận thấy tại rất nhiều cửa hàng
đang bày bán sản phẩm của chúng tôi có xuất hiện một mặt hàng “Rượu nước
dừa chính hiệu” có dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chúng tôi.
Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được sản phẩm này do quý công ty sản xuất và
phân phối trên thị trường.
Bên cạnh đó, qua việc tra cứu thông qua Internet, chúng tôi cũng nhận

thấy phía quý công ty cũng sử dụng các hình ảnh “Rượu nước dừa và hình” để
quảng cáo cho sản phẩm của mình.
c. Căn cứ pháp lý
Thứ nhất, công ty của Heineken Brouwerijen B.V chúng tôi đã được cấp
văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “Heineken và hình” cho các sản phẩm thuộc
nhóm 32 (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ đến năm 2024). Theo quy
định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm
2009 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT) thì công ty chúng tôi là Chủ sở hữu nhãn
hiệu “Heineken và hình”. Theo đó công ty chúng tôi có đầy đủ các quyền của
chủ sở hữu đối tượng SHCN theo Điều 123 Luật SHTT là:
“a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này;
b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy
định tại Điều 125 của Luật này;
c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X
của Luật này.”
3


Thứ hai, dấu hiệu của quý công ty đang sử dụng là tương tự, gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu thuộc sở hữu của công ty chúng tôi. Qua khảo sát trên thị
trường, chúng tôi phát hiện trên thị trường có sản phẩm “Rượu nước dừa chính
hiệu” trên bao gói chai rượu và các chai rượu bên trong. So sánh dấu hiệu
“Rượu nước dừa chính hiệu và hình” với nhãn hiệu “Heineken và hình” đã được
cục sở hữu cấp văn bằng bảo hộ của công ty chúng tôi, chúng tôi nhận thấy, dấu
hiệu “Rượu nước dừa và hình” trên sản phẩm của quý công ty là tương tự gây
nhầm lẫn với dấu hiệu “Heineken và hình” của công ty chúng tôi. Cụ thể như
sau:
Trước hết, về dấu hiệu chữ, mặc dù hai nhãn hiệu có tổng số chữ không
bằng nhau, cụ thể: dấu hiệu “Rượu nước dừa chính hiệu và hình” của quý công

ty gồm 20 chữ cái Tiếng Việt còn nhãn hiệu “Heineken và hình” của công ty
chúng tôi gồm 08 chữ cái Tiếng Anh; nghĩa của chúng và cách phát âm khác
nhau tuy nhiên, về cách sắp xếp bố cục chữ cũng như màu sắc, hình ảnh chữ và
các hình khối như vậy là giống với dấu hiệu trong nhãn hiệu của công ty chúng
tôi. Mặt khác, về kiểu chữ, thì rõ ràng dấu hiệu chữ của quý công ty cùng một
kiểu chữ với kiểu chữ trong dấu hiệu chữ của công ty chúng tôi. Như vậy về dấu
hiệu chữ của hai nhãn hiệu không có sự khác biệt đáng kể.
Về dấu hiệu hình, dấu hiệu “Rượu nước dừa chính hiệu và hình” của quý
công ty và nhãn hiệu “Heineken và hình” của công ty chúng tôi, đều có hình
ngôi sao màu đỏ ở giữa nổi bật, bao quanh chữ và ngôi sao là một hình bầu dục
màu bạc lớn theo chiều dọc với nền là màu xanh lá cây cùng hiệu ứng lấp lánh.
Về màu sắc của hình thì cả hai nhãn hiệu đều có màu sắc hoàn toàn trùng
khớp với nhau đến từng chi tiết (màu các thành phần chữ, màu nền, màu bao bì,
màu ngôi sao). Như vậy, việc sắp xếp các chi tiết và màu sắc của chúng đều
hoàn toàn giống nhau.
Về dấu hiệu kết hợp (tổng thể) thì dấu hiệu “Rượu nước dừa chính hãng
và hình” của quý công ty và nhãn hiệu “Heineken và hình” của công ty chúng
4


tôi đều có phần chữ nằm gọn trong phần hình và một phần nằm trên viền của
phần hình, phần chữ được sắp xếp theo hình bầu dục, viền theo đường lượn hình
bầu dục bên ngoài. Về màu sắc tổng thể của cả hai nhãn hiệu đều có màu bạc và
xanh. Mặt khác, 2 nhãn hiệu này rõ ràng cũng hoàn toàn tương đồng về kích
thước. Vậy, dấu hiệu tổng thể của hai nhãn hiệu chỉ khác nhau về nội dung chữ
trong khi đó lại tương tự nhau về bố cục, màu sắc và kích thước.
Như vậy, về hình thức của dấu hiệu thì dấu hiệu “Rượu nước dừa chính
hãng và hình” và nhãn hiệu “Heineken và hình” giống nhau đến 90%, nếu
không nhìn gần và nhìn kỹ chữ thì hoàn toàn không thể phân biệt được hai nhãn
hiệu này. Nói cách khác dấu hiệu mà quý công ty sử dụng tương tự với nhãn

hiệu của công ty chúng tôi.
Thứ ba, cả hai dấu hiệu đều được sử dụng cho cùng loại hàng hóa có
chứa cồn. Công ty chúng tôi là chủ sở hữu nhãn hiệu “Heineken và hình” cho
các sản phẩm thuộc nhóm 32. Trong khi đó, quý công ty cũng sử dụng dấu hiệu
“Rượu nước dừa chính hiệu và hình” cho sản phẩm là rượu.
Theo điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ thì hành vi “Sử dụng
dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng,
tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo
nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng
hoá, dịch vụ;” mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm
phạm quyền đối với nhãn hiệu thì rõ ràng, việc công ty sử dụng dấu hiệu “Rượu
nước dừa chính hiệu và hình” trên sản phẩm rượu của công ty là hành vi xâm
phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi.
Rõ ràng, với việc cùng loại hàng hóa thì khả năng sản phẩm của hai công
ty được bày bán cùng nhau là rất cao trong các điểm bán hàng. Việc khách hàng
có thể nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của quý công ty với công ty tôi chúng tôi khi
không để tâm tới những đặc điểm riêng của từng nhãn hiệu là điều hoàn toàn dễ
hiểu.
5


Như vậy, theo quy định tại Điều 125 luật SHTT thì: “Chủ sở hữu đối
tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc
quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng
sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định
tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.
Xem xét hành vi sử dụng dấu hiệu “Rượu nước dừa chính hiệu và hình”
của quý công trong sự đối chiếu với Khoản 2 và khoản 3 Điều 125 Luật SHTT
chúng tôi nhận thấy hành vi sử dụng dấu hiệu trên cho sản phẩm là rượu của
quý công ty rõ ràng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 125

Luật SHTT. Bên cạnh đó, xét về hành vi của quý công ty thì hành vi này hoàn
toàn có thể coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 130 Luật
SHTT. Do đó căn cứ vào Khoản 1 Điều 125 Luật SHTT và phân tích ở trên,
cùng Điều 130 Luật SHTT công ty chúng tôi hoàn toàn có yêu cầu quý công ty
chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty chúng tôi.
Thứ tư, nhãn hiệu Heineken của chúng tôi đối với sản phẩm bia là nhãn
hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu Heineken đã có từ lâu đời và được biết đến rộng rãi
trên toàn thế giới.
Bia Heineken có mặt khắp mọi nơi và hãng Heineken sở hữu đến 130 nhà
máy sản xuất bia tại hơn 70 quốc gia, khối lượng bia sản xuất lên đến 109 triệu
hectolit hàng năm.
Theo bảng xếp hạng và đánh giá của Interbrand/Business Week hàng năm
về 100 thương hiệu mạnh nhất thế giới, thương hiệu Heineken trị giá 2.4 tỉ USD
và gia tăng 6% giá trị từ năm 2002-2003.
Tại thị trường Châu Âu trong nhiều năm qua, Heineken được xem là
thương hiệu bia thành công nhất và là một biểu tượng trong ngành. Trong một
thị trường mà các loại bia địa phương luôn được hưởng nhiều sự ưu ái,
Heineken không chỉ chiếm trọn cảm tình của Châu Âu mà còn được ưa chuộng
6


trên toàn thế giới, trở thành thương hiệu bia hàng đầu, và được xem là loại bia
nhập khẩu số 1 tại Mỹ.
Còn tại Việt Nam, đã có một cuộc Khảo sát về Hình ảnh các thương hiệu
bia trong người tiêu dùng Việt vào tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội và Hồ Chí
Minh với sổ lượng tham gia khảo sát là 485 người với độ tuổi từ 18 đến 29 đã
chỉ ra rằng nhãn hiệu bia Heineken là thương hiệu bia đứng đầu về tiêu chí nhận
thức và sử dụng. Đồng thời Bia Heineken cũng được đánh giá đứng nhất về
hương vị bia ngon, tại Hà Nội tỷ lệ là 38% còn ở TP Hồ Chí Minh tỷ lệ lên đến
43%. (Có kèm theo kết quả khảo sát). Từ kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng bia

Heineken được biết đến rộng rãi ở Việt Nam và được coi là nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu Heineken không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn trên toàn thế
giới. Nhãn hiệu Heineken được sử dụng lâu đời và liên tục từ năm 1873 đến
nay.
Nhãn hiệu Heineken của công ty Heineken Brouwejien B.V là nhãn hiệu
nổi tiếng, do vậy căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu tri tuệ 2009
về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là hành vi“Sử dụng dấu hiệu
trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch
nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả
hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng
hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu
việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn
tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu
nhãn hiệu nổi tiếng.”
d. Mức độ ảnh hưởng
Việc sử dụng nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu “Rượu nước dừa
chính hiệu” nói trên của quý công ty gây nhầm lẫn cho khách hàng, người tiêu
dùng, công chúng, báo chí truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước,… về nguồn
7


gốc hàng hóa, dịch vụ do quý công ty cung cấp; làm ảnh hưởng không tốt đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi và công tác phát triển thương hiệu,
xây dựng hình ảnh Heineken.
4. Về quyền của công ty chúng tôi
Chúng tôi có quyền ngăn cấm mọi chủ thể khác có hành vi sử dụng tài
sản trí tuệ do chúng tôi sở hữu mà chưa có sự cho phép của chúng tôi. Chúng tôi
cũng có quyền áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Điều 211 Luật SHTT và Điều 11 Nghị định
97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công

nghiệp.
5. Yêu cầu của chúng tôi
Với thiện chí giải quyết vụ việc trên tinh thần hợp tác, bằng văn bản này,
chúng tôi chính thức yêu cầu quý công ty phải nhanh chóng:
Thứ nhất, không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “Rượu nước dừa chính
hiệu” tương tự của chúng tôi để tránh gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng.
Thứ hai, trong vòng 60 ngày (theo lịch, tính từ ngày ghi tại văn bản này),
đề nghị quý công ty thu hồi lại toàn bộ sản phẩm đang được lưu thông trên thị
trường, gỡ bỏ toàn bộ các hình ảnh cùng chương trình quảng bá sản phẩm cũng
như dừng sản xuất, phân phối các sản phẩm có gắn nhãn hiệu “Rượu nước dừa
chính hiệu”.
Thứ ba, trong thời hạn 03 ngày (theo lịch, tính từ ngày ghi tại văn bản
này) gửi cho chúng tôi cam kết của quý công ty về việc sẽ chấm dứt các hành vi
xâm phạm trong thời hạn quy định (có mẫu gửi kèm thư khuyến cáo này).
6. Quyền yêu cầu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ
Đến thời hạn nêu tại Mục 5 Thư khuyến cáo này nếu chúng tôi không
nhận được bản cam kết của quý công ty và quý công ty vẫn chưa tiến hành xóa
bỏ các dấu hiệu xâm phạm nói trên thì chúng tôi buộc phải báo cáo các cơ quan
8


quản lý Nhà nước, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật tiến hành các biện pháp
xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu Heineken của quý công ty theo Điều 211
Luật SHTT và Điều 11 Nghị định 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Chúng tôi rất mong sớm nhận sự hợp tác của quý công ty trên cơ sở tôn
trọng pháp luật để cùng phát triển với lợi ích bền vững, dài lâu. Thư hồi đáp của
quý công ty xin gửi tới địa chỉ hòm thư hoặc liên hệ
với chúng tôi theo số điện thoại (028) 38222 625.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu kèm theo:
- Giấy Chứng nhận số 3467

(Ký tên và đóng dấu)

- 5 ảnh chụp
- Mẫu bản cam kết
- Bảng khảo sát

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
9


1. Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009
(thuvienphapluat.vn)
2. Nghị định 97/2010/NĐ-CP
(thuvienphapluat.vn)
3. Bài viết “Giới thiệu Heineknen”
(heineken-vietnam.com.vn)
4. Bài viết “Lịch sử Heineken”
(brandsvietnam.com)

PHỤ LỤC
10


1. Hình ảnh sản phẩm “Rượu nước dừa chính hiệu và hình”:

2. Hình ảnh sản phẩm “Heineken và hình”

3. Bảng khảo sát bia tại thị trường Việt Nam

11