TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BÀI 6: BÍ MẬT THƯƠNG MẠI - GS. MICHAEL BLAKENEY doc

CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London




TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney
Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London






Provided and translated by
the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)


Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
2
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp

Bài 6: Bí mật thương mại

1. Giới thiệu
Mặc dù đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cần bộc lộ đầy đủ thông tin để sáng
chế có thể vận hành được (ví dụ: làm việc được), vẫn còn một số lượng đáng kể các bí
quyết thương mại cần thiết để chuyển một sáng chế được bảo hộ thành có khả năng khai
thác thương mại thực sự
. Như vậy, việc thương mại hoá một sáng chế thông qua một
doanh nghiệp sản xuất thường liên quan đến các công việc sau: (i) Nghiên cứu tiền đầu tư,
kể cả việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi và báo cáo dự án; (ii) Công việc kỹ thuật kể cả
việc chuẩn bị mô tả máy móc, thiết kế nhà máy và bố trí phân xưởng; (iii) Lựa chọn thiết
bị, xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc, thiết bị và kh
ởi động nhà máy; (iv) mua công
nghệ sản xuất; và (v) hỗ trợ kỹ thuật sau giai đoạn lắp đặt, kể cả các chương trình đào tạo
và hỗ trợ quản lý. Tuy nhiên, khác với sáng chế, không tồn tại hệ thống đăng ký bí quyết
kỹ thuật (know how), chúng chỉ được bảo hộ khi được xem là bí mật hoặc nếu có hạn chế
đối với việc phổ biến thông tin.
Trường hợp đố
i với hợp đồng lao động của người làm thuê, hầu hết các hệ thống theo
thông luật (common law) đều có điều khoản hợp đồng cấm người làm công tiết lộ thông
tin vốn được coi là thuộc sở hữu của chủ thuê lao động. Thông tin này bao gồm phần lớn
các thông tin liên quan đến việc thương mại hóa tài sản trí tuệ liệt kê trên đây, như thiết
kế nhà máy và thiết bị, phương pháp sản xuất và danh sách khách hàng.

Điều khoản hợp
đồng này chỉ áp dụng đối với người làm thuê. Để ngăn chặn bên thứ ba thực hiện các
hành vi sai trái về mua và sử dụng các bí mật thương mại của người khác, toà án có quyền
áp dụng các chế tài công bằng và bắt bên thứ ba bồi thường thiệt hại đối với các .

Ví dụ:
Một ví dụ cổ điển về một bí quyết thương m
ại có giá trị là công thức sản xuất Coca-Cola,
một loại nước uống có từ 1866.
Công ty Coca-Cola dựa vào hệ thống an ninh và truy tố, xét xử để bảo vệ sáng chế của
họ. Ví dụ, bí mật thương mại được cất giữ trong hầm két nhà băng tại Atlanta, Hoa Kỳ, và
chỉ được mở bởi Hội đồng giải quyết tranh chấp.

Việc lựa chọn đối tượng này để
cấp bằng sáng chế sẽ là mạo hiểm. Nếu người bất kỳ đó
độc lập tạo ra một sáng chế thì người đó không xâm phạm quyền đối với sáng chế gốc.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
3
Ngoài ra, nếu người khác có thể sử dụng kỹ thuật phân tích ngược đối với sáng chế đó để
có được thông tin bí mật, họ có thể bộc lộ thông tin đó cho công chúng, triệt tiêu lợi thế
thương mại của bí mật đó. Trong các trường hợp như vậy, đăng ký sáng chế có thể là sự
lựa chọn cần thiết.
2. Nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp đồng
Trong các giao dị
ch sở hữu trí tuệ ví dụ như li-xăng công nghệ (chuyển giao quyền sử
dụng công nghệ), thông tin nhạy cảm có thể cần phải được bộc lộ khiến cho bên kia có thể
quyết định có tham gia hợp đồng li-xăng hay không. Trong các tình huống này, thông
thường các bên yêu cầu đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản về bộc lộ thay vì chỉ đơn
giản dựa vào pháp luật chung về vi phạm cam kết gi
ữ bí mật.

Loại hợp đồng sở khởi này sẽ là Hợp đồng “giữ bí mật” hoặc hợp đồng “không tiết lộ”,
theo đó bên nhận thông tin cam kết sẽ không sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc bằng cách
khác xử lý thông tin được cung cấp mà không được phép của người có thông tin đó.
Thông thường hợp đồng bao gồm điều khoản yêu cầu hoàn trả, trong một thời hạn nhất
định, các bả
n sao tài liệu dạng giấy chứa thông tin đó; hoặc yêu cầu hoàn trả tài liệu nếu
không một hợp đồng nào được ký kết giữa các bên.
Một tình huống thường gặp khác, trong đó có quy định các nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp
đồng, là hợp đồng tuyển dụng người lao động. Thông thường, khi những người làm công
sẽ phải xử lý các thông tin thương mại có giá trị và nhạy cảm, , các điều khoản về
bộc lộ
và sử dụng thông tin bởi người lao động sẽ được đưa vào hợp đồng tuyển dụng lao động.
3. Luật Bí mật thương mại của Hoa Kỳ
Trước hết, có một hành vi gây thiệt hại ở Hoa Kỳ được gọi là “sự chiếm đoạt/biển thủ
một bí mật thương mại”. Điều này đòi hỏi thông tin phải là một “bí mật th
ương mại”, , ví
dụ như bí mật sử dụng trong kinh doanh, đó thực sự là bí mật (chưa được công chúng biết
đến) và bí mật đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho người nắm giữ nó. Ngoài ra, còn có yêu
cầu rằng bí mật thương mại bị chiếm đoạt/biển thủ, ví dụ, bí mật đó có được theo cách
không theothông lệ hoặc vi phạm nguyên tắc bí mật hoặc biết được một s
ố yếu tố nhất
định.
Hành vi chiếm đoạt trái phép bí mật thương mại được pháp điển hóa thành luật tại nhiều
Bang của Hoa Kỳ. Pháp luật về bí mật thương mại tại các Bang này được mô hình hoá
trong Đạo luật thống nhất về Bí mật thương mại, mặc dù tồn tại một số khác biệt trong dự
thảo luật của các Bang.
Pháp luật của nhiều bang cũ
ng có quy định riêng biệt về tội hình sự đối với hành vi bộc lộ
trái phép bí mật thương mại (ví dụ, Bộ luật hình sự của Bang California, Điều 499c).
Cũng có cả pháp luật liên bang liên quan đến vấn đề này. Hành vi lấy cắp có chủ ý các bí

mật thương mại “liên quan đến hoặc nằm trong một sản phẩm được sản xuất hoặc lưu
thông trong thương mại giữa các bang hoặc ngoại thương” có th
ể vi phạm Đạo luật Tình
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
4
báo kinh tế 1996 18 USC Điều 1831 – 1839. Luật này quy định mức phạt rất lớn (ví dụ,
đối với các công ty mức phạt đến 5 triệu đôla Mỹ), và có khả năng phạt tù đối với hành vi
lấy cắp bí mật thương mại.
4. Bảo hộ theo Hiệp định TRIPS (Điều 39)
(a) Giới thiệu
Việc bảo hộ một số loại thông tin bí mật nhất định quy đị
nh tại Điều 39 cho thấy lần đầu
tiên loại thông tin đó được chính thức bảo hộ trong một điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
vượt ra ngoài nghĩa vụ chung quy định tại Điều 10bis của Công ước Paris, theo đó khẳng
định việc bảo hộ có hiệu quả chống cạnh tranh không lành mạnh cho các công dân các
nước thành viên Liên minh Paris. Cấu trúc của Điều 39 là khoả
n 1 quy định việc bảo hộ
chung đối với thông tin bí mật nêu tại khoản 2 và khoản 4 quy định đối với việc bảo hộ
dữ liệu thử nghiệm không được tiết lộ được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt của Chính phủ.
(b) Thông tin bí mật và cạnh tranh không lành mạnh
Điều 39.1 quy định rằng “Để bảo đảm sự bảo hộ hiệu quả chống c
ạnh tranh không lành
mạnh theo quy định tại Điều 10bis, Công ước Paris (1967), các Thành viên phải bảo hộ
thông tin bí mật” theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 39. Khoản 2 quy định loại thông tin
bí mật nói chung được bảo hộ tại các nước theo hệ thống thông luật (common law)luật
bao gồm các án lệ chứ không phải là luật thành văn(statute law). Điều 10bis không đề cập
đến việc bảo hộ thông tin bí mật như là một khía cạnh củ
a cạnh tranh không lành mạnh.
Điều 10bis (2) định nghĩahành vi cạnh tranh không lành mạnh là “hành vi cạnh tranh bất

kỳ trái với với tập quán trung thực trong công nghiệp và thương mại”. Điều 10bis (3) liệt
kê ba hành vi cụ thể bị cấm. Trong đó, hai hành vi đầu liên quan đến các hành vi không
lành mạnh hoặc các quy kết chống lại đối thủ cạnh tranh và hành vi thứ ba liên quan đến
việc gây nhầm lẫn cho công chúng về các thông tin liên quan đến hàng hoá sẽ cung cấp
cho họ
. Điều 10bis là một tình huống mới liên quan đến việc bảo hộ thông tin bí mật, bởi
lẽ ít nhất là trong bối cảnh của thông luật, không có quy định nào đòi hỏi các bên tranh
chấp phải tham gia mối quan hệ cạnh tranh và cũng không có gợi ý nào trong Điều này,
hoặc trong các tài liệu bình luận chính thức về Điều 10bis áp dụng cho thông tin bí mật.
Phần lớn hệ thống xét xử theo thông luật phản đối vi
ệc xây dựng một chế tài chung liên
quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, chế tài đối với một số hành vi cạnh
tranh không lành mạnh như mạo nhận, dối trá, lừa đảo gây tổn hại đã được thiết lập nhằm
bảo vệ uy tín của các thương gia. Hành vi vi phạm nguyên tắc bí mật chưa bao giờ được
coi là một dạng của cạnh tranh không lành mạnh, nhưng điều này có thể được giải thích
nh
ư là một phương tiện để sử dụng Công ước Paris nhằm đưa hành vi này vào trong
khuôn khổ Hiệp định TRIPS chống lại sự phản đối của các nước cho rằng vấn đề này nằm
ngoài phạm vi của luật sở hữu trí tuệ truyền thống.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
5
Một số quy định của Điều 10bis được đưa vào khoản 2 Điều 39 của Hiệp định TRIPS
thông qua việc cho phép “thể nhân và pháp nhân” được quyền ngăn chặn việc bộc lộ
thông tin bí mật “do họ kiểm soát một cách hợp pháp” và “không được sự đồng ý của họ
theo cách trái với tập quán thương mại trung thực”. Phần chú thích cho khoản này định
nghĩa cụm từ “hành vi trái với tập quán thương m
ại trung thực” là “tối thiểu là các hành vi
như vi phạm hợp đồng, vi phạm bí mật và xúi dục vi phạm, và bao gồm việc thu thập
thông tin không được tiết lộ từcác bên thứ ba vốn đã biết hoặc vô cùng vô lý khi không
biết rằng các hành vi đó đó liên quan đến việc thu thập thông tin đó.

(c) Bảo hộ thông tin bí mật có sở hữu
Điều 39.2 quy định việc bảo hộ thông tin: (a) có tính chất bí mật, trong một tổng thể
hoặc
trong sự sắp xếp chính xác và tập hợp các bộ phận cấu thành nó, không được biết đến
hoặc không dễ dàng tiếp cận được thông tin đó dưới dạng thông tin toàn bộ, tức là dưới
dạng ghép nối theo trật tự chính xác mọi chi tiết của thông tin đó ; (b) có giá trị thương
mại vì có tính chất bí mật; và (c) được người kiểm soát hợp pháp thông tin đó giữ bí mật
bằng những biện pháp phù hợp thự
c tế.
Tính chất bí mật
Theo quy tắc thông thường, để được bảo hộ, thông tin phải có tính chất bí mật và không
được công chúng biết đến, ví dụ, thông qua việc công bố trong bản mô tả sáng chế. Ví dụ,
để quyết định liệu một người làm công có thể dựa vào vào kiến thức có được của mình
trong thời gian làm việc cho chủ thuê lao động không, thì Bản tái tuyên bố đầu tiên về các
hành vi vi phạm của Hoa Kỳ áp dụng các tiêu chu
ẩn sau đây, trong đó có một số tiêu
chuẩn được liệt kê tại Điều 39.2.
(1) Phạm vi thông tin được biết đến nằm ngoài phạm vi kinh doanh (của chủ doanh
nghiệp/cơ sở kinh doanh; (2) Phạm vi thông tin được biết đến bởi những người làm công
và những người khác trong doanh nghiệp; (3) Phạm vi các biện pháp được người đó áp
dụng nhằm bảo vệ bí mật thông tin; (4) giá trị của thông tin đối với chủ doanh nghiệp và
đối với các đối thủ cạnh tranh; (5) Mức độ nỗ lực và số tiền mà doanh nghiệp đã chi để
tạo ra thông tin; (6) Thuận lợi hoặc khó khăn mà nhờ đó thông tin có thể dễ dàng thu thập
hoặc nhân bản thông tin bởi người khác.
Điều 39.2 quy định khả năng thông tin có thể được xem là bí mật khi thành tố của nó
được công chúng biết đến, nhưng bí quyết (know how) hoặc phương pháp kết hợp và tổng
hợp các chi ti
ết đó được giữ bí mật.
Nghĩa vụ giữ bí mật
Để thành công trong vụ kiện chống lại hành vi vi phạm bí mật, không chỉ thông tin liên có

quan phải không được công chúng biết đến, nhưng cũng phải được truyền đi trong hoàn
cảnh áp dụng nghĩa vụ giữ bí mật. Trong vụ tranh chấp Coco với A.N. Clark (1969) RPC
41, phán quyết dẫn đầu của người Anh, Megarry J. đề ra một thử nghiệm mục tiêu trong
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
6
việc xác định liệu nghĩa vụ bảo mật được áp dụng trong việc chuyển thông tin hay không,
với giải thích rằng “trong tình huống mà người bất kỳ đứng ở vị trí của người tiếp nhận
thông tin đều có thể nhận thấy rằng với các căn cứ hợp lý, thông tin đang trong vòng bí
mật, và khi đó điều này cũng đủ để cho người đó áp đặt nghĩa vụ công bằng về
việc bảo
mật”.
Nghĩa vụ bảo mật ràng buộc không chỉ người trực tiếp nhận thông tin mật, mà còn các
bên thứ ba - người nhận thông tin đó và biết rằng việc tiết lộ thông tin đó cho họ là vi
phạm nguyên tắc bảo mật. Tình huống này thường xẩy ra đối với những bí mật thương
mại trong đó người làm công sau khi nghỉ việc mang theo các bí mật thương mại cho
người chủ m
ới của anh ta.
(d) Các loại thông tin được bảo hộ
Rất ít hạn chế đối với các chủng loại thông tin không được tiết lộ được bảo hộ trong vụ
kiện vi phạm nguyên tắc bảo mật. Tuy nhiên, tình huống liên quan đến thương mại nêu
trong Điều 39 có thể quy định hạn chế đối với việc nhập khẩu bán buôn vi phạm nguyên
tắc bảo mật. Theo Điều 39.1 quy định này là s
ự mở rộng Điều 10bis của Công ước Paris
liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Một yếu tố hạn chế khác là Điều 39 nằm trong
một hiệp định về sở hữu trí tuệ.
Thông tin không được bộc lộ là sự bổ sung bất biến đối với hầu hết các quyền sở hữu trí
tuệ. Ví dụ, để đổi lấy sự bảo hộ sáng chế, ngườ
i nộp đơn phải bộc lộ đầy đủ thông tin
trong đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế để có thể áp dụng được sáng chế đó.
Đương nhiên, để có được lợi thế cạnh tranh, người nộp đơn sẽ giữ bí mật thông tin liên

quan đến cách thức khai thác thương mại sáng chế đó một cách có hiệu quả. Thông tin
này, hay còn gọi là bí quyết (know how) bao gồm: cách thiết kế, bố trí nhà máy, kế hoạ
ch
tiếp thị, danh sách khách hàng, phương pháp kế toán và khảo sát. Điều 39 thừa nhận sự
cần thiết bảo hộ các loại thông tin không tiết lộ này để đảm bảo việc khai thác thương mại
một cách có hiệu quả quyền đối với sáng chế, ngoài những lý do khác.
Tương tự, một nhãn hiệu được bảo hộ bị hạn chế khả năng khai thác thương mại nếu
không có một cơ
chế quảng cáo, cấp li-xăng, nhượng quyền kinh doanh và tiếp thị đối với
sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Việc bảo đảm kiểm soát chất lượng của hàng
hóa sản xuất theo li-xăng thường dẫn đến việc áp dụng các bí mật thương mại.
Khi thông tin bí mật được ghi chép lại thì cũng có thể được bảo hộ một cách hạn chế theo
luật bản quy
ền tác giả. Tuy nhiên, nếu nội dung bản ghi chép chỉ là một ý tưởng thì sẽ
không được bảo hộ quyền tác giả bởi vì pháp luật về quyền tác giả chỉ bảo hộ cách thức
mà ý tưởng được thể hiện. Pháp luật về bảo mật là phương tiện chính để hạn chế việc khai
thác thương mại các ý tưởng không được tiết lộ.
(e) Dữ liệu thử nghiệm không tiế
t lộ
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
7
Như đã đề cập trong phần giới thiệu trên đây về các nhà đàm phán Hiệp định TRIPS tỏ ra
lo ngại về việc giữ bí mật dữ liệu thử nghiệm được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt của Chính phủ. Vì qua trình phê duyệt thường kéo dài, đặc biệt là đối với dược
phẩm, nên cơ hội cho việc chiếm đoạt trái phép các dữ liệu đó bởi các đố
i thủ cạnh tranh
là hiển nhiên. Điều quan ngại này được thể hiện tại Điều 39.3, cụ thể là: “Nếu các Thành
viên quy định rằng điều kiện để được cấp phép tiếp thị dược phẩm hoặc nông hóa phẩm
có chứa các thành phần hóa học mới là phải nộp kết quả thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí
mật khác thu được nhờ những nỗ lực l

ớn, thì phải bảo hộ các dữ liệu đó chống lại việc sử
dụng thương mại không lành mạnh. Ngoài ra, các thành viên phải bảo hộ các dữ liệu đó
chống lại việc tiết lộ, trừ trường hợp cần bảo vệ công chúng hoặc các biện pháp được thực
hiện các biện pháp nhằm bảo đảm các dữ liệu đó được bảo vệ trước việc s
ử dụng trong
thương mại không lành mạnh”.
Cần lưu ý rằng Điều 39.3 chứa đựng ba điểm hạn chế. Thứ nhất, điều này chỉ áp dụng đối
với dược phẩm và nông hóa phẩm; thứ hai, việc bảo hộ chỉ nhằm chống lại việc khai thác
thương mại không lành mạnh; thứ ba, cơ quan chính phủ được miễn trừ nghĩa vụ bảo mậ
t
vì lợi ích công chúng. Vì vậy, cơ quan phê duyệt/xác nhận của Chính phủ có thể sử dụng
dữ liệu thử nghiệm bí mật của người nộp đơn khi xem xét đơn của người khác liên quan
đến các sản phẩm tương tự.