Thực trạng pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ
BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA TẠI NƯỚC NGOÀI
1. Quy định pháp luật hiện hành về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng
hóa tại nước ngoài
Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO) và cũng đã là thành viên của các điều ước quốc tế mang tính cốt lõi của
hệ thống SHTT thế giới, bao gồm như Công ước Bơn (Berne) về Bảo hộ các tác
phẩm văn học và nghệ thuật; Công ước Rôm (Rome) về Bảo hộ người biểu diễn,
nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, Công ước quốc tế về Bảo hộ
giống cây trồng mới (Công ước UPOV), Công ước Xtốc-khôm (Stockholm) về
Việc thành lập Tổ chức SHTT thế giới (WIPO)... các điều ước quốc tế về thuận
lợi hóa thủ tục đăng ký quốc tế quyền SHTT, như Hiệp ước Hợp tác sáng chế
(Hiệp ước PCT) bên cạnh đó, Việt Nam hiện cũng đang trong quá trình chuẩn bị
gia nhập Hệ thống La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp và đặc
biệt, trong lĩnh vực về NHHH, Việt Nam đã là thành viên của các điều ước quốc
tế mang tính cơ bản nhất, cốt lõi nhất bao gồm: Công ước Pa-ri (Paris) về Bảo
hộ sở hữu công nghiệp; Thỏa ước và Nghị định thư Ma-đrít (Madrid) về Đăng
ký quốc tế nhãn hiệu các điều ước này chính là nền tảng, là cơ sở pháp lý để các
doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường ra nước ngoài được bảo vệ quyền
SHTT của mình.
Việc trở thành thành viên của các công ước quốc tế về bảo hộ NHHH đã
tạo một cơ sở nền tảng pháp lý rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở
rộng thị trường ra nước ngoài. Thông qua các điều ước quốc tế, các doanh
nghiệp có quyền tự mình đăng ký bảo hộ NHHH tại các nước khác và đó là tự
mình bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp
của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay muốn đăng ký
bảo hộ NHHH tại nước ngoài có thể theo hai con đường, thứ nhất là đăng ký bảo
hộ NHHH trực tiếp tại từng quốc gia theo Công ước Paris và thứ hai là đăng ký
bảo hộ NHHH theo Hệ thống Madrid.

1.1. Quy định pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trực tiếp
tại từng quốc gia
Đăng ký bảo hộ NHHH theo Công ước Paris được hiểu là đăng ký trực tiếp
tại từng quốc gia.
Việc đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia này là cách thức đăng ký bảo hộ
NHHH tương đối tốn kém và phức tạp bởi lẽ quyền sở hữu công nghiệp chỉ có
phạm vi trong từng quốc gia lãnh thổ, nên nếu một doanh nghiệp lớn muốn đưa
sản phẩm của mình ra nhiều thị trường nhiều quốc gia khác nhau thì theo công
ước này phải đăng ký trực tiếp đến từng quốc gia đó vì thế vấn đề đặt ra là sẽ rất
tốn kém, bên cạnh đó, pháp luật cụ thể về việc đăng ký bảo hộ NHHH của từng
quốc gia là khác nhau, yêu cầu cũng khác nhau nên sẽ phức tạp trong việc đăng
ký bảo hộ NHHH ở các quốc gia khác nhau.
Như vậy, một doanh nghiệp muốn nộp đơn đăng ký bảo hộ NHHH tại một
quốc gia khác thì cần phải tuân thủ quy định chung tại Công ước Paris và những
quy định cụ thể về đăng ký bảo hộ NHHH theo pháp luật quốc gia mà doanh
nghiệp muốn được bảo hộ.
1.1.1. Quy định quốc tế về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trực tiếp tại
từng quốc gia
Nền kinh tế thế giới đã được hình thành và phát triển sớm, nhu cầu về hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giữa các quốc gia với nhau cũng
dần hình thành và lần đầu tiên xuất hiện là vào năm 1873 tại hội chợ sáng chế
quốc tế ở Viennie. Sau đó, đến ngày 20/3/1883 Công ước Paris dựa trên nhu cầu
đó đã được hình thành và được ký kết với sự tham gia của 14 nước thành viên,
đây là Công ước quốc tế đa phương quan trọng đầu tiên về bảo hộ sở hữu công
nghiệp, cũng là nền tảng cho các sự hợp tác quốc tế sau này và hình thành nên
các Điều ước quốc tế về sở hữu công nghiệp khác. Để hoàn thiện, từ ngày đầu
ký kết cho đến nay, Công ước Paris đã qua bảy lần sửa đổi, trong đó các lần sửa
đổi được thực hiện tại Brussels năm 1900, tại Washington năm 1911, tại La Hay
năm 1925, tại Luân Đôn năm 1934, tại Lisbon năm 1958, tại Stockholm năm
1967 và lần sửa đổi cuối cùng là vào năm 1979 với 30 điều khoản được áp dụng

từ đó cho đến tận bây giờ. Tính đến ngày 15/01/2002, có 162 nước là thành viên
của Công ước, Việt Nam đã là thành viên của Công ước Paris từ ngày
08/3/1949.
Mục đích của Công ước Paris là nhằm xây dựng điều khoản có lợi cho việc
đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, mẫu hữu ích, tên thương mại,
chỉ dẫn địa lý… và trong đó có cả các điều khoản có lợi cho việc đăng ký bảo hộ
NHHH của công dân các nước là thành viên của Công ước đồng thời xây dựng
xây dựng một số nguyên tắc chung đối với hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp tại các nước thành viên trên cơ sở tôn trọng pháp luật về sở hữu công
nghiệp của các nước thành viên.
Công ước Paris đã có những quy định chung nhất về các nội dung sau:
Thứ nhất, đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Đối tượng của quyền
sở hữu công nghiệp hiểu theo nghĩa rộng không chỉ áp dụng cho lĩnh vực công
nghiệp và thương mại mà còn áp dụng cho cả ngành sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp khai thác và tất cả các sản phẩm chế biến hoặc sản phẩm tự nhiên như
rượu, ngũ cốc, thuốc lá, hoa quả, gia súc, khoáng sản, nước khoáng…. Bên cạnh
đó, đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp hiểu theo nghĩa hẹp sẽ bao gồm:
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, NHHH, nhãn hiệu dịch vụ,
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ hàng hóa, quyền chống cạnh
tranh không lành mạnh.
Thứ hai, về nguyên tắc bảo hộ. Tại Điều 2 của Công ước Paris quy định:
Điều 2. Đối xử quốc gia đối với công dân các nước thành viên của Liên
minh
(1) Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của bất kỳ nước
thành viên nào cũng đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của
tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng của các nước đó quy định
hoặc sẽ quy định mà; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định
riêng trong Công ước này. Do đó, họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ

pháp luật chống mọi hành vi xâm phạm quyền của mình như những công dân


của nước thành viên khác, miễn là tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định đối
với công dân nước đó.
(2) Tuy nhiên, không thể đặt ra cho công dân của các nước thành viên của
Liên minh bất cứ điều kiện nào về việc cư trú hoặc việc đặt trụ sở tại nước được
yêu cầu bảo hộ để được hưởng bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp nào.
(3) Các quy định liên quan đến các đòi hỏi về thủ tục xét xử và thủ tục
hành chính, thẩm quyền xét xử, việc lựa chọn địa chỉ giao dịch hoặc chỉ định
người đại diện nếu có trong luật về sở hữu công nghiệp của mỗi nước thành
viên được bảo lưu tuyệt đối.
Nội dung điều luật này thể hiện Công ước Paris áp dụng nguyên tắc đãi ngộ
như công dân, theo đó công dân của bất kì nước thành viên nào khác nào cũng
được hưởng mọi quyền lợi tại tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng
của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định cho công dân nước mình. Đối với
công dân của những nước không phải là thành viên của công ước nhưng cư trú
chính thức ở một nước thuộc thành viên công ước hay có những xí nghiệp thực
sự quan trọng ở đó, thì theo quy định của công ước họ cũng được bảo hộ quyền
sở hữu công nghiệp ngang với công dân nước sở tại.
Như vậy, đối với Việt Nam, Công ước Paris đã tạo lập cơ sở chung nhất
cho các thỏa thuận đa phương và song phương khác về bảo hộ quyền sở hữu
công nghiệp. Dựa vào việc Công ước đề ra nguyên tắc “đối xử quốc gia”, công
dân Việt Nam có quyền được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của
bất kỳ một nước thành viên nào khác trong việc bảo hộ nhãn hiệu tại nước đó,
miễn là tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định đối với công dân của nước
tương ứng.
Thứ ba, về quyền ưu tiên. Được quy định tại Điều 4 của Công ước Paris và
được thể hiện ở các nội dung sau:
Nếu người nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nộp đơn đầu

tiên của mình ở một nước thành viên của Công ước thì trong thời hạn nhất định
sau ngày nộp đơn đầu tiên1 có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ ở bất kỳ nước thành
1 Cụ thể tại Điểm C –(1) Điều 4 Công ước Paris quy định thời hạn này là 06 (sáu) tháng kể từ sau ngày nộp đơn
đầu tiên (ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn).


viên nào khác và những đơn nộp sau được xem như có ngày nộp đơn cùng với
ngày nộp đơn của đơn đầu tiên. Để được hưởng quyền ưu tiên theo quy định
này, người nộp đơn phải ghi rõ ngày nộp đơn, nước nhận đơn thứ nhất, các nước
thành viên có thể yêu cầu người nộp đơn phải nộp các bản sao mô tả bản vẽ của
đơn thứ nhất để làm bằng chứng cho việc hưởng quyền ưu tiên của mình.
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp quy định nguyên tắc đối xử
quốc gia về quyền ưu tiên, theo đó doanh nghiệp có thể đăng kí nhãn hiệu của
mình ở các nước thành viên của Công ước và được hưởng sự bảo hộ đối với
nhãn hiệu đó như công dân của nước sở tại mà không có sự phân biệt đối xử
(nguyên tắc đối xử quốc gia). Trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày Đơn đăng kí
nhãn hiệu của doanh nghiệp được Cục SHTT Việt Nam chấp nhận hợp lệ, doanh
nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của mình tại bất cứ nước thành
viên nào của công ước và các đơn nộp sau sẽ được coi như nộp cùng ngày với
ngày nộp đơn tại Cục SHTT (nguyên tắc quyền ưu tiên). Điều đó giúp cho
doanh nghiệp khi muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình ở một số nước không phải
nộp đồng thời tất cả các đơn tại Việt Nam và các nước khác mà có đến 6 tháng
để quyết định xem nên nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của mình ở những
nước nào và tiến hành nộp đơn ở nước được lựa chọn.
Thứ tư, về tiêu chuẩn bảo hộ, điều kiện đăng ký bảo hộ NHHH.
Điều 6 Công ước Paris quy định:
Điều 6. Nhãn hiệu: Điều kiện đăng ký; sự độc lập của việc bảo hộ một
nhãn hiệu tại các nước khác nhau
(1) Điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được quy định
tại luật quốc gia của mọi nước thành viên của Liên minh.

(2) Tuy vậy, một đơn đăng ký nhãn hiệu do công dân của một nước thành
viên của Liên minh nộp tại bất cứ nước nào trong Liên minh cũng không thể bị
từ chối - hoặc một đăng ký nhãn hiệu cũng không thể bị huỷ bỏ - với lý do rằng
việc nộp đơn, đăng ký, hoặc gia hạn tại nước xuất xứ không có hiệu lực.
(3) Một nhãn hiệu đã đăng ký hợp lệ tại một nước thành viên của Liên
minh được coi là không phụ thuộc vào các nhãn hiệu đăng ký tại các nước
thành viên khác của Liên minh, kể cả nước xuất xứ.


Công ước Paris không quy định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn
hiệu mà dành việc này cho pháp luật quốc gia của các thành viên. Một doanh
nghiệp muốn đăng ký bảo hộ NHHH tại một nước quốc gia thành viên nào khác
thì phải đảm bảo các điều kiện theo pháp luật quốc gia đó. Một khi nhãn hiệu
được đăng ký tại một nước thành viên, đăng ký đó sẽ độc lập với đăng ký có thể
có tại bất cứ nước thành viên nào khác, kể cả nước xuất xứ. Có nghĩa là, trong
trường hợp nhãn hiệu đã được đăng ký tại một nước thành viên bị mất hiệu lực
thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của nhãn hiệu đó được đăng ký ở các nước
thành viên khác.
Hệ thống pháp luật về SHTT hay cụ thể là về đăng ký bảo hộ NHHH của
mỗi quốc gia là khác nhau vì thế khi nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ tại nước
xuất xứ, các doanh nghiệp có thể nộp đơn bảo hộ ở các nước khác với hình thức
ban đầu của nhãn hiệu tuy nhiên vẫn có thể bị từ chối nếu không phù hợp với
pháp luật của quốc gia khác đó trong một số trường hợp nhất định như NHHH
có khả năng xâm phạm đến quyền đã đăng ký của các bên thứ ba, nhãn hiệu
không có khả năng phân biệt theeo dấu hiệu phân biệt của pháp luật quốc gia
khác, nhãn hiệu trái với đạo đức hoặc trật tự công cộng hoặc nhãn hiệu có khả
năng lừa dối hay gây nhầm lẫn cho công chúng, người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Công ước Paris cũng dành một điều luật quy định về nhãn
hiệu nổi tiếng, theo đó “…các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ
chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là

sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là
nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử
dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định
này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là
sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc là sự bắt chước có khả
năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó.”2 trách nhiệm này được đặt ra khi pháp
luật quốc gia có quy định hay theo yêu cầu của bên có liên quan. Thời hạn yêu
cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu như trên là không ít hơn 05 (năm) năm kể từ ngày
2 Điều 6 bis Công ước Paris


đăng ký nhãn hiệu. Các nước thành viên của Liên minh có quyền tự quy định
thời hạn vì vậy pháp luật một số nước có thể đưa ra quy định một thời hạn cụ thể
hoặc là không thời hạn hay hiểu cách khác chính là có thể yêu cầu cấm sử dụng
nhãn hiệu. Đặc biệt, đối với các trường hợp nhãn hiệu được đăng ký hoặc được
sử dụng với ý định xấu thì Công ước Paris quy định không được phép quy định
thời hạn yêu cầu hủy bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu này. Bên
cạnh đó, mỗi nước thành viên còn phải từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc
cấm sử dụng các nhãn hiệu chứa các biểu tượng quốc gia, huy hiệu, cờ, các biểu
tượng khác, các chữ viết tắt và tên của các tổ chức quốc tế liên chính phủ.
Như vậy, Việt Nam đã là thành viên của Công ước Paris vì vậy các doanh
nghiệp Việt Nam được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ước này.
Nguyên tắc đối xử quốc gia cho phép doanh nghiệp Việt Nam nhận được nhiều
lợi ích từ việc nhận được quyền bảo hộ từ các quốc gia là thành viên của Công
ước và quyền ưu tiên cho phép doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn ở bất cứ
quốc gia nào sau thời hạn nhất định (06 tháng) kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Thủ
tục nộp đơn sợ bộ theo Công ước Paris mà các doanh nghiệp Việt Nam cần tiến
hành để đảm bảo quyền lợi của mình trước hết doanh nghiệp Việt Nam phải nộp
đơn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài tại Cục SHTT, trong vòng 06 tháng kể từ

ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục SHTT chấp nhận hợp lệ, chủ sở hữu nhãn
hiệu có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu của mình tại bất cứ quốc gia thành
viên nào của Công ước. Các đơn nộp sau sẽ được coi như nộp cùng ngày với
ngày nộp đơn tại Cục SHTT.
Ngoài các nội dung chủ yếu nêu trên, Công ước Paris còn quy định một số
vấn đề khác liên quan đến đăng ký bảo hộ NHHH tại nước ngoài. Công ước
Paris quy định về vấn đề hiệu lực, ngoài những điều kiện bắt buộc đã được quy
định trong Công ước, các nước thành viên được quyền xây dựng và áp dụng luật
sở hữu công nghiệp nói chung, pháp luật về đăng ký bảo hộ NHHH nói riêng
của nước mình cũng như trong việc ký kết những điều ước quốc tế song phương,
đa phương về sở hữu công nghiệp và bảo hộ NHHH với điều kiện những điều
ước quốc tế đó không được vi phạm những điều khoản chung của Công ước
Paris. Công ước Paris quy định về cạnh tranh không lành mạnh, theo đó mỗi


nước thành viên phải dành sự bảo hộ có hiệu quả cho chủ sở hữu nhằm chống
cạnh tranh không lành mạnh. Công ước chỉ quy định các nguyên tắc xác định
hành vi cạnh tranh không lành mạnh và một danh mục các hành vi được cho là
cạnh tranh không lành mạnh bên cạnh đó, Công ước không quy định cụ thể cách
thức bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh mà giao quyền quy định về cho
pháp luật mỗi quốc gia, các quốc gia có quyền tự do quy định về cách thức bảo
hộ chống cạnh tranh không lành mạnh trong pháp luật quốc gia mình, phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia.
Để điều hành việc thực thi Công ước Paris, tồn tại một Liên minh (gọi là
Liên minh Paris), trong đó có Hội đồng và Uỷ ban điều hành. Những nước thành
viên nào của Liên minh thừa nhận các quy định về hành chính và quy định cuối
cùng của Văn bản Stockholm (1967) đều là thành viên của Hội đồng. Các thành
viên của Uỷ ban điều hành được bầu trong số các thành viên của Liên minh, trừ
Thuỵ sĩ - một thành viên đương nhiên. Văn phòng quốc tế của WIPO là cơ quan
điều hành Liên minh và thực hiện mọi công việc hành chính liên quan đến Liên

minh.
Các tranh chấp giữa hai hoặc nhiều nước thành viên của Liên minh có liên
quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước Paris nếu không giải quyết
được bằng con đường đàm phán đều có thể được giải quyết tại Toà án quốc tế.
1.1.2. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng
hóa
Hoa Kỳ được xem là một thị trường lớn, năng động nhất thế giới và tiềm
năng lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ là một trong những đối tác
thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hàng năm, các doanh nghiệp Việt Nam xuất
khẩu hàng tỷ đô la sang thị trường này. Một doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu
mở rộng kinh doanh cũng như cung cấp hàng hóa tới thị trường Hoa Kỳ cần phải
thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình tại nước sở tại.
Hiện nay, cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều đã là thành viên của Công ước Paris theo
đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký bảo hộ NHHH tại Hoa Kỳ theo
quy định tại Công ước Paris và phù hợp với hệ thống pháp luật về SHTT của
Hoa Kỳ. Điều này cho thấy việc bảo hộ thương hiệu của các doanh nghiệp Việt


Nam vào thị trường Hoa Kỳ cũng như việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các
giấy tờ cần thiết khi đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là vô cùng cần thiết, nhất là
đối với các doanh nghiệp, các nhà quản trị Việt Nam khi mong muốn khai thác
thế mạnh của thương hiệu Việt, sản phẩm Việt trên thị trường Hoa Kỳ.
USPTO là cơ quan liên bang về việc cấp bằng sáng chế và thương hiệu của
Hoa Kỳ, cơ quan này được chia ra làm nhiều bộ phận có chức năng theo từng
lĩnh vực. Theo hướng dẫn cụ thể của USPTO về quy trình đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu hàng hoa tại Hoa Kỳ cần phải trải qua 06 bước cơ bản như sau3:
Bước 1: Xem xép tính phù hợp của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản
phẩm của doanh nghiệp mình.
Theo pháp luật Hoa Kỳ, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền đều khác
nhau vì vậy điều quan trọng đầu tiên là cần phải tìm hiểu xem nhãn hiệu có phù

hợp với doanh nghiệp hay không. Điều này được hiểu rõ hơn là một nhãn hiệu
thường bảo vệ tên thương hiệu và logo được sử dụng trên hàng hóa và dịch
vụ. Một bằng sáng chế bảo vệ một phát minh. Một bản quyền bảo vệ một tác
phẩm nghệ thuật hoặc văn học gốc. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp phát minh ra
một loại máy giặt mới, doanh nghiệp đó sẽ xin cấp bằng sáng chế để bảo vệ
chính phát minh đó, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ tên thương
hiệu của máy hút bụi bên cạnh đó doanh nghiệp còn có thể đăng ký bản quyền
cho quảng cáo truyền hình mà bạn sử dụng để tiếp thị sản phẩm. Như vậy cần
xem xét đối tượng mà các doanh nghiệp hướng đến cần bảo hộ là gì để có yêu
cầu phù hợp. Trường hợp yêu cầu bảo hộ về NHHH chính là bảo vệ tên thương
hiệu của sản phẩm đó mà không tính đến chất lượng của sản phẩm, chất lượng
sản phẩm là tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp.
Những doanh nghiệp là chủ sở hữu NHHH và thực sự mong muốn sử dụng
nhãn hiệu đó tại thị trường Hoa Kỳ đều có quyền đăng ký bảo hộ NHHH tại Hoa
Kỳ. Vì Hoa Kỳ đã là thành viên của Công ước Paris nên doanh nghiệp nộp đơn
có thể dựa vào một trong các căn cứ sau để tiến hành nộp đơn đăng ký NHHH
tại Hoa Kỳ. Baao gồm:
3 Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ được hướng dẫn trên trang web chính thức của cơ quan liên bang
về việc cấp bằng sáng chế và thương hiệu của Hoa Kỳ: www.uspto.gov


- Nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ đã và đang được sử dụng trong thị trường
Hoa Kỳ.
- Nhãn hiệu chưa được sử dụng nhưng doanh nghiệp có ý định sử dụng
nhãn hiệu đó tại thị trường Hoa Kỳ.
- Nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký tại một nước thành viên của Công
ước Paris hoặc là nước thành viên của một thỏa ước quốc tế về nhãn hiệu mà
Hoa Kỳ công nhận.
- Nhãn hiệu đã được đăng ký tại nước xuất xứ của doanh nghiệp nộp đơn.
Bước 2: Chọn NHHH.

Trên thực tế, sau khi doanh nghiệp đã xác định được loại mà doanh nghiệp
muốn bảo hộ là NHHH thì tiếp theo việc chọn nhãn hiệu là bước quan trọng
trong quy trình đăng ký chung. Việc chọn nhãn hiệu cho phù hợp cần phải được
quan tâm để làm sao vừa đạt được mục đích của nhãn hiệu và vừa được chấp
nhận bảo hộ về mặt pháp lý bởi lẽ không phải mọi nhãn hiệu đều có thể được
bảo hộ về mặt pháp lý, một số nhãn hiệu có thể không có khả năng làm cơ sở
cho khiếu nại pháp lý của chủ sở hữu đang tìm cách ngăn chặn người khác sử
dụng nhãn hiệu tương tự trên hàng hóa liên quan. Hay nói cách khác, nhãn hiệu
được lựa chọn không đáp ứng được các điều kiện bảo họ theo pháp luật SHTT
của Hoa Kỳ sẽ không được bảo hộ tại quốc gia này mặc dù có thể cũng chính
nhãn hiệu đó đã được bảo hộ tại Việt Nam hay một số quốc gia khác. Như vậy,
khó khăn lớn nhất đặt ra trong bước chọn nhãn hiệu này là doanh nghiệp thường
chọn một nhãn hiệu khó hoặc thậm chí không thể đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ bởi
nhiều lý do, cần xem xét và khắc phục các lý do làm cho nhãn hiệu có khả năng
được bảo hộ bên cạnh đó cần luôn luôn tìm kiếm cơ sở dữ liệu tại USPTO để
xác định xem có chủ thể nào đã được bảo hộ về một NHHH tương tự và được sử
dụng trên các hàng hóa liên quansau đó chuyển sang bước thứ ba là chuẩn bị và
nộp hồ sơ.
Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ.
Doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ NHHH ở Hoa Kỳ bằng cách
nộp đơn trực tiếp qua mạng, tại website www.uspto.gov của Cơ quan sáng chế


và nhãn hiệu của Hoa Kỳ. Một đơn đăng ký bảo hộ NHHH chỉ bảo hộ cho một
nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm hàng hóa, như vậy nếu sản
phẩm mang nhãn hiệu của nhiều nhóm phân loại quốc tế hàng hóa thì doanh
nghiệp nộp đơn chỉ cần nộp một đơn.
Hồ sơ chung để tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ NHHH tại Hoa Kỳ bao
gồm:
- Một mẫu nhãn hiệu xin đăng ký

- Danh nục cụ thể các sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu (kèm theo phân
loại quốc tế hàng hóa nếu biết)
- Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax (nếu có) và quốc tịch của doanh
nghiệp nộp đơn.
Ngoài ra, đối với mỗi căn cứ nộp đơn khác nhau, doanh nghiệp nộp đơn
còn cần cung cấp thêm các tài liệu, thông tin tương ứng. Như:
Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu chưa được đăng ký nhưng đã và đang
được sử dụng tại thị trường Hoa Kỳ thì doanh nghiệp nộp đơn cần nêu rõ trong
đơn là nhãn hiệu đã được sử dụng, ngày đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó tại thị
trường Hoa Kỳ cũng như ngày đầu tiên nhãn hiệu được sử dụng ở bất kỳ đâu.
Để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trên thực tế, doanh nghiệp nộp đơn
cần cung cấp thông tin về nhãn sản phẩm, mẫu bao bì hoặc ảnh chụp hàng hóa
thuộc nhóm sản phẩm có chứa nhãn hiệu.
Nếu căn cứ nộp đơn là có ý định muốn sử dụng nhãn hiệu tại thị trường
Hoa Kỳ thì trong đơn doang nghiệp cần tuyên bố rằng có ý định sử dụng trung
thực nhãn hiệu trong thị trường nền kinh tế Hoa Kỳ.
Nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký tại một nước
thành viên của Công ước Paris hoặc là nước thành viên của một thỏa ước quốc
tế về nhãn hiệu mà Hoa Kỳ công nhận thì trong đơn doang nghiệp cũng cần
tuyên bố rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thị trường nền kinh
tế Hoa Kỳ. Nêu rõ trong đơn tên quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn nộp
trước kèm theo bản sao công chức các đơn đã nộp.


Và nếu căn cứ nộp đơn là nhãn hiệu đã được đăng ký tại nước xuất xứ của
doanh nghiệp nộp đơn thì như các căn cứ trên trong đơn doang nghiệp cũng cần
tuyên bố rằng có ý định sử dụng trung thực nhãn hiệu trong thị trường nền kinh
tế Hoa Kỳ. Nêu rõ trong đơn tên quốc gia, số đăng ký, ngày đăng ký nhãn hiệu
kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp.
Về lệ phí nộp đơn là phí xử lý. Không phải tất cả các đơn được nộp đều dẫn

đến việc đăng ký. Phí đã nộp sẽ không được hoàn trả, ngay cả khi cuối cùng
NHHH không được đăng ký. Tất cả thông tin gửi cho USPTO tại bất kỳ thời
điểm nào trong đơn đăng ký và quy trình đăng ký sẽ trở thành hồ sơ công khai,
bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ của doanh nghiệp.
Trong toàn bộ quá trình nộp đơn, doanh nghiệp nên theo dõi tiến trình nộp
đơn của mình thông qua hệ thống Truy xuất tài liệu và trạng thái nhãn hiệu
(TSDR) tại website chính thức của USPTO. Điều quan trọng là phải thường
xuyên kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký sau mỗi 3-4 tháng sau khi nộp đơn
đầu tiên, để tránh bỏ lỡ các thời hạn nộp đơn theo yêu cầu của USPTO.
Bước 4: Làm việc với luật sư kiểm tra USPTO được chỉ định.
Sau khi USPTO xác định rằng doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu nộp
đơn tối thiểu, các thông tin về nhãn hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký sẽ được
chuyển đến một luật sư kiểm tra. Thời gian kiểm tra này có thể mất một số
tháng. Luật sư kiểm tra xem xét đơn đăng ký để xác định xem nó có tuân thủ tất
cả các quy tắc và quy chế hiện hành hay không và bao gồm tất cả các khoản phí
bắt buộc. Phí nộp đơn sẽ không được hoàn trả, ngay cả khi đơn đăng ký sau đó
bị từ chối đăng ký với lý do hợp pháp.
Nếu luật sư kiểm tra quyết định rằng không nên đăng ký nhãn hiệu, luật sư
kiểm tra sẽ có văn bản giải thích mọi lý do chính đáng để từ chối và bất kỳ thiếu
sót về kỹ thuật hoặc thủ tục nào trong đơn. Nếu chỉ cần sửa chữa nhỏ, luật sư
kiểm tra có thể liên hệ với doanh nghiệp nộp đơn qua điện thoại hoặc email.
Doang nghiệp nộp đơn phải phản hồi lại ý kiến trong vòng sáu tháng kể từ ngày
gửi thư, nếu không đơn đăng ký sẽ bị hủy .
Bước 5: Quyết định phê duyệt hoặc từ chối đăng ký đơn


Nếu luật sư kiểm tra không phản đối việc đăng ký hoặc doanh nghiệp nộp
đơn vượt qua tất cả các phản đối, luật sư kiểm tra sẽ phê duyệt nhãn hiệu và
đăng trong "Công báo", một ấn phẩm hàng tuần của USPTO. USPTO sẽ gửi
thông báo đăng công báo cho doanh nghiệp nộp đơn nêu rõ ngày đăng. Sau khi

nhãn hiệu được đăng trong "Công báo", bất kỳ bên nào có lý do hợp lý để phản
đối việc đăng ký nhãn hiệu có ba mươi ngày kể từ ngày đăng công báo để nộp
đơn phản đối đăng ký hoặc yêu cầu gia hạn thời gian phản đối. Một sự phản đối
tương tự như một vụ kiện tại tòa án liên bang, nhưng được tổ chức trước Hội
đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu (TTAB), một tòa án hành chính trong
USPTO. Có thể mất ba đến bốn tháng kể từ khi thông báo đăng công báo được
gửi trước khi doanh nộp đơn sẽ nhận được thông báo chính thức về tình trạng
tiếp theo của đơn đăng ký.
Nếu nhãn hiệu này dựa trên việc nhãn hiệu đã và đang được sử dụng tại thị
trường Hoa Kỳ, đăng ký nước ngoài hoặc gia hạn bảo hộ đăng ký quốc tế cho
Hoa Kỳ và không bên nào nộp đơn phản đối hoặc yêu cầu gia hạn thời gian phản
đối, USPTO sẽ đăng ký nhãn hiệu và gửi cho chủ sở hữu nhãn hiệu giấy chứng
nhận đăng ký. Sau khi đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp tài liệu
bảo trì cụ thể để giữ cho đăng ký trực tiếp.
Nếu nhãn hiệu được công bố dựa trên ý định sẽ sử dụng nhãn hiệu trong
thương mại và không có bên nào phản đối hoặc yêu cầu gia hạn thời gian phản
đối, USPTO sẽ đưa ra thông báo trợ cấp khoảng tám tuần sau ngày nhãn hiệu
được công bố. Người nộp đơn sau đó có sáu tháng kể từ ngày thông báo trợ cấp
để sử dụng nhãn hiệu trong thương mại và gửi một tuyên bố sử dụng hoặc có thể
yêu cầu gia hạn thời gian sáu tháng để nộp bản tuyên bố sử dụng (yêu cầu gia
hạn).
Một tuyên bố sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu nộp đơn tối thiểu trước
khi luật sư kiểm tra xem xét đầy đủ. Nếu tuyên bố sử dụng không đáp ứng các
yêu cầu nộp đơn tối thiểu, thì luật sư kiểm tra sẽ xem xét nó để xác định xem có
thể chấp nhận cho phép đăng ký hay không. Nếu không có từ chối hoặc yêu cầu
bổ sung được xác định, luật sư kiểm tra chấp thuận tuyên bố sử dụng. Nếu các từ
chối hoặc yêu cầu vẫn phải được thỏa mãn, luật sư kiểm tra sẽ ra một văn bản


nêu rõ các lý do từ chối hoặc các yêu cầu. Đây là quá trình tương tự xảy ra trước

khi công bố nhãn hiệu nếu luật sư kiểm tra xác định rằng các yêu cầu pháp lý
phải được đáp ứng. Quá trình và khung thời gian vẫn giữ nguyên, ngoại trừ nếu
các vấn đề cuối cùng được giải quyết và tuyên bố sử dụng được phê duyệt,
USPTO sẽ đăng ký trong vòng khoảng hai tháng. Nếu tất cả các vấn đề không
được giải quyết, đơn đăng ký sẽ bị hủy bỏ .
Bên cạnh đó, nếu phản hồi của người nộp đơn không vượt qua tất cả các
phản đối, luật sư kiểm tra sẽ đưa ra lời từ chối cuối cùng. Để cố gắng vượt qua
sự từ chối cuối cùng, người nộp đơn có thể, với một khoản phí bổ sung, kháng
cáo lên Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu.
Bước 6: Duy trì nhãn hiệu đã đăng ký
Trong vòng khoảng hai tháng sau khi tuyên bố sử dụng được phê duyệt,
USPTO cấp đăng ký. Để giữ cho đăng ký "trực tiếp", doanh nghiệp đăng ký phải
nộp các tài liệu bảo trì cụ thể . Việc không thực hiện các hồ sơ yêu cầu này sẽ
dẫn đến việc hủy bỏ hoặc hết hạn đăng ký. Nếu đăng ký bị hủy hoặc hết hạn,
cách duy nhất là phải nộp lại đơn đăng ký hoàn toàn mới và bắt đầu lại toàn bộ
quá trình ngay từ đầu.
Sau khi nhãn hiệu được đăng ký, doanh nghiệp vẫn nên theo dõi trạng thái
đăng ký của mình trên cơ sở hàng năm thông qua hệ thống truy xuất tài liệu và
trạng thái nhãn hiệu (TSDR) . Điều đặc biệt quan trọng là kiểm tra trạng thái
đăng ký của nhãn hiệu sau khi thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào cần thiết để
duy trì đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp, kể cả từ năm thứ năm đến
thứ sáu sau ngày đăng ký và từ năm thứ chín đến năm thứ mười sau ngày đăng
ký.
Mỗi một doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực thi các quyền hợp pháp
của mình nếu nhận được đăng ký bảo hộ NHHH, vì USPTO không quản lý việc
sử dụng nhãn hiệu. USPTO chỉ đảm bảo rằng không có bên nào khác nhận được
đăng ký liên bang cho nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự hoặc áp dụng cho hàng
hóa có liên quan, chủ sở hữu đăng ký phải có trách nhiệm đưa bất kỳ hành động
pháp lý nào để ngăn chặn một bên sử dụng vi phạm.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu nghi ngờ rằng nhãn hiệu mình đã đăng ký đang
bị xâm phạm hoặc có thể bị vi phạm trong tương lai, nhãn hiệu đã đăng ký có
thể được ghi lại với Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thông qua ứng dụng
Ghi điện tử, chủ sở hữu có quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp: hành chính,
dân sự, hình sự và kiểm soát biên giới để ngăn chặn vi phạm và đòi bồi thường
thiệt hại.
1.2. Quy định pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo Hệ
thống Madrid
Việc đăng ký bảo hộ NHHH trực tiếp tại từng quốc gia là một việc làm hết
sức phức tạp và gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, càng khó khăn hơn khi
doanh nghiệp muốn mở rộng ra nhiều quốc gia khác nhau. Bởi lẽ, tại mỗi một
quốc gia quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp là không hoàn toàn
giống nhau, điều kiện để một NHHH được bảo hộ tại mỗi một quốc gia vì thế
mà cũng khác nhau, doanh nghiệp muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ, họ lại
phải tuân thủ theo thủ tục và quy định riêng của từng quốc gia. Vì vậy không ít
doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc đăng ký bảo hộ NHHH ở nước ngoài,
vừa tốn rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc, nhiều trường hợp vẫn không
thể được bảo hộ về NHHH của doanh nghiệp mình. Để khắc phục những khó
khăn trên, tạo điều kiện tốt hơn, rút ngắn thời gian hơn cho các doanh nghiệp
trong việc đăng ký bảo hộ NHHH mà hệ thống đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ
thống Madrid đã ra đời.
Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid được xây dựng
dựa trên cơ sở hai văn kiện: Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế NHHH được
ký kết vào năm 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid được ký
kết vào năm 1989. Các nước tham gia ký kết một hoặc hai văn kiện này cùng tạo
thành Liên minh Madrid đặt dưới sự quản lý của Văn phòng quốc tế thuộc Tổ
chức SHTT thế giới (WIPO) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Hệ thống Madrid là
hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu cung cấp một thủ tục duy nhất để đăng ký
nhãn hiệu ở nhiều quốc gia lãnh thổ. Theo số liệu thống kê của Bross &

Partners4 tính đến ngày 13/4/2018, Liên minh Madrid đã có tổng cộng 101 thành
4 Bross & Partners là một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp
hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu
công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500
Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers và Asian Legal Business (ALB)


viên bao gồm 117 quốc gia. Và Việt Nam hiện này là thành viên của cả Thỏa
ước Madrid và Nghị định thư Madrid.
Mục đích chủ yếu của hệ thống Madrid là tạo khả năng cho các doanh
nghiệp ở mỗi quốc gia thành viên được bảo hộ NHHH của mình tại một số hoặc
toàn bộ các nước tham gia Liên minh Madrid thông qua việc nộp một đơn duy
nhất cho Văn phòng quốc tế của WIPO. Tuy nhiên, cần lưu ý hệ thống Madrid
chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc nộp đơn đó là chỉ sử dụng một
đơn duy nhất để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu riêng biệt tại các nước thành
viên nhưng không tạo nên một đăng ký duy nhất có hiệu lực đối với tất cả các
nước thành viên. Vì vậy, kể từ ngày việc đăng ký được thực hiện tại Văn phòng
quốc tế, việc bảo hộ đối với NHHH tại tất cả các nước có liên quan vẫn phải
được thực hiện như đối với nhãn hiệu được nộp đơn trực tiếp tại cơ quan sở hữu
công nghiệp của từng quốc gia.
Nguyên tắc chung nhất, cơ bản nhất được áp dụng của hệ thống Madrid là
doanh nghiệp muốn nộp đơn đăng ký quốc tế NHHH phải có quốc tịch của quốc
gia thuộc thành viên của Thỏa ước Madrid được nộp đơn vào các nước cũng là
thành viên của Thỏa ước và tương tự doanh nghiệp nộp đơn đăng ký quốc tế
NHHH có quốc tịch là quốc gia thuộc thành viên của Nghị định thư Madrid thì
được nộp đơn vào các nước cùng là thành viên của Nghị định thư. Đối với
trường hợp doanh nghiệp nộp đơn là doanh nghiệp có quốc tịch của quốc gia
vừa là thành viên của Thỏa ước vừa là thành viên của Nghị định thư thì khi nộp
đơn vào quốc gia cũng là thành viên của cả hai thì chỉ được áp dụng theo Thỏa
ước.

1.2.1. Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
Để có thể tiến hành đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid trước
hết phải thỏa mãn điều kiện cơ bản nhất theo nguyên tắc chung được áp dụng
của hệ thống Madrid, bên cạnh đó nhãn hiệu còn phải được đăng ký ở nước xuất
xứ và đang có hiệu lực. Trường hợp nhãn hiệu chỉ mới được nộp đơn đăng ký ở
nước xuất xứ nhưng chức được cấp văn bàng bảo hộ NHHH thì việc nộp đơn
đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid sẽ không được chấp nhận. Quy


định này làm tốn thời gian cho doanh nghiệp rất nhiều bởi lẽ thời gian từ việc
nộp đơn đến lúc được cấp văn bằng bảo hộ NHHH tại nước xuất xứ đã mất một
thời gian không phải là ngắn, sau đó mới bắt đầu được nộp đơn theo Thỏa ước
Madrid sẽ mất thêm một khoảng thời gian tương đối lớn nữa cho việc xem xét
việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. Chủ sở hữu nhãn hiệu sau khi đáp
ứng được các yêu cầu trên chỉ cần nộp một đơn đăng ký quốc tế cho Văn phòng
quốc tế thông qua cơ quan quản lý về SHTT của quốc gia mình trong đó doanh
nghiệp cần chỉ định cụ thể trong đơn một quốc gia hoặc một số quốc gia nước
ngoài mà nhãn hiệu của mình muốn được bảo hộ tại đó.
Về đơn đăng ký, do nhãn hiệu muốn được đăng ký theo Thỏa ước Madrid
phải được bảo hộ tại nước xuất xứ nên đơn đăng ký nộp tại Văn phòng quốc tế
phải dựa trên một đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ mà quy định
theo pháp luật Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp
muốn nộp đơn chỉ cần làm một đơn duy nhất bằng một ngôn ngữ thống nhất
theo quy định là tiếng Pháp và nộp tại Văn phòng quốc tế áp dụng chung cho tất
cả các quốc gia thành viên. Trong đơn đăng ký quốc tế NHHH cần phải có mẫu
nhãn hiệu theo đúng với mẫu đã được đăng ký ở nước xuất xứ và danh mục các
loại hàng hóa đúng với danh mục tương ứng của đăng ký quốc gia. Ngoài ra,
doanh nghiệp nộp đơn phải đánh dấu các quốc gia trong danh sách các quốc gia
thành viên mà nhãn hiệu xin đăng ký (trừ nước xuất xứ) để xác định rõ phạm vi
mà NHHH sẽ được bảo hộ.

Về lệ phí đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid, theo Biểu phí
được WIPO đưa ra bao gồm những khoản sau:
- Lệ phí cơ bản: 653 Franc Thụy Sỹ đối với nhãn hiệu không màu (đen,
trắng) và 903 Franc Thụy Sỹ đối với nhãn hiệu có màu trong 3 nhóm sản phẩm
đầu tiên.
- Lệ phí bổ sung cho mỗi nhóm sản phẩm từ sau nhóm thứ ba trở lên là 100
Franc Thụy Sỹ.
- Phí bổ sung cho việc chỉ định cho mỗi quốc gia: 100 Franc Thụy Sỹ.
Về thủ tục: Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO thông
qua Cơ quan SHTT quốc gia mà tại Việt Nam là Cục SHTT. Kèm theo việc nộp


đơn là nộp lệ phí đơn, việc này sẽ được chủ sở hữu nộp trực tiếp cho WIPO. Sau
khi nhận được đơn, WIPO sẽ xem xét về mặt hình thức đơn và yêu cầu doanh
nghiệp nộp đơn sửa chữa, bổ sung (nếu có) đồng thời báo cho các quốc gia được
chỉ định và tất nhiên, các quốc gia được chỉ định trong đơn yêu cầu phải là thành
viên của Thỏa ước Madrid. Các nước được chỉ định sau đó sẽ xem xét nhãn hiệu
như đối với một quốc gia bình thường.
Thời gian xem xép chấp nhận hay từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho
các quốc gia được chỉ định là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong thời gian này,
nếu cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia của các quốc gia được chỉ định có lý
do hợp lý để không chấp nhận việc đăng ký bảo hộ NHHH thì phải gửi Thông
báo từ chối tạm thời cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Nếu hết thời hạn này cơ quan sở
hữu công nghiệp quốc gia của các nước được chỉ định không trả lời là chấp nhận
hay từ chối việc đăng ký thì nhãn hiệu coi như được bảo hộ tại quốc gia đó.
Thời hạn bảo hộ đối với NHHH theo Thỏa ước Madrid là 20 năm kể từ
ngày được cấp văn bằng quốc tế về bảo hộ NHHH, hết thời gian này, chủ sở hữu
nhãn hiệu hoàn toàn có quyền gia hạn tiếp nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó, chủ sở
hữu nhãn hiệu còn có thể xin thay đổi nội dung của Văn bằng bảo hộ. Nếu chủ
sở hữu NHHH muốn mở rộng phạm vi bảo hộ sang lãnh thổ các quốc gia khác

cũng là thành viên của Thỏa ước Madrid sau khi nhãn hiệu đã được đăng ký
quốc tế, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu cho Văn phòng quốc tế
thông qua cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia.
Một quy định đáng lưu ý nữa của Thỏa ước Madrid là giữa nhãn hiệu quốc
tế có sự phụ thuộc đối với nhãn hiệu quốc gia, theo đó trong vòng năm năm sau
khi nhãn hiệu được đăng ký quốc tế nếu nhãn hiệu quốc gia vì một số lý do nào
đó bị mất hiệu lực tại quốc gia xuất xứ thì nhãn hiệu quốc tế cũng đương nhiên
bị mất hiệu lực theo, sau khoảng thời gian năm năm thì nhãn hiệu quốc tế mới
độc lập với nhãn hiệu quốc gia, nghĩa là sau năm năm nhãn hiệu quốc gia dù bị
mất hiệu lực tại quốc gia xuất xứ thì vẫn không làm ảnh hưởng để hiệu lực của
nhãn hiệu quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp khi đăng ký bảo hộ NHHH quốc tế
cần lưu ý quy định này và đảm bảo nhãn hiệu quốc gia không bị mất hiệu lực


trong vòng năm năm đầu kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký quốc tế là đảm bảo
cho hoạt động kinh doanh của mình ở thị trường quốc tế.
1.2.2. Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
Có thể thấy sự ra đời của Thỏa ước Madrid đã tạo điều kiện thuận lợi cho
các doanh nghiệp có quốc tịch của các quốc gia thành viên thuận lợi hơn rất
nhiều trong việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế, tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi
rõ nét nhất đó vẫn tồn tại những vướng mắc cũng góp phần hạn chế các doanh
nghiệp phát triển ra thị trường nước ngoài như là thời gian để được đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu quốc tế còn dài và còn phụ thuộc vào việc nhãn hiệu phải được bảo
hộ ở quốc gia xuất xứ mới có thể nộp đơn đăng ký... Để khắc phục những hạn
chế này, Nghị định thư Madrid ra đời sau đó đã giải quyết triệt để những vấn đề
còn hạn chế của Thỏa ước Madrid, đáp ứng nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
quốc tế đang có xu hướng ngày một tăng dần của các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh. Nghị định thư Madrid ra đời là một phần của hệ thống Madrid, các
quốc gia đã tham gia Thỏa ước Madrid có quyền tham gia hoặc không tham gia
vào Nghị định thư này, cũng như các nước chưa là thành viên của Thỏa ước

Madrid cũng có quyền tham gia là thành viên của Nghị định thư Madrid mà
không cần phải là thành viên của Thỏa ước Madrid. Việt Nam là một trong số
các quốc gia vừa là thành viên của Thỏa ước Madrid cũng vừa là thành viên của
Nghị định thư Madrid. Việt Nam tham gia là thành viên Nghị định thư Madrid từ
ngày 11/7/2006.
Về cơ bản, Nghị định thư Madrid được xây dựng trên nền tảng của Thỏa
ước Madird nên có sự kế thừa những quy định đã phù hợp và thuận lợi của Thỏa
ước Madrid, Nghị định chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định còn gây bất lợi cho
doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu quốc tế.
Về đơn đăng ký, Nghị định thư Madrid đã tạo điều kiện thuận lợi hơn hẳn
Thỏa ước Madrid trong việc quy định về điều kiện nộp đơn và ngôn ngữ trong
đơn. Cụ thể, đơn đăng ký theo Nghị định thư Madrid chỉ cần dựa trên một đơn
đăng ký nhãn hiệu đã nộp tại cơ quan quốc gia về sở hữu công nghiệp theo mẫu
quy định, quy định này đặt ra là không yêu cầu việc nhãn hiệu đó đã phải được


đăng ký bảo hộ tại quốc gia xuất xứ như quy định tại Thỏa ước Madrid và như
vậy, tiết kiệm thêm một khoảng thời gian cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Nghị định
thư Madrid mở rộng phạm vi ngôn ngữ được sử dụng trong đơn, theo đó, doanh
nghiệp nộp đơn có thể lựa chọn tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha
để soạn đơn, việc bổ sung thêm tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha giúp cho các
quốc gia thuận lợi hơn trong việc soạn thảo đơn bởi lẽ tiếng Anh hiện nay trên
thế giới thông dụng hơn tiếng Pháp.
Về lệ phí theo Nghị định thư Madrid cũng bao gồm các khoản như Thỏa
ước Madrid tuy nhiên bổ sung thêm một khoản phí đó là lệ phí riêng cho từng
quốc gia chỉ định. Khoản phí này là phí cá nhân cho việc chỉ định của mỗi quốc
gia được chỉ định về một khoản phí cá nhân chứ không phải là một khoản phí bổ
sung được thanh toán cho Nghị định thư, trừ trường hợp quốc gia được chỉ định
là một thành viên của Thỏa ước và cơ quan xuất xứ là cơ quan của một quốc gia
cũng theo Thỏa ước, số tiền phí cá nhân được quy định bởi mỗi quốc gia có liên

quan. Như vậy, lệ phí đăng ký theo Nghị định thư Madrid sẽ bao gồm lệ phí
chung, cơ bản và thêm khoản lệ phí riêng do từng quốc gia chỉ định quy định
nên thông thường lệ phí đăng ký theo Nghị định thư sẽ cao hơn so với lệ phí
đăng ký theo Thỏa ước Madrid.
Về thủ tục nộp đơn và xét nghiệm đơn về cơ bản các quy định của Nghị
định thư Madrid không khác so với Thỏa ước Madrid, các doanh nghiệp cũng
chỉ cần nộp một đơn duy nhất cho việc yêu cầu một hay nhiều quốc gia được chỉ
định bảo hộ. Tuy nhiên thay vì Thỏa ước Madrid quy định về thời gian bảo hộ là
20 năm, Nghị định thư Madrid quy định khoảng thời gian này là 10 năm và chủ
sở hữu cũng hoàn toàn có thể gia hạn thời gian bảo hộ nhiều lần. Việc rút ngắn
thời gian bảo hộ này đảm bảo cho việc hoạt động trên thực tế của nhãn hiệu, cứ
mỗi 10 năm nếu nhãn hiệu còn được sử dụng trên thực tế cho sản phẩm sẽ được
chủ sở hữu gia hạn thời gian bảo hộ, như vậy sẽ theo dõi được hoạt động của các
doanh nghiệp đối với sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ có hiệu quả hay
không và giúp cho các doanh nghiệp phải chú ý quan tâm đến việc bảo vệ nhãn
hiệu của mình.


Một điểm thay đổi của Nghị định thư Madrid như đã phân tích là yêu cầu
cho các doanh nghiệp nộp đơn quốc tế là chỉ cần có đơn nộp đăng ký tại quốc
gia xuất xứ làm rút ngắn thời gian cho việc đăng ký bảo hộ quốc tế hơn so với
Thỏa ước Madrid, tuy nhiên sau khi được bảo hộ đăng ký quốc gia và bảo hộ
đăng ký quốc tế, hai nhãn hiệu này cũng vẫn có sự phụ thuộc vào nhau, theo đó
cũng tương tự quy định của Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid cũng quy
định hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu cũng sẽ bị phụ thuộc vào hiệu lực
của đăng ký nhãn hiệu quốc gia trong vòng năm năm kể từ ngày đăng ký. Trong
khoảng thời gian này, nếu đăng ký quốc gia vì một lý do bất kỳ làm chấm dứt
hiệu lực thì đương ký quốc tế cũng đương nhiên bị mất hiệu lực theo. Tuy nhiên,
trong vấn đề này, Nghị định thư Madrid đã có một điểm quy định tiến bộ đó là
nếu một đăng ký quốc tế bị hủy bỏ vì lý do nhãn hiệu không còn hiệu lực tại

nước xuất xứ thì trong vòng ba tháng, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thay thế bằng
việc nộp một đơn đăng ký cùng nhãn hiệu tại nước thành viên đó và giữ được
ngày ưu tiên, đơn sẽ được xem xét như một đơn bình thường nộp tại nước đó,
quy định này cho phép chủ sở hữu nộp đơn thay thế, việc được xem xét như một
đơn bình thường nộp tại nước đó giúp cho chủ sở hữu vẫn có thể có khả năng
được bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các nước đã chỉ định ngay cả khi việc bảo
hộ nhãn hiệu tại quốc gia xuất xứ hết hiệu lực.
Việt Nam đã là thành viên của Nghị định thư Madrid kể từ ngày 11/7/2006,
như vậy sau thời gian này, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn quốc tế
ngay khi nộp đơn tại Cục SHTT mà không cần phải đợi đến khi đơn quốc gia
được chấp nhận và cấp bằng do đó, thời gian đăng ký bảo hộ được rút ngắn hơn
rất nhiều sơ với việc đăng ký bảo hộ theo Thỏa ước Madrid, thời gian chờ để
được bảo hộ quốc tế NHHH sẽ chỉ mất một đến hai năm thay vì hai đến bốn năm
như trước đây. Việc trở thành thành viên của Nghị định thư Madrid cũng vừa là
một thành công lớn của quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế vừa thể hiện
một tầm nhìn phát triển cho nền kinh tế quốc gia vươn tầm ra thế giới khi các thị
trường xuất khẩu tiềm năng, đặc biệt quan trọng của doanh nghiệp kinh doanh
xuất khẩu Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước ASEAN,… đều là thành


viên của Nghị định thư Madrid nhưng lại không phải là thành viên của Thỏa ước
Madrid, do vậy thay vì trước đây khi cần bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường
xuất khẩu tiềm năng này, doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị từng đơn riêng
cho từng quốc gia và chi phí đương nhiên tăng đáng kể thì bây giờ, chỉ cần một
đơn nộp tại Cục SHTT, các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu tại các quốc gia tiềm năng này và chắc chắn sẽ tiết kiệm được một
lượng lớn về cả chi phí và thời gian cho việc đăng ký bảo hộ NHHH.
2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng
hóa
Trong quá trình phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới,

hoạt động sáng tạo sản phẩm trí tuệ mà nổi bật nhất là NHHH hỗ trợ cho việc
sản xuất kinh doanh cũng ngày một đa dạng và phong phú. Dựa trên sự phát
triển ấy, pháp luật quốc tế và hầu hết các pháp luật quốc gia đã ngày càng chú
trọng và hiện đều công nhận, bảo hộ quyền SHTT cho cá nhân, tổ chức vừa
nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp về SHTT cho doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh vừa nhằm mục đích khuyến khích hoạt động sáng tạo, phổ biến
tiến bộ khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo lập một môi trường cạnh tranh lành
mạnh.
Có thể thấy, pháp luật về SHTT rất rộng, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, ở hầu
hết lĩnh vực nào con người bằng trí tuệ của chính mình sáng tạo ra các sản phẩm
mới bằng cách này hoặc cách khác mang lại lợi nhuận cho họ thì ở lĩnh vực đó
có sự điều chỉnh của pháp luật về SHTT. Ở Việt Nam hiện nay, pháp luật về
SHTT được chia thành ba lĩnh vực điều chỉnh lớn bao gồm: pháp luật về quyền
tác giả và quyền liên quan, pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và pháp luật
về quyền đối với giống cây trồng, tương ứng với ba lĩnh vực điều chỉnh này,
pháp luật quy định các vấn đề liên quan đến các quyền đó cụ thể ở ba phần
(phần thứ hai, phần thứ ba và phần thứ tư) của Luật SHTT 2005.
Vì phạm vi điều chỉnh rất rộng và bao hàm nhiều lĩnh vực không cùng tính
chất với nhau nên hệ thống quản lý SHTT của nhà nước ta không tập trung tại


một cơ quan nhất định mà giao cho một số cơ quan cụ thể quản lý một số lĩnh cụ
thể của SHTT để đảm bảo việc quản lý được dễ dàng, hợp lý, hiệu quả. Hệ
thống quản lý SHTT của nhà nước ta cũng được phân quyền quản lý theo ba lĩnh
vực đã nêu ở trên. Cụ thể, ở cấp trung ương ba lĩnh vực chuyên ngành thuộc
thẩm quyền quản lý của ba bộ: Thứ nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý
nhà nước về sở hữu công nghiệp, là cơ quan đầu mối quản lý chung về SHTT và
cơ quan đầu mối là Cục SHTT, thứ hai là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản
lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan mà cơ quan đầu mối chính là

Cục Bản quyền tác giả và thứ ba là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và cơ quan đầu mối là Văn
phòng Bảo hộ giống cây trồng thuộc Cục Trồng trọt. Ở địa phương, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua các cơ quan chuyên môn
giúp việc của mình tương ứng là các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước
về SHTT tại địa phương theo thẩm quyền.
Nhận thấy sự quan trọng của việc áp dụng các quy định của Thỏa ước
Madrid và Nghị định thư Madrid, trong quá trình xây dựng pháp luật về SHTT,
nhà nước ta cũng đã chú trọng đến việc nội luật hóa các quy định này vào hệ
thống pháp luật quốc gia giúp các cho các doanh nghiệp Việt Nam thuận tiện
hơn trong việc nghiên cứu và tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
quốc tế.
Điều 12 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, nghị định của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật SHTT về sở hữu công nghiệp
quy định:
Điều 12. Đơn quốc tế về nhãn hiệu
1. Trong Điều này, “Đơn Madrid” được hiểu là đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu
nộp theo Thoả ước Madrid hoặc theo Nghị định thư Madrid, bao gồm:
a) Đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, có nguồn gốc từ các nước
Thành viên khác của Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, sau đây gọi
là Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam;


b) Đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại các nước Thành viên khác của Thoả
ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, nộp tại Việt Nam, sau đây gọi là Đơn
Madrid có nguồn gốc Việt Nam.
2. Sau khi được Văn phòng quốc tế của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO)
công bố, Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam được thẩm định nội dung như đối
với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo thể thức quốc gia.

Đối với nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về sở
hữu công nghiệp ra Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế và
công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp có yêu cầu của
chủ sở hữu thì cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp Giấy
chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam.
3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể thực hiện quyền đăng ký quốc tế nhãn
hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc theo Nghị định thư Madrid theo quy định sau
đây:
a) Nộp đơn theo Thoả ước Madrid nếu yêu cầu bảo hộ tại nước thành viên
của Thỏa ước Madrid, với điều kiện đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại
Việt Nam;
b) Nộp đơn theo Nghị định thư Madrid nếu yêu cầu bảo hộ tại nước thành
viên của Nghị định thư Madrid mà không phải là thành viên của Thỏa ước
Madrid, với điều kiện đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
4. Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước
về sở hữu công nghiệp là cơ quan nhận đơn.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết hình thức, nội dung, trình
tự, thủ tục xử lý Đơn Madrid.
Việc nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế vào pháp luật Việt
Nam về việc đăng ký bảo hộ NHHH được thể hiện ở các quy định sau:
Thứ nhất, về quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu
cơ sở tại Việt Nam:
- Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có
quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid


- Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế
nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.
Thứ hai, về đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ
là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên
Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.
- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên
Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước
Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
- Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo
mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và
đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục SHTT cung cấp miễn phí.
Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng
thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định
thư Madrid mà người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đơn đăng ký
quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng cách điền chính xác, đầy đủ thông tin vào
các mục dành cho người nộp đơn và phải gắn kèm các mẫu nhãn hiệu đúng như
mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.
- Người nộp đơn cần tính sơ bộ tổng số phí, lệ phí theo biểu lệ phí in trên
mẫu đơn hoặc có thể yêu cầu Cục SHTT thông báo chính xác số phí, lệ phí cần
phải nộp cho Văn phòng quốc tế. Người nộp đơn phải thanh toán trực tiếp các
khoản phí, lệ phí đó cho Văn phòng quốc tế và phải nộp thêm các khoản lệ phí,
phí liên quan theo quy định cho Cục SHTT.
- Người nộp đơn phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của
người nộp đơn, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong
đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và
thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở
hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng. Người nộp đơn có trách nhiệm
nộp các khoản lệ phí phát sinh liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc