HAI VỤ VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG KIỆN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN

A- HAI VỤ VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG KIỆN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN
I. VỤ VIỆC THỨ NHẤT: TRANH CHẤP NHÃN HIỆU BÁNH TRÁNG BA
CÂY TRE
Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu
Thuận Phong (gọi tắt là Công ty Thuận Phong).
Bị đơn: Công ty Lương thực Tiền Giang (gọi tắt là công ty Tiền Giang).
Hai nhãn hiệu bánh tráng của Công ty Thuận Phong và Công ty Tiền Giang na ná
giống nhau
1. Tóm tắt vụ việc:
Công ty Thuận Phong được, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng
công nghiệp với sản phẩm bánh tráng hiệu “Ba cây tre” năm 2007 và giấy chứng nhận
đăng ký độc quyền nhãn hiệu “Ba cây tre” cho sản phẩm bánh tráng năm 2008 (Nhãn
hiệu “Ba cây tre” được vẽ kèm theo chữ là hình ba cây tre màu xanh lá cây. Dưới gốc
tre còn có một dải đất uốn lượn ghi chữ “Bamboo Tree”). Cuối năm 2008, công ty cũng
đã được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark
Office - USPTO) cấp văn bằng bảo hộ độc quyền “Ba cây tre “ trên toàn lãnh thổ Mỹ.
Tháng 11-2009, trong chuyến đi khảo sát thực tế thị trường tại Hoa Kỳ Công ty
Thuận Phong phát hiện tại 12 siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Superstore có bán mặt
hàng bánh tráng gạo trên bao bì có nhãn "bụi tre và hình ba cây tre", nơi sản xuất ghi
Rice paper export factory (Xí nghiệp Bánh tráng xuất khẩu) và mặt sau chỉ in mã vạch
sản phẩm là 8936012360660. Công ty Thuận Phong thấy thương hiệu bánh tráng này
giống thương hiệu BambooTree của mình nhưng không biết rõ ai làm ra sản phẩm này.
Trở về Việt Nam tra mã vạch sản phẩm trên website của GSI Việt Nam, công ty Thuận
Phong phát hiện ra đó là sản phẩm bánh tráng của công ty Lương thực Tiền Giang.
Đầu tháng 12-2009, Công ty Thuận Phong đã nhờ luật sư ở Mỹ gửi công văn
khuyến cáo Công ty Tiền Giang về hành vi xâm phạm nhãn hiệu nhưng công ty Tiền
1
Giang không thực hiện. Tháng 2-1010, Công ty Thuận Phong đã kiện Công ty Tiền
Giang ra TAND tỉnh Tiền Giang để yêu cầu chấm dứt hành vi sản xuất, xuất khẩu loại
bánh tráng hiệu bụi tre, thu hồi toàn bộ lượng bánh đã xuất khẩu, bán trên thị trường

Mỹ. Công ty Thuận Phong còn yêu cầu Công ty Tiền Giang phải xin lỗi công khai ba
kỳ liên tiếp trên ba tờ báo. Đồng thời, Công ty Tiền Giang phải thanh toán các khoản
chi phí cho dịch vụ luật sư, gồm 5.000 USD thuê luật sư ở Mỹ và 60 triệu đồng phí thuê
luật sư tại Việt Nam, tổng cộng hơn 153 triệu đồng.
2. Phân tích vụ việc:
- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp: nhãn hiệu và kiểu dáng nhãn hiệu bánh
tráng “Ba cây tre” .
- Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp: Công ty Thuận Phong (với bằng độc quyền
kiểu dáng công nghiệp sản phẩm bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre” và giấy chứng nhận
đăng ký độc quyền nhãn hiệu bánh tráng “Ba cây tre” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp).
- Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Công ty Tiền Giang.
- Hành vi vi phạm: công ty Tiền Giang đã sản xuất xuất và xuất khẩu sang Mỹ
gần 39.000 tấn bánh tráng nhãn hiệu “Bụi Tre” mà nhãn hiệu này cũng sử dụng hình ba
cây tre màu xanh lá cây, cách thức trình bày, màu sắc … giống như nhãn hiệu “Ba cây
tre” – làm người tiêu dung khó phân biệt và nhầm lẫn với bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây
tre” (vi phạm điểm c khoản 1 điều 129 LSHTT năm 2009 vì đã “Sử dụng dấu hiệu
tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên
quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử
dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ”).
3. Phân tích cách giải quyết vụ việc của tòa án:
a) Cách giải quyết vụ việc của tòa:
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-5- 2010, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên:
+ Buộc Công ty Tiền Giang phải chấm dứt hành vi sản xuất, xuất khẩu và thu hồi
toàn bộ mặt hàng bánh tráng K’ trên thị trường Mỹ.
+ Buộc Công ty Tiền Giang phải công khai xin lỗi trên một tờ báo.
+ Buộc Công ty Tiền Giang phải bồi hoàn chi phí hạn chế thiệt hại cùng chi phí
thuê luật sư tổng cộng hơn 153 triệu đồng cho công ty Thuận Phong.
Sau phiên xử này, Công ty TG đã kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án, bác
yêu cầu của nguyên đơn.
Ngày 28-9-2010, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra

quyết định công nhận hòa giải thành giữa Công ty Thuận Phong và Công ty Tiền Giang
trong vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu bánh tráng. Theo đó, công ty Tiền Giang
đồng ý bồi thường 153 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Thuận Phong và Công ty
Thuận Phong không bắt Công ty Tiền Giang phải công khai xin lỗi trên báo nữa.
b) Phân tích bản án:
• Bản án sơ thẩm
Trong vụ việc này, có thể thấy:
+ Việc Công ty Tiền Giang sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của Công
ty Thuận Phong đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ về nhãn hiệu trên cùng một
loại hàng hóa là vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ vì:
Thứ nhất, công ty Thuận Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền
kiểu dáng công nghiệp với sản phẩm bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre” năm 2007 và
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre” năm 2008 ở Việt
2
Nam. Công ty cũng được Cục Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp cấp văn
bằng bảo hộ độc quyền “Ba cây tre “ trên lãnh thổ nước Mỹ.
Thứ hai, công ty Tiền Giang cũng sản xuất và kinh doanh loại bánh tráng với
nhãn hiệu “Bụi Tre”. Đây là hai sản phẩm thuộc cùng một loại hàng hóa.
Việc Công ty Tiền Giang sử dụng hình ba cây tre màu xanh lá cây, cách thức
trình bày, màu sắc … trong sản phẩm bánh tráng nhãn hiệu “Bụi Tre” tương tự như
nhãn hiệu “Ba cây tre” – nhãn hiệu của công ty Thuận Phong làm người tiêu dung khó
phân biệt và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre”. Tuy ở nhãn
hiệu “Bụi Tre” hình cành lá của cây tre xòe ra sum suê hơn hình cây tre trong nhãn
hiệu“Ba cây tre” nhưng khi mua người tiêu dùng chỉ cần biết là cây tre thôi chứ ít ai kỹ
lưỡng xem cành lá ba cây tre này khác cành lá của bụi ba cây tre kia. Vì thế, hành vi sản
xuất và xuất khẩu 39.000 tấn bánh tráng nhãn hiệu “Bụi tre” của công ty Tiền Giang là
hành vi vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 LSHTT 2009: “ Sử dụng dấu hiệu tương tự
đối với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới
hàng hóa, dịch vụ hoặc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có
khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ” và vi phạm khoản 1 Điều

126 vì đã “ Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp
không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó”.
Với hành vi xâm phạm đó Tòa án sơ thẩm tỉnh Tiền Giang buộc Công ty Tiền
Giang phải chấm dứt hành vi sản xuất, xuất khẩu và thu hồi toàn bộ mặt hàng bánh
tráng mang thương hiệu bụi tre trên thị trường Mỹ đồng thời Công ty Tiền Giang phải
công khai xin lỗi công ty Thuận Phong trên một tờ báo. Quyết định của tòa hoàn toàn
đúng vì căn cứ theo quy định tại Điều 202 LSHTT năm 2009 thì: Toà án áp dụng các
biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT:
1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
4. Buộc bồi thường thiệt hại;
5. Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục
đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng
chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện
không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Như vậy, quyết định trong bản án của TAND tỉnh Tiền Giang là đúng.
+ Về việc TAND tỉnh Tiền Giang buộc công ty Tiền Giang bồi hoàn phí luật sư
là hoàn toàn hợp lý, có cơ sở vì:
Việc Công ty Thuận Phong thuê luật sư tại Mỹ làm văn bản khuyến cáo ngăn
chặn Công ty Tiền Giang sản xuất bánh tráng hiệu bụi tre và chi phí thuê luật sư tại Việt
Nam để khởi kiện, bảo vệ quyền lợi là hợp lý và cần thiết. Và theo quy định khoản 3
Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ 2009:” chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà
án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi
phí hợp lý để thuê luật sư”. Do đó, có thể thấy quyết định buộc công ty Tiền Giang bồi
hoàn chi phí luật sư của TAND tỉnh Tiền Giang là hoàn toàn đúng.
• Bản án phúc thẩm: xét thấy nội dung thỏa thuận giữa Công ty Tiền Giang
và Công ty Thuận Phong là phù hợp, không trái quy định của pháp luật nên Hội đồng
xét xử tòa án nhân dân tổi cao thành phố Hồ Chí Minh công nhận kết quả hòa giải.
4. Quan điểm của nhóm về cách giải quyết của tòa án:

3
Từ những phân tích trên, nhóm hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết của tòa.
Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề cần được xem xét thêm, cụ thể :
Thứ nhất, gia công có phải chịu trách nhiệm liên quan ? tức là liệu bên nhận
gia công hàng hóa có phải chịu trách nhiệm phát sinh về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa
mà mẫu mã do bên mua đặt gia công hay không ?
Theo khoản 5 Điều 181 Luật Thương mại, bên đặt gia công phải chịu trách nhiệm
đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc,
thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều
46 Luật Thương mại, trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân thủ theo bản vẽ kỹ
thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua
phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua.
Đối chiếu với trường hợp này, phía Công ty Tiền Giang đã xuất trình được hợp
đồng để chứng minh mình sản xuất, xuất khẩu bánh tráng mang nhãn hiệu bụi tre theo
đúng yêu cầu của bên mua hàng. Vì vậy không có căn cứ buộc công ty này phải xin lỗi
cũng như phải trả chi phí hạn chế thiệt hại, chi phí thuê luật sư của nguyên đơn.
Thứ hai, về việc công ty Tiền Giang phải bồi hoàn chi phí luật sư
Có thể nói đây là lần đầu tiên một tòa án chấp nhận yêu cầu bồi hoàn chi phí thuê
luật sư của đương sự. Trước đây, gặp tình huống này, các tòa đều bác, lập luận rằng
một khi đương sự đã chủ động quyết định thuê luật sư thì phải tự lo. Tòa chỉ chấp nhận
những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ và thật sự cần thiết.
Như ta đã biết, một vụ kiện có thể có luật sư, cũng có thể không. Việc có thuê
luật sư hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên đơn và bị đơn. Do đó, chi phí thuê
luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Hơn nữa,
chi phí luật sư không phải là chi phí cần thiết để đeo đuổi một vụ kiện để từ đó bắt phía
vi phạm trong vụ án phải gánh chịu và kết quả giải quyết một vụ án do tòa quyết định,
không phụ thuộc vào yếu tố có hay không có luật sư.
Việc thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư được quy đinh tại điểm 2.4 mục I
phần B thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-

BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong
việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại TAND: “Trong tố tụng dân sự,
theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật tố tụng dân sự, chi phí cho luật sư do
người yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác.
Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 205 của Luật sở hữu trí tuệ, thì chủ thể
quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.
Chi phí hợp lý để thuê luật sư là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất,
mức độ phức tạp của vụ việc; kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết
để nghiên cứu vụ việc. Mức chi phí bao gồm mức thù lao luật sư và chi phí đi lại, lưu trú
cho luật sư. Mức thù lao do luật sư thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ
pháp lý dựa trên các căn cứ và phương thức tính thù lao quy định tại Điều 55 của Luật
Luật sư”.
Theo Điều 55 Luật Luật sư, chi phí hợp lý để thuê luật sư là chi phí cần thiết
phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, kỹ năng, trình độ và lượng thời
gian cần thiết để luật sư nghiên cứu vụ việc.
4
TAND tỉnh Tiền Giang đã nhận định việc Công ty Thuận Phong thuê luật sư tại
Mỹ làm văn bản khuyến cáo ngăn chặn Công ty Tiền Giang sản xuất bánh tráng nhãn
hiệu “Bụi tre” và chi phí thuê luật sư tại Việt Nam để khởi kiện, bảo vệ quyền lợi là
hợp lý và cần thiết. Vì thế, tòa đã chấp nhận yêu cầu bồi hoàn phí luật sư của Công ty
Tiền Giang bởi nó phù hợp quy định theo khoản 3 Điều 205 LSHTT. Mặt khác, điều
này cũng đã có lợi cho phía Công ty Tiền Giang khi Công ty Thuận Phong không yêu
cầu bồi thường hàng trăm triệu đồng thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần…
Dù quy định tại khoản 3 Điều 205 LSHTT có khác với quy định của Bộ luật Tố
tụng dân sự nhưng đây có lẽ là điểm tiến bộ trong quá trình cải cách tư pháp ở nước ta
bởi việc thừa nhận việc luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho đương sự là một nhu cầu
cần thiết, hợp lý. Hơn nữa, việc tòa tuyên buộc bên vi phạm phải bồi hoàn khoản phí
này cũng là một cách răn đe các hành vi vi phạm.
Thứ ba, việc Công ty Tiền Giang khiếu nại là việc xuất khẩu sản phẩm bánh

tráng nhãn hiệu “bụi tre” sang thị trường Mỹ là thực hiện theo hợp đồng với đối
tác nước ngoài nên lỗi vi phạm sở hữu trí tuệ thuộc bên thứ ba
Điều này là không có cơ sở vì:
Phó Giám đốc Công ty Tiền Giang cho biết: Thời gian qua, Xí nghiệp Bánh
tráng xuất khẩu của công ty đã thực hiện rất nhiều đơn đặt hàng của khách hàng xuất
khẩu đi các thị trường, trong đó có Mỹ. Trong hầu hết các đơn hàng đó, xí nghiệp cung
cấp sản phẩm được đóng gói theo kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu… do khách hàng cung
cấp. Nhãn hiệu và hình “Bụi Tre” là một trong các trường hợp đó. Và phía Công ty
cũng đã xuất trình được hợp đồng để chứng minh mình sản xuất, xuất khẩu bánh tráng
mang nhãn hiệu “Bụi Tre” theo đúng yêu cầu của bên mua hàng.
II. VỤ VIỆC THỨ HAI: TRANH CHẤP KIỂU DÁNG … ÁO QUAN
- Nguyên đơn: Công ty liên doanh Nhã Quán
- Bị đơn: Công ty TNHH Ý Thiên
- Nội dung tranh chấp: tranh chấp kiểu dáng công nghiệp – 33 kiểu dáng áo quan.
1. Tóm tắt vụ việc
Theo đơn kiện, năm 2002, Công ty TNHH Trường Sanh (huyện Thuận An, tỉnh
Bình Dương) do bà Tôn Hải Đường làm giám đốc liên doanh với ông Kou Chi Sheng
(Đài Loan - Trung Quốc) thành lập Công ty Nhã Quán chuyên sản xuất, kinh doanh áo
quan. Sản phẩm chủ yếu là để xuất khẩu (đến 80%), còn lại tiêu thụ trong nước và được
nhiều trại hòm biết đến. Khi hoạt động, công ty Nhã Quán “đã đăng ký nhãn hiệu hàng
hóa, đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp đối với mặt hàng áo quan”. Sau đó,
Công ty TNHH Trường Sanh đã lấy các kiểu dáng áo quan do công ty Nhã Quán làm ra
đăng ký độc quyền kiểu dáng cho Trường Sanh. Giữa năm 2005-2006, công ty Trường
Sanh được cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp áo quan
Đến năm 2007, chị Tạ Thị Kim Phượng (con gái bà Tôn Hải Đường) đứng ra thành
lập Công ty Ý Thiên và được công ty TNHH Trường Sanh chuyển nhượng lại quyền sở
hữu những kiểu dáng áo quan trên
Tháng 8-2007, công ty Nhã Quán nhận được thông báo của công ty Ý Thiên yêu
cầu công ty Nhã Quán không được sản xuất, kinh doanh 33 kiểu áo quan mà công ty Ý
Thiên nhận chuyển nhượng từ công ty TNHH Trường Sanh. Cho rằng việc chuyển

nhượng giữa công ty Trường Sanh và công ty Ý Thiên là trái luật, tháng 6 vừa qua,
5