Trình bày ý kiến tư vấn cho các doanh nghiệp VN khi muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nước ngoài (8 điểm)

MỞ ĐẦU
Những năm gần đây, bảo hộ nhãn hiệu không còn là chuyện xa lạ đối
với đối với các doanh nghiệp việt nam. Để có thể tự bảo vệ mình tại thì
trường nước ngoài thì cách duy nhất chính là đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở
những quốc gia đó. Vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đang là thách thức lớn
mà các doanh nghiệp việt nam phải đối mặt trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế và khu vực.
Bài viết dưới đây xin đưa ra một số ý kiến nhằm giúp các doanh
nghiệp Việt Nam có một cái nhìn đầy đủ và chi tiết về vấn đề bảo hộ nhãn
hiệu tại nước ngoài, và đặc biệt là cung cấp cho các doanh nghiệp các thủ
tục cần thiết để đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài.
NỘI DUNG
I. Tầm quan trọng của việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước
ngoài
1. Thực trạng việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài của
doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Có thể nói, vấn đề đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài đối với các
doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ được quan tâm trong những năm gần đây
khi mà hàng loạt các nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam đã bị đăng kí “hộ” tại
nước ngoài mà không hề hay biết, có thể kể đến một vài trường hộ điển hình
sau:
Đầu tiên phải kể đến nhãn hiệu “kẹo dừa Bến Tre”, đây nhắc đến như
là trường hợp hy hữu có được cái kết có hậu về chuyện đi đòi thương hiệu
của mình ở nước ngoài. Năm 1988, doanh số tiêu thụ kẹo dừa Bến Tre tại
Trung Quốc đang tăng cao thì đột ngột giảm mạnh. Do chưa nhận thức được
tầm quan trọng của việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở thị trường này nên một
nhà phân phối Trung Quốc đã nhanh chóng đi đăng kí nhãn hiệu này dưới
1


tên mình và được cấp giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu này. Bà Hai Tỏ,

Chủ nhãn hiệu Kẹo dừa Bến tre đã phải bao phen vất vả, gõ cửa chính quyền
đến gặp gỡ giới truyền thông nước này để chứng minh Kẹo dừa bến tre của
của Việt Nam. Năm 1999, bà thành công trong việc đòi lại Nhãn hiệu.
Một trường hợp khác, đó là thương hiệu Cà Phê “Trung nguyên” của
công ty Trung Nguyên bị Công ty Rice Field Corp ở Hoa kỳ đăng kí bảo hộ
ở Hoa kỳ. Khi Công ty xuất khẩu sản phẩm của mình sang thị trường hoa kỳ
thì mới phát hiện ra NH “Cà Phê Buôn Ma Thuột Trung Nguyên” và Nhãn
hiệu “Trung Nguyên” của mình đã bị đăng kí với USPTO ngày 20/11/2010.
Hậu quả là công ty mất cơ hội xuất khẩu sang Hoa kỳ, mất đi một thị phần
đáng kể nằm trong tay Rice Field Corp. nhận thấy việc khiếu kiện thành
công là rất thấp nên công ty đã tiến hành thương lượng và sau hơn 2 năm
mới mua lại được nhãn hiệu đó của mình và Rice Field Corp đã trở thành
nhà phân phối chính thức của Trung Nguyên tại Hoa kỳ.
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp tương tự khác như vụ việc bánh
phồng tôm Sa Giang, Nhãn hiệu “Sài gòn Export”, nhãn hiệu “bia Sài Gòn
333”… đều là hậu quả của việc chưa quan tâm đến vấn đề đăng kí bảo hộ
nhãn hiệu ở nước ngoài. Và dù có đòi lại được hay không thì đây thực sự là
những bài học đắt giá cho các doanh nghiệp việt nam trong thời đại kinh tế
thị trường.
Vậy thế nào nhãn hiệu? và bảo hộ nhãn hiệu là là gì? Dưới đây sẽ là
những kiến thức cơ bản giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về
vấn đề này.
2. Những vẫn đề chung về nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu
2.1. Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là một trong những yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp cần
nghĩ tới khi chuẩn bị đưa sản phẩm mới ra thị trường và đăng kí nhãn hiệu là
2


thủ tục cần thiết nhằm xác lập quyền SHTT của chủ sở hữu đối với NH. Với

tầm quan trọng như vậy, không chỉ pháp luật quốc gia mà cả pháp luật quốc
tế rất chú trọng đến vấn đề bảo hộ NH. Đã có rất nhiều Điều ước QT đa
phương và song phương điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến nhãn hiệu
nhý: Công ước Paris (1883), Thỏa ước Madrid (1891), Hiệp định về các khía
cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT Trips (1994), hiệp định về
luật Nhãn hiệu ký giữa các nước thành viên trong khuôn khổ WIPO… và
quan trọng nhất trong việc quy định rõ thế nào là nhãn hiệu phải kể đến Hiệp
định TRIPs về kía cạnh thương mại của quyền SHTT. Thật vậy, Khoản 1
Điều 15b của HĐ TRIPs đã đưa ra một định nghĩa cụ thể về NH. Theo đó:
“Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng
phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc
dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá.
Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các
yếu tố hình hoạ và tổ hợp các mầu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu
hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá. Trường hợp
bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ
tương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ
thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các Thành viên
có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu
hiệu nhìn thấy được”.
Khái niệm trong HP Trips được quy định rất khái quát và vì thế nó
mang tính quy chuẩn. liên quan đến những dấu hiệu có thể phân biệt hàng
hóa, dịch vụ cũng loại của các doanh nghiệp thì ở mỗi nước lại có một quan
điểm khác nhau.
2.2. Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu

3


Bảo hộ NH có thể được hiểu là các biện pháp nhằm giữ gìn và bảo hộ

NH khỏi sự xâm phạm hoặc sử dụng bất hợp pháp nào. Đăng kí bảo hộ nhãn
hiệu ở nước ngoài là việc chủ NH đăng ký quyền được bảo hộ về Nh tại
nước khác – nơi mà họ muốn được xác lập quyền sở hữu độc quyền đối với
NH. Cách thức của việc đăng ký bảo hộ NH là tùy theo sự lýa chọn của chủ
NH hoặc là do nước mà NH muốn đăng ký để bảo hộ quy dịnh. Hiện nay có
các hình thức đăng kí sau:
Đăng ký quốc tế: đây là hình thức áp dụng cho tất cả thành viên tham
gia thỏa ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế NH. Theo đó,
công dân các nước thành viên có thể nộp đơn tại Văn phòng SHTT quốc
tế thông qua cơ quan đãng ký quyền SHTT tại nước xuất xứ. Trình tự các thủ
tục đăng kí sẽ tuân theo quy định của TƯ và NÐT.
Đăng kí quốc gia: đây là hình thức nộp đơn trực tiếp tại các quốc gia
muốn nhãn hiệu được bảo hộ, trình tự, thủ tục tuân theo quy định của quốc
gia đó. Và Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi quốc gia mà chủ nhãn
hiệu nộp đơn yêu cầu bảo hộ.
3. Ý nghĩa của việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu
Thứ nhất, việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài là biện pháp tốt
nhất đảm bảo cho doanh nghiệp có được vị thế cạnh tranh vững chắc trên thị
trường quốc tế. chỉ khi doanh nghiệp đăng kí bảo hộ cho nhãn hiệu của mình
tại thi trường nước ngoài thì mới có thể ngăn chặn được những hành vi xâm
phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu đó.
Thứ hai, đăng kí nhãn hiệu sẽ tạo tiền đề thúc đẩy việc hợp tác kinh
doanh với doanh nghiệp nước ngoài.
Thứ ba, đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài có ý nghĩa với việc
tạo lập cơ sở pháp lý phát sinh quyền tài sản của doanh nghiệp đối với nhãn

4


hiệu và những lợi ích kinh tế từ việc cho phép chủ thể kinh doanh khác sử

dụng nhãn hiệu.
Thứ tư, đây là cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu khi nhãn hiệu
bị vi phạm, đẩy lùi các loại hàng giả, hàng nhái.
II. Thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài
Việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài có thể được tiến hành
theo nhiều cách thức khác nhau tùy theo sự lựa chọn của các doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hiện nay, muốn đăng kí Nhãn hiệu của
mình ở nước ngoài thì có thể lựa chọn một trong ba hình thức dưới đây:
1. Đăng kí theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid về
đăng kí quốc tế nhãn hiệu
Việt nam trở thành thành viên của thỏa ước Madrid ngày 6/3/1949 và
chính thức trở thành thành viên của NĐT Madrid ngày 11/7/2006. chính vì
thế mà các doanh nghiệp việt nam có thể lựa chọn hình thức đăng kí theo
TƯ hoặc theo NĐT. Giữa hai ĐƯQT này hầu như không có sự khác biệt về
trình tự, thủ tục. Trình tự, thủ tục đăng kí quốc tế nhãn hiệu như sau:
* Nộp đơn đăng kí quốc tế
Đơn đăng kí quốc tế là đơn đăng kí nhãn hiệu được thực hiện theo TƯ
hoặc NĐT hoặc cả hai tùy từng trường hợp.
Điều kiện nộp đơn và cơ quan nhận: nhãn hiệu phải được cujSHTT
cấp văn bằng bảo hộ (theo TƯ) hoặc đã nộp đơn đăng kí nhãn hiệu tại cục
SHTT (theo NĐT). Đơn nộp cho văn phòng quốc tế vầ nhãn hiệu thông qua
cục SHTT.
Hình thức đơn: đơn quốc tế được lập theo mẫu chính thức do Văn
phòng quốc tế về SHTT ban hành. đơn quốc tế phải có chữ ký của cục SHTT
nếu cục yêu cầu có chữ ký của người nộp đơn. Trường hợp cục không yêu
cầu nhưng cho phép người nộp đơn kí thì người nộp đơn ký vào đơn.
5


Ngôn ngữ trong đơn chỉ được lập bằng tiếng Pháp (theo TƯ). Còn nếu

được điều chỉnh bởi NĐT hoặc cả hai thì được lập bằng tiếng anh hoặc pháp
theo quy định của cục SHTT.
Nội dung đơn quốc tế sẽ bao gồm: tên người nộp đơn; địa chỉ người
nộp đơn; tên hoặc địa chỉ đại diện nếu có…; yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
nộp sớm hơn đó cùng chỉ dẫn về cơ quan đã nhận (nếu có); chỉ dẫn hàng
hóa, dịch vụ liên quan đến yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;…
Ngày đăng kí quốc tế: là ngày cục SHTT nhận được đơn đăng ký quốc
tế với điều kiện Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 2 tháng kể
từ ngày đo, nếu văn phòng quốc tế không được nhận trong thời hạn này thì
ngày đăng kí là ngày văn phong quốc tế nhận được đơn đăng kí đó.
*quy trình xét nghiệm đơn, thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực
Văn phòng quốc tế sẽ xem xét đơn có đáp ứng các yêu cầu của TƯ
hay NĐT không. Cục SHTT và người nộp sẽ được thông báo về những sai
sót và việc sửa chữa sai sót chỉ trong vòng 3 tháng. Nếu đơn đáp ứng được
các yêu cầu thì văn phòng quốc tế sẽ đăng kí nhãn hiệu vào đăng bạ quốc tế
và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về đăng kí nhãn hiệu của các bên
tham gia được chỉ định trong đơn, đồng thời thông báo cho cục SHTT việt
nam và gửi giấy chứng nhận cho chủ sở hữu.
Đăng kí quốc tế có hiệu lực đăng kí như đăng kí nhãn hiệu được cấp
tại từng quốc gia và có hiệu lực là 20 năm (theo TƯ) và 10 năm (theo NĐT),
có thể được gia hạn bảo hộ. việc gia hạn không được dẫn tới bất kì thay đổi
nào trong đăng kí quốc tế ở tình trạng mới nhất của đăng kí.
Có thể thấy, việc đăng kí quốc tế mang lại nhiều thuận lợi cho các
doanh nghiệp việt nam khi muốn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tài nước ngoài và
cũng đém lại thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền về đang kí bảo hộ nhãn
hiệu ở quốc gia chỉ định. Tuy nhiên, so với TƯ thì NĐT có nhiều ưu điểm và
6


lợi thế hơn, không chỉ về thủ tục mà còn về số lượng các quốc gia thành

viên, vì vậy sẽ sang suốt hơn khi các doanh nghiệp việt nam lựa chon hình
thức đăng kí theo NĐT.
2. Đăng ký tại cộng đồng chung châu âu hay đăng kí theo CTM
Giống như đăng ký quốc tế, khi đăng kí nhãn hiệu theo hệ thống
CTM, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chỉ cần nộp một đơn duy nhất cho
cơ quan đăng kí được thành lập riêng, một trình tự thống nhất, một mức lệ
phí theo quy định của Cộng dồng. tuy nhiên, để đăng kí CTM thì nhãn hiệu
phải được sự đồng ý của 27 thành viên của liên minh, nếu được đăng kí ở
cow quan này thì nhãn hiệu sẽ có hiệu lực ở tất cả các hành viên, những nễu
nhãn hiệu bị hủy bỏ thì sẽ mất hiệu lực trong cả cộng đồng. trường hợp một
trong 27 nước thành viên từ chối bảo hộ, thì sẽ không thể tiến hành đăng kí
theo hệ thống CTM. Về thủ tục đăng ký theo hệ thống CTM như sau:
• nộp đơn đăng kí
Việt Nam là thành viện của CƯ Paris và Hiệp định Trips vì thế các
doanh nghiệp việt nam có thể nộp đơn tại OHIM. Đặc biệt, EU đã là thành
viên của HĐ Trips (1/10/2004) nên doanh nghiệp việt nam có thể chỉ định
EU trong đơn đăng kí quốc tế. khi đó việc đăng kí sẽ được thẩm định theo
quy định của CTM. Để tránh trường hợp bị từ chối vì không đạt tiêu chuẩn
của một nước thành viên nà đó, doanh nghiệp nên chỉ định cụ thể từng thành
viên riêng rx là thành viên của TƯ hay NĐT, không nên chỉ định là EU
trong đơn.
Cơ quan nhận đơn đăng kí theo CTM có tên là “The Office For
Harmonization in the Internel Market” – OHIM
Hình thức không bắt buộc, tùy thuộc vào lựa chọn của chủ nhãn hiệu,
có thể theo mẫu do OHIM ban hành.

7


Ngôn ngữ trong đơn có thể được lập bằng một trong 23 ngôn ngữ

chính thức của Cộng đồng (đây là ngôn ngữ thứ nhất); trong đơn, người nộp
đơn phải tuyên bố chọn một trong năm ngôn ngữ: Anh, Pháp, đức, ý, tây ban
nha (ngôn ngữ thứ hai) để sử dụng khi tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu
nại hủy bỏ hiệu lực…
Nội dung đơn gồm một số nội dung như sau: tên, địa chỉ, quốc tịch, số
điện thoại, số fax (nếu có) của người nộp đơn, một mấu nhãn hiệu xin đăng
kí rõ nét (kích thước không quá 26,2 x 17 cm); giấy ủy quyền của người nộp
đơn, các tài liệu chứng minh hưởng quyền ưu tiên theo các ĐƯQT (nếu có).
*Xét nghiệm đơn
Đơn được nộp tại OHIM sẽ được xét nghiệm về hình thức. nếu đơn đủ
thông tin và đã nộp lệ phí tại OHIM thì sẽ được ghi nhận ngày nộp đơn và
chuyển sang xét nghiệm nội dung. Trong giai đọan xét nghiệm, nhãn hiệu
chỉ được xét nghiệm trên cơ sở tuyệt đối, tức là đánh gia về khả năng phân
biệt của nhãn hiệu. sau khi được đăng kí Nhãn hiệu CTM sẽ được bảo hộ tại
27 nước thành viên cua EU.
* Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực
Nhãn hiệu được đăng kí theo CTM sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày
nộp đơn. Nó có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, một lần lại là 10 năm và
chủ nhãn hiệu phải nộp phí gia hạn.
Qua trình bày ở trên, ta lại thấy được những lợi thế của việc đăng kí
theo CTM so với đăng kí trực tiếp tại các quốc gia giống như đăng kí quốc
tế.
3. Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu theo Công ước Paris hay đăng ký
trực tiếp tại từng quốc gia
Công ước paris vầ bảo hộ sở hữu công nghiệp quy định nguyên tắc
đối xử quốc gia và quyền ưu tiên, vì thế các doanh nghiệp có thể đăng ký
8


nhãn hiệu của mình tại các quốc gia là thành viên của công ước và được

hưởng sự bảo hộ nhãn hiệu như công dân nước sở tại mà không bị phân biệt
đối xử. trong vòng 6 tháng kể từ ngày đơn đăng kí nhãn hiệu được cục
SHTT nước xuất xứ chấp nhận hợp lệ, doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng kí
bảo hộ nhãn hiệu của mình tai bất kỳ nước nào là thành viên công ước; đơn
nộp sau sẽ được coi là nộp cùng ngày với ngày nộp đơn tại cục SHTT (theo
nguyên tắc quyền ưu tiên). Hình thức đăng kí trực tiếp này được áp dụng
trong trường hợp quốc gia, nơi mà doanh nghiệp muốn đăng kí nhãn hiệu là
thành viên công ước paris, không phải là thành viên của thỏa ước madrid.
Thành viên của công ước paris hiện nay rất lớn, bao gồm cả nước công
nghiệp phát triển như: hòa kỳ, nhật bản, anh…
Đối vớ doanh nghiệp việt nam, muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở
nước ngoài, doanh nghiệp phải nộp đơn đăng kí nhãn hiệu tài cục SHTT Việt
Nam. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày đơn đăng kí nhãn hiệu được cục
SHTT chấp nhận hợp lệ, doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký cho cơ quan
sở hữu công nghiệp của nước – nơi mà doanh nghiệp muốn nhãn hiệu được
bảo hộ. vì là chủ thể nước ngoài nên doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục
làm và nộp đơn đăng kí cũng như các thủ tục khác thông qua một đại diện sở
hữu công nghiệp ở nước mà doanh nghiệp muốn nhận được sự bảo hộ.
trường hợp, doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh, văn phòng đại diện hoặc chi
nhãnh hoạt động thực sự ở nước đó thì có thể đăng kí trực tiếp với cơ quan
Sở hữu công nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nên cần có sự
trợ giúp của người đại diện sở hữu công nghiệp ở nước sở tại để đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu của cơ quan sở hưu công nghiệp trong quá trình xem xét
đơn đăng kí tại nước đó. Mặt khác, trước khi đăng kí nhãn hiệu tài nước
ngoài, doanh nghiệp nên nhờ tới sự trợ giúp của tổ chức đại diện sở hữu
công nghiệp trong nước, nhằm tư vấn pháp luật, tránh sai sót không đáng có.
9


III. Một số giải pháp doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện để

đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài
Các phần phía trên đã trên đã cung cấp cho các doanh nghiệp việt nam
những thông tin cần thiết về đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. Doanh
nghiệp cần có nhận thúc đúng và đầy đủ tầm quan trọng của việc đăng kí
bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài, cũng như trang bị những kiến thức cần thiết.
Đề làm được điều dó, các doanh nghiệp việt nam cần tiến hành một số giải
pháp sau:
Thứ nhất, các doanh nghiệp lơn cần có các phòng ban chuyên trách về
phát triển và thực hiện chiến lược bảo hộ nhãn hiệu một các chuyên nghiệp,
bao gồm dội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết như luật sư,
chuyên gia nghiên cứu thị trương,.. còn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì
cần có 1 bộ phận hoặc người chuyên trách về ván đề này.
Thứ hai, cần xây dựng chiến lược nghiên cứu thị trường nhằm xác
định thi trường xuất khẩu tiềm năng để tránh đăng kí tràn lan, gây tốn kém,
đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp lựa chon hình thức đăng kí bảo hộ
nhãn hiệu hiệu quả nhất.
Thứ bai, khi đã đăng kí nhãn hiệu tại nước ngoài, doanh nghiệp phải
thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình phát triền của nhãn hiệu để kịp
thời phát hiện những nhãn hiệu tương tự trên thị trương, bảo vệ uy tín của
doanh nghiệp.
KẾT LUẬN
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại những thuận lợi cũng với
khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp việt nam, trong đó có vấn đề
bảo hộ nhãn hiệu. có một nhãn hiệu mạnh là chưa đủ, mà việc quan trọng
hơn đó là phải bảo hộ được nhãn hiệu đó ở trong nước cũng như nước ngoài.
10


Khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp cần
chủ động trong việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu, tránh phải chịu những thiệt

hại không đáng có.

11